OPPOSIZIONE N. B 2 677 931

Seven S.p.A., Via Fornacino, 96, 10040 Leinì (Torino), Italia (opponente), rappresentata da Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx, Via Maria Vittoria, 18, 10123 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gabriele Puglia, Viale San Martino 146, 98123 Messina, Italia (richiedente)

Il 26/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 677 931 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 004 591 è totalmente respinta.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 004 591. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 231 145 che designa l’Unione europea. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti ottici, occhiali, occhiali da sole, lenti per occhiali, montature per occhiali, occhiali per lo sport; astucci per occhiali.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Aste per occhiali; articoli ottici graduati; astucci per occhiali; lenti per occhiali; montature di occhiali; montature per occhiali non montate; occhiali da vista; occhiali [ottica]; occhiali per bambini; portaocchiali; aggiuntivi (clip-on) per occhiali; astucci per occhiali da sole; custodie per occhiali da vista e da sole; lenti ottiche per occhiali da sole; lenti per occhiali da sole; cordoncini per occhiali da sole; catenelle per occhiali da sole; montature per occhiali da vista in metallo; montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; montature per occhiali da vista in plastica; montature per occhiali e occhiali da sole; montature per occhiali in metallo e materiale sintetico; montature per occhiali in metallo o in una combinazione di metallo e plastica; occhiali da sole da vista; parti per occhiali; placchette per occhiali; stanghette per occhiali; lenti sostitutive per occhiali; filtri ottici; lenti antiriflesso; lenti di plastica; lenti oftalmiche.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti contestati articoli ottici graduati; filtri ottici sono compresi nell'ampia categoria di  apparecchi e strumenti ottici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gli occhiali da vista; occhiali per bambini; occhiali da sole da vista sono compresi nell'ampia categoria di  occhiali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le lenti ottiche per occhiali da sole; lenti per occhiali da sole; lenti sostitutive per occhiali; lenti antiriflesso; lenti di plastica sono comprese nell'ampia categoria di lenti per occhiali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati lenti per occhiali; occhiali [ottica]; astucci per occhiali; montature di occhiali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le montature per occhiali non montate; montature per occhiali da vista in metallo; montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; montature per occhiali da vista in plastica; montature per occhiali e occhiali da sole; montature per occhiali in metallo e materiale sintetico; montature per occhiali in metallo o in una combinazione di metallo e plastica sono contenute nell’ampia categoria di montature per occhiali dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Le lenti oftalmiche sono incluse nella categoria più ampia di lenti per occhiali dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati portaocchiali; custodie per occhiali da vista e da sole sono identici a  astucci per occhiali dell’opponente dal momento che sono sinonimi.

Gli astucci per occhiali da sole sono inclusi nella categoria più ampia di astucci per occhiali del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati aste per occhiali; aggiuntivi (clip-on) per occhiali; cordoncini per occhiali da sole; catenelle per occhiali da sole; parti per occhiali; placchette per occhiali; stanghette per occhiali sono simili agli occhiali dell’opponente. Essi possono coincidere in pubblico rilevante, canali di distribuzione e provengono spesso dalle medesime imprese. Essi sono, altresì, complementari o possono essere usati in combinazione tra loro.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

	G-SEVENSTARS
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

La Corte non ha definito cosa si debba considerare «componente» o «elemento» di un segno. È facile individuare elementi quando un segno è visivamente diviso in parti diverse (ad esempio elementi figurativi e verbali separati). Tuttavia, il termine «componente» va oltre tali distinzioni visive. In ultima analisi è decisiva la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento e un elemento esiste nella misura in cui il pubblico di riferimento lo percepisce. Ad esempio, il pubblico di riferimento spesso considererà i segni di una sola parola come composti da diversi elementi, in particolare quando una parte ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato o ha un significato diverso.

Nel presente caso, i marchi sono composti da diversi elementi che hanno un significato per una parte del pubblico di riferimento.

L’elemento “SEVEN” presente in entrambi i marchi ha significato in inglese. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

La lettera “G” del segno contestato sarà percepita come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo tale elemento descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, esso presenta carattere distintivo.

L’elemento “STARTS” del segno contestato sarà percepito come ‘stelle’ dal pubblico rilevante. Tale elemento è debole dal momento che verrà inteso come un riferimento alla qualità delle merci o come un riferimento a personaggi famosi. Analoghe considerazioni valgono per l’elemento figurativo a forma di stella nel marchio anteriore.

Il numero “7” del marchio anteriore sarà percepito come tale dal pubblico di riferimento. L’elemento “SEVEN” presente in entrambi i marchi sarà percepito come ‘SETTE’ da parte del pubblico di riferimento. Non essendo tali elementi descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui entrambi includono il termine “SEVEN”. Tuttavia, essi differiscono nel numero “7” e la stilizzazione del marchio anteriore e nella lettera “G”, il trattino e il termine “STARTS” del segno contestato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “S-E-V-E-N”, presenti in modo identico in entrambi i segni. Va altresì osservato che il numero “7” del marchio anteriore sarà pronunciato allo stesso modo. La pronuncia differisce nel suono della lettera “G” e del termine “STARS” del segno contestato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, i marchi coincidono nell’elemento “SEVEN”. Il numero “7” del marchio anteriore sarà associato a tale elemento. L’elemento “STARTS” del segno impugnato è debole così come l’elemento figurativo a forma di stella del marchio anteriore. Inoltre, la stilizzazione del marchio anteriore ha un impatto minore rispetto all’elemento verbale.

Si ritiene che le differenze presenti tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 1 231 145 che designa l’Unione Europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).