OPOSICIÓN Nº B 2 726 944

Angel Custodio Dalmau Salmons, Balmes, 426, 9º B, 08022 Barcelona, España (parte oponente), representada por Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Fandos Brother S.A., Plaza dels Xiquets de San Vicent, 2, 46002 Valencia, España (solicitante), representado por Fernando Lopez-Prats Lucea, C/ Pizarro nº 29, Pta. 4, 46004 Valencia, España (representante profesional).

El 02/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n° B 2 726 944 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 174 782 CUSTOMINK en concreto, contra todos los productos de las clases 18 y 25 y contra algunos de los servicios de la clase 35. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 3 151 792 CUSTO y en el registro de marca de la Unión Europea nº 8 154 577 CUSTO BARCELONA COME BACK STORE. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE en relación con los dos registros anteriores y el artículo 8, apartado 5, del RMUE sólo en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 3 151 792 .

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 02/03/2016. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas en las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 02/03/2011 al 01/03/2016 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Registro de marca de la Unión Europea nº 3 151 792 CUSTO

Clase 18:        Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases, particularmente bolsos, incluyendo los bolsos de viaje; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 25:        Vestidos, calzados, sombrerería.

Registro de marca de la Unión Europea nº 8 154 577 CUSTO BARCELONA COME BACK STORE.

Clase 25:        Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 35:        Publicidad; servicios de venta al por menor, en tiendas y a través de Internet de prendas de vestir, calzados, sombrerería, bolsos y todo tipo de complementos de moda, cosméticos y perfumería.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 24/01/2017, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 29/03/2017.

La parte oponente no presentó pruebas en el plazo establecido para ello. Sin embargo, el 05/07/2016, esto es, a los pocos días de enviar el escrito de oposición, la parte oponente presentó una serie de pruebas al apoyo de su alegación de que el registro de marca de la Unión Europea nº 3 151 792 CUSTO gozaba de renombre en la Unión Europea para los productos de las clases 18 y 25.

La División de Oposición considera que dichas pruebas se deben de tener en cuenta a la hora de evaluar el uso efectivo de las marcas anteriores. Por otro lado, el solicitante tuvo oportunidad de comentar los documentos aportados por la parte oponente, como así hizo en su escrito de 23/01/2017.  

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Documentos nº 1 a 4: Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 16/08/2006, 19/02/2007, 29/03/2012 y 08/05/2012 donde la OEPM señala que la MUE 3 151 792 y/o las marcas españolas anteriores M-2426734, M-2322950, A-5259957 y/o A-2060622  CUSTO son signos notoriamente conocidos; 

• Documento nº 5: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Barcelona (10/03/2008) donde se indica que la marca “CUSTO” ha alcanzado un alto grado de notoriedad en el sector de la moda y las prendas de vestir en España. Confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 07/04/2010;

• Documento nº 6: declaración firmada, según indica el oponente, por el Director Financiero de Blue Tower S.L. reflejando ventas e inversión en publiciad de productos CUSTO BARCELONA en 2010; 

• Documento nº 7: búsqueda en Google del término “CUSTO” y “CUSTO BARCELONA” de fecha 01/07/2016;

• Documento nº 8: alrededor de 200 páginas con recortes de prensa de revistas y periódicos españoles de moda durante los años 2008 a 2011. La prueba consiste en 23 recortes de prensa durante el periodo relevante. En los recortes de prensa aparecen imágenes de modelos llevando ropa o accesorios que se describe como de “Custo” o de “Custo Barcelona”;

• Documento nº 9: recortes de prensa de revistas europeas con imágenes de modelos llevando ropa o accesorios que se describe como de “Custo” o de  “Custo Barcelona”. Las revistas son italianas (28 recortes de prensa en mayo/junio 2011); griegas (3 recortes de prensa, mayo a julio 2011), portuguesas (6 recortes de prensa, marzo a agosto 2011), alemanas (2 recortes de prensa, julio 2011) y de otros países, la mayoría de fuera de la UE.

Uso de la MUE nº 8 154 577 CUSTO BARCELONA COME BACK STORE

Como se ha indicado anteriormente, los documentos se aportaron para demostrar la notoriedad de la marca anterior CUSTO únicamente. Ninguno de los documentos aportados por la parte oponente hace referencia a la marca CUSTO BARCELONA COME BACK STORE.

Por ello, la División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que la marca anterior CUSTO BARCELONA COME BACK STORE fue objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

Uso de la MUE nº 3 151 792 CUSTO

Nota preliminar

La parte oponente alega que la marca anterior CUSTO es notoriamente conocida en la Unión Europea. Este hecho, aun en el caso que fuese cierto, no le exime de presentar pruebas que demuestren el uso efectivo de la marca anterior.

Es a la luz de esta premisa y teniendo en cuenta la documentación aportada que la División de Oposición analizará el uso efectivo de la marca anterior CUSTO.

Periodo de uso

Dos de las resoluciones de la OEPM (Documentos nº 1 y nº 2), las sentencias de los tribunales españoles (Documento nº 5), la información sobre ventas e inversión en publicidad (Documento nº 6) así como la mayoría de los recortes de prensa  españoles (Documento nº 8) se refiere a un uso hecho con anterioridad del periodo pertinente. En concreto, antes del 02/03/2011. Por tanto, la División de Oposición no los tendrá en cuenta.

Los resultados de la búsqueda en Google de los términos CUSTO y CUSTO BARCELONA (Documento nº 7) están fechados con posterioridad al 01/03/2016. Las pruebas referentes al uso hecho fuera del periodo pertinente no se tienen en cuenta, a menos que contengan pruebas indirectas concluyentes de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo también durante dicho periodo. Las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea durante el mismo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Por tanto, la División de Oposición evaluará la pertinencia del Documento nº 7 al examinar el alcance del uso en relación con los documentos fechados durante el período relevante, así como, los recortes de prensa que figuran en los Documentos nº 8 y nº 9 y que están fechados con posterioridad al 02/03/2011.

Alcance del uso

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado por un mayor volumen o duración del uso.

Los documentos presentados y que se refieren al periodo pertinente, a saber, los recortes de prensa y dos resoluciones de la OEPM de 2012, no ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso.

Las dos resoluciones de la OEPM de 2012 (Documentos nº 3 y nº 4) se refieren a la notoriedad de los signos españoles anteriores M-2426734 y A-5259957 CUSTO y no a la MUE “CUSTO”. En todo caso, las resoluciones no aportan ninguna información sobre el uso de dichas marcas en España ya que meramente se limitan a constatar la notoriedad del oponente, sin dar información sobre los documentos en los que se basa dicha conclusión.  

Por lo que respecta a los recortes de prensa del año 2011 (Documentos nº 8 y nº 9), si bien dan indicaciones sobre los productos que se podrían relacionar con la marca “CUSTO” en dicho año, esta información no es suficiente para que la División de Oposición concluya sobre el alcance efectivo del uso de la marca anterior ya que no demuestran que bajo la marca “CUSTO” se realizan ventas efectivas en relación con los productos pertinentes.

Los documentos no demuestran si, cuando y en qué medida los productos que llevan la marca anterior fueron distribuidos en el territorio pertinente. Cabe recordar que el uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (sentencia de 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, §22).

Las alegaciones de la parte oponente, consideradas en su totalidad, no proporcionan pruebas convincentes sobre otros factores pertinentes relativos al alcance del uso (por ejemplo, alta frecuencia o duración prolongada de uso, dado que la documentación se centra en el año 2011) que podrían compensar la ausencia de información sobre el volumen de ventas.

Los resultados de búsquedas en Google no aportan mayor información sobre volumen de ventas, duración y frecuencia durante el período pertinente. Simplemente sirven para constatar la presencia en internet de la empresa “CUSTO”.

Sobre la base de las pruebas presentadas en el presente procedimiento de oposición, la División de Oposición considera que la parte oponente no ha proporcionado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de la marca anterior. Como se muestra arriba, los requisitos para la prueba de uso son acumulativos. Dado que las pruebas no demuestran una extensión suficiente del uso, no es necesario examinar más a fondo los otros factores de uso.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente no ha presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de la marca anterior.

Conclusión

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartado 2, del RMUE y de la regla 22, apartado 2, del REMUE. 

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Elisa ZAERA CUADRADO

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).