DIVISIÓN DE OPOSICIÓN
OPOSICIÓN Nº B 2 661 547
Bodegas Cepa 21, S.A., Ctra. Nacional 122, Km 297, 47318 Castrillo de Duero
(Valladolid), España (parte oponente), representada por Abril Abogados, C/ Amador
de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, España (representante profesional)
c o n t r a
Manuel Manzaneque Suárez, Av. Jose Prat 14., Esc. 3 – 1º D 1, 02008 Albacete,
España (solicitante), representado por Pons Consultores de Propiedad Industrial
S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid, España (representante profesional).
El 12/10/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n° B 2 661 547 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de
la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 657 051 , en concreto,
contra todos los productos y servicios de las clases 32, 33 y 35.
La oposición está basada en los siguientes derechos anteriores:
– Registro de marca de la Unión Europea nº 6 523 153 “CEPA 21”
(denominativa);
– Registro de marca de la Unión Europea nº 6 523 393 (figurativa);
– Registro de marca española nº 2 804 545 “CEPA 21” (denominativa);
– Marca notoriamente conocida en España “CEPA 21” (denominativa).
La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.
A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº
2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001
(versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de
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ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias.
Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se
refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente
otra cosa.
CUESTIÓN PRELIMINAR
En su escrito de fecha 07/09/2016 la parte oponente se remite a una serie de
pruebas presentadas en el procedimiento de nulidad C-13215 contra el registro de la
marca de la Unión Europea nº 14 101 042 (Documentos 1 a 6), solicitando a la
Oficina que procediera a facilitar al solicitante una copia de dichos documentos a fin
de acreditar el carácter notorio de la marca anterior en el territorio español.
No obstante, tal como se recoge en las “Directrices relativas al examen de las
marcas de la Unión Europea”, Parte C: “Oposición”, Sección 1: “Aspectos
procesales”, Punto 4.4.5: “Referencias a documentos o elementos de prueba de otro
procedimiento”, si los documentos a los que se remite el oponente consistieran
originalmente en elementos de prueba que no se han presentado en papel de
tamaño no superior a A3 y si tales pruebas no están disponibles en el archivo
electrónico de la Oficina, de conformidad con el artículo 63, apartado 1, letra b), del
RDMUE, la parte interesada remitirá por correo una segunda copia para su traslado
a la otra parte dentro del plazo inicial. Si no se presenta ninguna copia, estos
elementos de prueba no se tomarán en consideración.
Dado que en el presente caso los documentos iban contenidos en un DVD, no
estando disponibles en el archivo electrónico de la Oficina, y que la parte oponente
no presentó copia del mismo para su traslado a la otra parte, la remisión realizada
por la parte oponente a los referidos documentos no serán tenidos en cuenta, ni
respecto al carácter notorio alegado, ni al posible uso de las marcas anteriores.
JUSTIFICACIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN ESPAÑA
La parte oponente alega que es titular de la marca denominativa anterior “CEPA 21”
notoriamente conocida en España para vinos de la clase 33, a efectos de la
existencia de riesgo de confusión conforme al artículo 8, apartado 1, letra b) del
RMUE (en el sentido del Artículo 6 bis del Convenio de París en relación con el
artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE).
Con arreglo al apartado 1 del artículo 76 del RMUE (en la versión vigente al inicio de
la fase contradictoria, actual artículo 95, apartado 1, del RMUE), en el curso del
procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo,
en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a
los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.
De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos
derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.
De conformidad con la regla 19, apartado 1, del REMUE (en la versión vigente al
inicio de la fase contradictoria), la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad
de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de
completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto
con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.
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Con arreglo a la regla 19, apartado 2, del REMUE (en la versión vigente al inicio de
la fase contradictoria), dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte
oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de
protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a
presentar oposición.
En concreto, si la oposición se basa en una marca notoriamente conocida en el
sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE, la parte
oponente deberá presentar prueba de que dicha marca es notoriamente conocida en
el territorio en cuestión – según lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra b), del
REMUE (en la versión vigente al inicio de la fase contradictoria).
En el asunto que nos ocupa, el escrito de oposición no iba acompañado de ninguna
prueba relativa a la marca anterior en que se basa la oposición.
El 05/05/2016, se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, a partir de la
finalización del periodo de reflexión, para aportar el material antes mencionado.
Dicho plazo expiró el 10/09/2016.
Conforme a lo indicado en el apartado anterior (“Cuestión Preliminar”), la parte
oponente no presentó ninguna prueba relativa a la marca anterior que sirve de
fundamento a la oposición.
De acuerdo con lo dispuesto en la regla 20, apartado 1, del REMUE (en la versión
vigente al inicio de la fase contradictoria), si dentro del plazo establecido en la
regla 19, apartado 1, del REMUE (en la versión vigente al inicio de la fase
contradictoria), la parte oponente no ha demostrado la existencia, validez y ámbito
de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a
presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.
Por tanto, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en tanto en
cuanto se basa en esta marca.
PRUEBA DEL USO
Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el
momento de la presentación de la oposición, actual artículo 47, apartados 2 y 3, del
RMUE), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que,
en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la
marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene
protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los
que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La
marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado
registrada durante, al menos, cinco años.
Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la
oposición.
El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las
siguientes marcas anteriores:
– Registro de marca de la Unión Europea nº 6 523 153 “CEPA 21”
(denominativa);
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– Registro de marca de la Unión Europea nº 6 523 393 (figurativa);
– Registro de marca española nº 2 804 545 “CEPA 21” (denominativa).
La solicitud de marca impugnada fue publicada el 29/01/2016. Por tanto, se exigió a
la parte oponente que demostrase que las marcas en las que se basa la oposición
fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea y España, respectivamente, del
29/01/2011 al 28/01/2016 inclusive.
La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las
marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia
antes mencionada.
Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los
productos y servicios en los que se basa la oposición, a saber:
Marcas de la Unión Europea nº 6 523 153 y nº 6 523 393
Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 35: Organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o
publicitarios, gestión de negocios comerciales y administración comercial,
negociación y acuerdo de transacciones comerciales para terceros, promoción de
ventas [para terceros], difusión de material publicitario [folletos, prospectos,
impresos, muestras], alquiler de espacios publicitarios, servicios administrativos,
servicios de consultoría en materia de negocios, servicios de información y
valoraciones de negocios, servicios de venta al por menor en comercios y a través
de redes mundiales de comunicación de toda clase de bebidas (alcohólicas y no
alcohólicas) y de productos alimenticios.
Marca española nº 2 804 545
Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). Vinos.
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina; venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales
de informática de productos de alimentación, de bebidas y de productos vitivinícolas;
organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios.
Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE (en la versión vigente en el
momento de presentar la solicitud de prueba del uso), la prueba del uso consistirá en
indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca
opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los
que se base la oposición.
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El 06/12/2016, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del
REMUE (en la versión vigente en el momento de presentar la solicitud de prueba del
uso), la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas
anteriores en un plazo que finalizaba el 11/02/2017. La parte oponente presentó
pruebas el 10/02/2017 (dentro del plazo establecido).
Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:
DOCUMENTO 1: cuatro extractos de diferentes páginas web en alemán,
según la parte oponente, todos correspondientes a Alemania.
Dos de ellos se refieren a los sitios web “El vinjo” y “Cielo del Vino”, donde se
ofrecen a la venta botellas de vino bajo la marca “Cepa 21” con precios en
Euros (EUR). Estos dos extractos no aparecen fechados y, aunque la última
añada de los vinos ofertados es de 2014, no se puede concluir el año exacto
(en dicho año o posterior) de puesta a la venta.
Los otros dos extractos, fechados el 13/01/2012 (que contiene una referencia a
Düsseldorf en la parte superior) y 30/10/2014 (que contiene una referencia a
Berlín en el encabezado), son artículos donde se mencionan los vinos
“Cepa 21” o la “Bodega Cepa 21”. En el primero, parcialmente traducido,
aparece el jugador de baloncesto español Pau Gasol junto a una botella de
vino “Cepa 21” de 18 litros.
De los enlaces a las páginas web indicados por la parte oponente, uno de los
enlaces no corresponde directamente a Alemania, al tener un dominio territorial
“.at” correspondiente a Austria y, en cualquier caso, dicho documento no ha
sido aportado.
DOCUMENTO 2: tres extractos de páginas web en inglés, con traducciones
parciales, según la parte oponente, todos correspondientes a Irlanda.
Uno de ellos se refiere al sitio web “Terroirs”, donde se ofrece a la venta vino
bajo la marca “Cepa 21” con el precio en Euros (EUR). Este extracto no
aparece fechado y aunque la añada del vino ofertado es de 2011, no se puede
concluir el año exacto (en dicho año o posterior) de puesta a la venta.
Los otros dos extractos, fechados en el año 2014 (que contiene una referencia
a Dublín) y el 22/07/2008 (igualmente referido a Dublín y fechado fuera del
periodo relevante), son artículos referidos a seminarios y degustaciones de
vinos españoles, entre los que se cita la marca anterior “Cepa 21” o la “Bodega
Cepa 21”.
DOCUMENTO 3: dos extractos de internet en inglés, correspondientes al
Reino Unido.
Uno de ellos se refiere al sitio web “ultracomida”, donde se ofrece a la venta
vino bajo la marca “Cepa 21” con el precio en Libras Esterlinas (£). Este
extracto no aparece fechado y aunque la añada del vino ofertado es de 2010,
no se puede concluir el año exacto (en dicho año o posterior) de puesta a la
venta.
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El otro extracto, sin fecha, consiste en la página web de un restaurante de
Londres en el que se presenta la lista de vinos españoles ofertados, constando
entre los vinos tintos, el “Cepa 21” de 2010.
DOCUMENTO 4: dos extractos de internet en danés, correspondientes a
Dinamarca.
Uno de ellos se refiere al sitio web “Theis Vine”, donde se ofrece a la venta
vino bajo la marca “Cepa 21”, entre otras marcas de Bodegas “Cepa 21” (en
concreto la marca “Hito”), con el precio en Coronas Danesas (DKK). Este
extracto no aparece fechado y, aunque la última añada de los vinos ofertados
es de 2015, no se puede concluir el año exacto (en dicho año o posterior) de
puesta a la venta.
El otro extracto, sin fecha, consiste en la página web de un restaurante en el
que se presenta la lista de vinos españoles ofertados, constando entre los
vinos de la D.O. Ribera del Duero, el “Cepa 21” de 2011.
DOCUMENTO 5: dos extractos de internet en neerlandés e inglés, según la
parte oponente, todos correspondientes a Países Bajos (si bien uno de ellos
tiene un dominio territorial “.be” correspondiente a Bélgica). Estos
corresponden a los sitios web “Grand Cru wijnen.nl” y “Sacacorchos.be”, donde
se ofrece a la venta vino bajo la marca “Cepa 21”, con el precio en Euros
(EUR). Estos extractos no aparecen fechados y aunque las añadas del vino
ofertado es de 2013 y 2014, respectivamente, no se puede concluir el año
exacto (en dichos años o posteriores) de puesta a la venta.
DOCUMENTO 6: un extracto de la página web “Döllerers Wein Handels
Haus”, en alemán, según la parte oponente, correspondiente a Austria, donde
se ofrece a la venta vinos de “Bodegas Cepa 21” bajo la marca “Hito”, con el
precio en Euros (EUR). Este extracto no aparece fechado y aunque la añada
del vino ofertado es de 2013, no se puede concluir el año exacto (en dichos
años o posteriores) de puesta a la venta. No aparece ningún vino bajo las
marcas anteriores.
DOCUMENTO 7: un extracto de la página web “Viña Española”, en sueco,
correspondiente a Suecia, donde se ofrece a la venta vino bajo la marca
“Cepa 21”, con el precio en Coronas suecas (abreviado kr). Este extracto no
aparece fechado y aunque la añada del vino ofertado es de 2014, no se puede
concluir el año exacto (en dichos años o posteriores) de puesta a la venta.
DOCUMENTO 8: tres extractos de internet en checo, sin fechar,
correspondientes a República Checa, todos ellos referidos al sitio web “Bono
Vino”, donde se ofrece a la venta vino bajo la marca “Cepa 21” de 2009, con el
precio en Coronas checas (abreviado kč). También se presentan puntuaciones
de tres vinos, uno de ellos bajo la marca “Cepa 21” de 2009 y se hace
referencia a dos degustaciones del vino “Cepa 21” en 04-05/11/2013.
En los documentos donde aparecen botellas de vino etiquetadas bajo la marca
“Cepa 21”, se hace con la siguiente etiqueta o similar: .
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Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de
hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o
servicios de que se trate, las características del mercado de referencia, el ámbito
territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.
La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores
que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos
comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte
intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa.
Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es solo uno de los factores a tener en
cuenta, de forma que un reducido ámbito territorial del uso puede verse compensado
por un mayor volumen o duración del uso.
El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o
suposiciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas de la
utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (T–382/08,
Vogue, EU:T:2011:9, § 32).
Los documentos presentados, en concreto los diversos extractos de páginas web, no
ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen
comercial, la duración y la frecuencia del uso. Ninguno de dichos documentos arroja
luz con respecto al volumen comercial alcanzado y ni siquiera muestran ventas
efectivamente realizadas. La parte oponente no ha aportado facturas, cifras de
negocio ni de ventas, cifras sobre inversión en publicidad, o declaraciones juradas
que faciliten a la división de oposición el obtener una idea sobre el alcance del uso
de las marcas anteriores. No hay ningún documento que permita apreciar, ni siquiera
de forma indirecta, la cantidad de productos efectivamente vendidos sin tener que
recurrir a suposiciones. Ni siquiera resulta claro de la prueba presentada, el periodo
en el que las marcas anteriores han sido usadas.
Por otro lado, si bien, los documentos se refieren a varios países de la Unión
Europea, este hecho por sí mismo no cambia dicha apreciación, cuando además,
muchos de ellos no contienen una fecha clara y varios parecen referirse a
degustaciones o seminarios que no probarían por sí solos ventas de las marcas
anteriores en el mercado correspondiente.
Se ha de valorar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o
comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha
intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia.
En este sentido, tratándose de vinos que se suelen comercializar en botellas de
menos de un litro (los extractos de las páginas web muestran botellas de 750 ml), no
habría sido difícil para la parte oponente presentar facturas emitidas a distribuidores
en los respectivos países que mostraran la exportación de ciertas cantidades de
botellas de vino bajo las marcas anteriores comercializadas, posteriormente, a través
de tiendas presenciales u online, o restaurantes en los diversos países.
Por otro lado, y con respecto a la marca española anterior, además, ninguno de los
documentos menciona dicho territorio.
Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente no ha
presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de las marcas
anteriores.
Resolución en la Oposición Nº B 2 661 547 página: 8 de 9
El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo»
cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la
identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada,
se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios,
excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de
los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto
de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia
exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente
son insuficientes para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo
en los territorios de referencia durante el periodo de referencia.
En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 47,
apartados 2 y 3, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE (antigua
regla 22, apartado 2, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017).
COSTAS
De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida
en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como
todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los
que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.
Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1,
letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7,
letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los
gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se
establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
María del Carmen SUCH
SÁNCHEZ
Eva Inés PEREZ
SANTONJA
Saida CRABBE
De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un
procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones
hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso
deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del
día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento
en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá
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presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de
cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso
una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia
de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según el
artículo 109, apartado 8, del RMUE (antigua regla 94, apartado 4, del REMUE
vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), dicha petición deberá presentarse
en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación
de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de
revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del
RMUE).