DÉCISION

de la Deuxième chambre de recours

du 11 janvier 2017

Dans l’affaire R 1149/2016-2

 

Indigo Furniture Limited
Unit 6 Heritage Business Centre Derby Road Belper Derbyshire DE56 1SW Royaume-Uni	Demanderesse en nullité / Demanderesse au recours

représentée par McDaniel & Co., 19 Portland Terrace, Jesmond, Newcastle upon Tyne NE2 1QQ, Royaume-Uni

contre

 

RECOR BEDDING NV
Meelbergstraat 6, Zuid Zone 6 C 3600 Genk Belgique	Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours

représentée par GEVERS, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique

 

RECOURS concernant la procédure de nullité nº 5985 C (marque de l’Union européenne nº  9 236 555)

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS

composée de T. de las Heras (Président), C. Negro (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente

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Décision

Résumé des faits

1. Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 juillet 2010, RECOR BEDDING NV (ci-après, « la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale

INDIGO

pour les produits suivants :

Classe 20 − Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; lits, literie, matelas et sommiers compris dans cette classe ;

Classe 24 − Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ; literie comprise dans cette classe.

2. La demande a été publiée le 18 octobre 2010 et la marque a été enregistrée le 2 juin 2011.
3. Le 8 novembre 2011, Indigo Furniture Limited (ci-après, « la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque contre une partie des produits mentionnés ci-dessus, à savoir tous les produits de la classe 20.
4. La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE : « la marque communautaire est identique à la marque antérieure et couvre des produits/services identiques ».
5. La demande en nullité était fondée sur le droit antérieur suivant :

• Marque de l’Union européenne n° 6 088 521

INDIGO

déposée le 10 juillet 2007 et enregistrée le 12 juin 2008 pour les produits et services suivants :

Classe 20 − Meubles ; meubles en bois ; meubles sur mesure ; mobilier domestique ; meubles destinés aux bars, aux clubs et aux restaurants ; meubles de bureau ; tables ; chaises ; meubles à tiroirs ; sofas ; fauteuils ; tables basses ; tabourets pour les pieds ; huches ; tiroirs ; matériel pour étagères ; lits ; tables de nuit, tables pour lit ; garde-robes ; équipements de cuisine ; meubles de cuisine ; buffets ; placards ; tabourets ; rayonnages ; plans de travail ; plateaux ; boîtes en bois ; tables de salle à manger ; chaises de salle à manger ; bancs (meubles) ; vaisseliers ; tiroirs de salle à manger ; miroirs ; cadres ; matelas ; sommiers tapissiers ; oreillers ; sommiers à lattes ; bases de matelas ; divans ; literie ; traversins et coussins ; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

6. Suite à une décision du 8 avril 2014 dans la procédure n° 6485 C statuant sur une demande en nullité déposée par RECOR BEDDING N.V. sur la base de sa marque figurative Benelux n° 739 861 « INDIGO », partiellement confirmée par la décision du 17 avril 2014, R 711/2013-2 et devenue définitive, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 6 088 521 a été partiellement annulé. Cette marque demeure enregistrée pour les produits suivants :

Classe 20 − Plateaux ; boîtes en bois ; produits en corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

7. Par décision rendue le 26 mai 2016 (ci-après, « la décision attaquée »), la Division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants :

Classe 20 − Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

8. La marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir :

Classe 20 − Lits, literie, matelas et sommiers compris dans cette classe ; animaux empaillés ; oiseaux empaillés ;

Classe 24 − Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ; literie comprise dans cette classe.

9. La Division d’annulation a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
10. Les motifs de la décision attaquée, pertinents pour le présent recours, peuvent être résumés comme suit :

• La demanderesse en nullité invoque l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
• La demanderesse en nullité affirme que les signes sont identiques et que les produits sont identiques ou similaires. Elle fait également valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée du fait de son usage intensif et fournit des documents à l’appui de ses observations.
• La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demande en nullité est fondée uniquement sur l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE (double identité). En tout état de cause, elle fait valoir que les produits contestés ne sont ni identiques, ni similaires aux produits restants de la marque antérieure, suite à la décision de la Division
  d’annulation n° 6485 C, qui a annulé partiellement la marque antérieure et a été en partie confirmée par la décision de la Deuxième Chambre de recours du 8 avril 2014 dans l’affaire R 711/2013-2.
• Bien que les conditions spécifiques des articles 8, paragraphe 1, point a) et 8, paragraphe 1, point b) du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures d’annulation relatives à l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a) constitue l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les produits et/ou services, l’Office examinera néanmoins l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui requiert au moins l’existence de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services, ainsi qu’un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits et/ou services sont similaires, mais également les situations impliquant des marques identiques et des produits et/ou services similaires ou inversement.
• La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour l’ensemble de l’intitulé de la classe 20 de la classification de Nice, son dépôt ayant été effectué le 9 juillet 2010. En vertu de la communication nº 2/12 du président de l’Office du 20 juin 2012, pour les marques de l’Union européenne enregistrées ou déposées avant le 21 juin 2012, l’Office estime que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de couvrir tous les produits repris dans la liste alphabétique concernée dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt, à savoir, dans le cas présent, la neuvième édition.
• Dans le cas de la classe 20, la Division d’annulation a identifié les éléments suivants dans la liste alphabétique couverte par la marque de l’Union européenne contestée qui ne relèvent pas de la signification naturelle et habituelle de ces indications générales : « Animaux empaillés ; oiseaux empaillés ».
• Par conséquent, en ce qui concerne cette classe, les indications générales telles que spécifiées et les éléments listés ci-dessus seront comparés.
• Les produits contestés « lits, literie, matelas et sommiers compris dans cette classe » ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure. Les « plateaux ; boîtes en bois » de la marque antérieure sont des objets de décoration qui servent également à présenter et/ou contenir des objets divers. Ces produits ainsi que leurs pièces et parties constitutives n’ont pas la même nature que les lits et produits de literie de la marque contestée et ils diffèrent en ce qui concerne leur destination et leur utilisation. De plus, ils ne partagent pas les mêmes fabricants et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En ce qui concerne les « produits en corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et leurs pièces et parties constitutives » protégés par la marque antérieure, il s’agit de produits fabriqués à partir de matériaux délicats et onéreux (ou leurs substituts) qui ne servent pas à fabriquer des lits ou, a fortiori, des produits de literie. Par conséquent, ces produits n’ont aucun point en commun dans la mesure où ils diffèrent quant à leurs nature, destination, utilisation, fabricants, points de vente et circuits de distribution.
• Quant aux « oiseaux empaillés, animaux empaillés » contestés, il s’agit de produits résultant d’une pratique artistique (la taxidermie) visant à donner l’apparence du vivant à des animaux morts. Ces produits très particuliers sont généralement exposés dans des musées ou destinés à des collectionneurs. A l’évidence, ces produits sont différents des produits de la marque antérieure, qui couvrent des « plateaux, des boîtes en bois, des produits en corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et des pièces et parties constitutives de ces produits ». Les produits en litige diffèrent quant à leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils sont également fabriqués par des entités totalement différentes et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
• Les signes sont identiques.
• Les autres produits contestés, à savoir « lits, literie, matelas et sommiers compris dans cette classe ; oiseaux empaillés, animaux empaillés » sont différents de ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné que l’identité/la similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE, il ne peut être accédé à la demande d’annulation fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE pour ces produits.
• Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé allégué de la marque antérieure pour les produits différents, puisque la similitude des produits est une condition indispensable à l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

11. Le 23 juin 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée, à savoir pour les produits contestés « Lits, literie, matelas et sommiers compris dans cette classe ; animaux empaillés ; oiseaux empaillés ». Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2016.
12. Aucune observation en réponse n’a été reçue.

Moyens et arguments de la demanderesse en nullité

13. Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :

• Puisque la demande en nullité n’a pas été accueillie pour tous les produits contestés, il est nécessaire d’examiner la renommée de la marque antérieure.
• La demande en nullité comprenait une demande fondée sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, que la Division d’annulation n’a pas considérée. Au moment du dépôt de la demande en nullité, la marque antérieure invoquée était enregistrée pour couvrir une gamme de meubles et bénéficiait d’une solide réputation en ce qui concerne la vente de meubles. Depuis cette date, le libellé des produits couverts par la marque a été réduit. La marque antérieure est renommée pour les meubles et les produits similaires dans l’enregistrement. Bien que la Division d’annulation ait jugé que les « plateaux et les boîtes en bois » et les « lits et la literie » ne sont pas suffisamment similaires pour faire naître un risque de confusion, « les secteurs des entreprises auxquelles ces biens sont commercialisés et vendus sont les mêmes et les consommateurs feraient un lien mental en achetant les biens offerts sous les deux marques ». La preuve de la renommée a été fournie avec la demande en nullité. L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
• La demanderesse en nullité a des droits découlant de son usage sur sa marque non enregistrée au Royaume-Uni. Les éléments de preuves pour la validité de la marque non enregistrée et sa portée prévues à l’article 8, paragraphe 4 du RMUE ont été déposés avec la demande en nullité. Les conditions du « passing-off » sont remplies.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire sur les Règlements applicables

14. La marque de l’Union européenne a été déposée et enregistrée avant l’entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du nouveau Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) résultant du Règlement modificatif (EU) n° 2015/2424. Par conséquent, l’ancien Règlement sur la marque communautaire (EC) n° 207/2009 (RMC) est applicable au présent recours (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural (13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Cependant, par souci de simplicité, la Chambre se référera au RMUE et à la nouvelle terminologie introduite par le règlement modificatif, tout en gardant à l’esprit que les modifications substantielles introduites par ce règlement ne sont pas applicables au cas d’espèce.
15. Par ailleurs, puisque le nouveau Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE) n’entrera pas en vigueur avant le 1er octobre 2017, la Chambre continuera de se référer à l’actuel Règlement d’exécution sur la marque communautaire n° 2868/95 (REMC).

Recevabilité du recours

16. Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 du RMUE et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.

Sur le fond

17. Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
18. Sur le formulaire de la demande en nullité, la demanderesse a coché la case « article 53, paragraphe 1, point a) du RMC : la marque communautaire est identique à la marque antérieure et couvre des produits/services identiques ».
19. En haut du formulaire, elle a indiqué « Article 8, paragraphes 1 et 5 du RMC ».
20. Elle a également coché les territoires dans lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, a indiqué que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement, a coché la case « preuve de la renommée jointe » et a indiqué « exposé des motifs joint à la présente (167 pages) ».
21. La Chambre constate que les 167 pages fournies concernent la preuve de la renommée de la marque antérieure. Aucun autre argument à l’appui de la demande en nullité n’a été déposé.
22. La décision attaquée a analysé la demande en nullité au regard de l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE (en raison de la connexité des conditions des points a) et b), voir paragraphe 10, sous-paragraphe 4 ci-dessus). Elle n’a pas mentionné l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. Elle a en fait considéré que la renommée invoquée venait à l’appui du motif de l’article 8, paragraphe 1 du RMUE et a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier « le caractère distinctif élevé allégué de la marque antérieure » en l’espèce puisqu’il ne modifierait pas la conclusion.
23. Dans son recours, la demanderesse en nullité reproche, tout d’abord, à la Division d’annulation de ne pas avoir pris en compte l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
24. Or, la demanderesse en nullité a uniquement indiqué comme cause de nullité :
    « Article 53, paragraphe 1, point a) du RMC : la marque communautaire est identique à la marque antérieure et couvre des produits/services identiques ». De plus, même si l’article 8, paragraphe 5 du RMUE était mentionné en haut du formulaire, aucune explication à l’appui de ce motif de nullité n’a été apportée par la demanderesse en nullité, qui n’avait pas même coché la case « Article 53, paragraphe 1, point a) du RMC : l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ». Les 167 pages jointes à la demande de nullité visent à prouver la renommée de la marque antérieure mais elles n’incluent aucune mention du motif de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. Les observations de la demanderesse en nullité en réponse aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne mentionnent pas non plus l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. La Division d’annulation a donc correctement considéré que la demande en nullité n’était pas fondée sur la base de l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
25. D’autre part, la demanderesse invoque dans son recours une marque non enregistrée au Royaume-Uni, sans identifier la marque dont il s’agit, ni les  produits et services pour lesquels elle a été utilisée. Elle soutient que « les éléments de preuve pour la validité de la marque et sa portée » ont été déposés avec la demande en nullité. Or, la demande en nullité ne faisait pas référence à une marque non enregistrée. Les éléments de preuve apportés pour prouver la renommée de la marque enregistrée « INDIGO » mentionnent la société « Indigo Furniture », mais pas une marque non enregistrée. Il ne peut donc pas être considéré que la demande en nullité était basée sur une marque non enregistrée au Royaume-Uni sous l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
26. Il n’appartient pas à l’Office, ni au titulaire de la marque de l’Union européenne de deviner les motifs de nullité invoqués  qui doivent être clairement établis par la demanderesse en nullité.
27. Devant la Chambre, la demanderesse en nullité développe certains arguments pour l’application de l’article 8, paragraphes 4 et 5 du RMUE, qui sont nouveaux.
28. Or, la Chambre note qu’en application des dispositions de la règle 37, paragraphe b) du REMC, les causes de nullité doivent être fournies en même temps que la demande en nullité. Puisque la demanderesse en nullité a choisi de baser sa demande en nullité sur l’« Article 53, paragraphe 1, point a) du RMC : la marque communautaire est identique à la marque antérieure et couvre des produits/services identiques », elle ne peut se servir de la voie de recours pour invoquer de nouveaux motifs de nullité maintenant fondés sur l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphes 4 et 5 du RMUE (voir, en ce sens, 22/10/2012, R 290/2012-1, Culture (fig. mark) / CULTURE et al., § 16-17).
29. Les motifs de nullité de l’article 8, paragraphes 4 et 5 du RMUE présentés pour la première fois devant la Chambre sont donc irrecevables.
30. Admettre le contraire impliquerait l’examen, par la Chambre de recours, d’une demande tout à fait spécifique, liée à des considérations juridiques et factuelles nouvelles et sortant du cadre de la demande en nullité, telle que soumise et traitée par la Division d’annulation. Or, la Chambre de recours n’est pas compétente pour statuer elle-même, en première instance, sur une nouvelle demande en nullité (voir, par analogie, 22/03/2007, T364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39).
31. La continuité fonctionnelle, évoquée dans la jurisprudence du Tribunal ne saurait, en tout état de cause, justifier la présentation d’une telle requête pour la première fois devant la Chambre de recours dès lors qu’elle n’implique nullement un examen par la Chambre de recours d’une affaire différente de celle soumise à la Division d’annulation, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de motifs de nullité  (voir, par analogie, 22/03/2007, T364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 40).
32. Le fait que le libellé des produits de la marque antérieure ait été limité en cours de procédure ou que la décision attaquée ait considéré qu’une partie des produits contestés étaient différents des produits de la marque antérieure ne justifie pas non plus l’élargissement des motifs de nullité devant la Chambre de recours.
33. Par souci d’exhaustivité, la Chambre note que, même si l’on admettait que le motif de nullité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avait été invoqué dans la demande en nullité du fait de l’indication de l’article 8, paragraphe 5 en haut du formulaire et des preuves de renommée de la marque antérieure, la demande en nullité aurait, en tout état de cause, été rejetée comme infondée. En effet, d’une part, aucun argument n’avait été présenté à son appui (09/07/2015, T98/13 & T-99/13, Camomilla, EU:T:2015:480, § 85-88). D’autre part, les preuves de la renommée de la marque antérieure mentionnaient les meubles et les matelas, qui ne font pas partie des produits pour lesquels la marque contestée est actuellement enregistrée, à savoir « plateaux ; boîtes en bois ; produits en corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». Le fait que la marque contestée était initialement enregistrée pour les « meubles » et « matelas » n’est pas pertinent puisque ces produits n’étaient plus couverts par la marque antérieure à la date où la décision attaquée a été rendue.
34. Quant aux arguments relatifs à l’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soumis pour la première fois devant la Chambre, ils sont parfaitement nouveaux et la demanderesse en nullité n’a invoqué aucune raison pour laquelle elle ne les a pas soumis devant la Division d’annulation et devraient être admis au stade du recours. En tout état de cause, même s’ils étaient pris en considération, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE demeurerait infondée, puisque la renommée de la marque antérieure ne serait de toute façon pas démontrée pour les produits pour lesquels elle est protégée. Aucune nouvelle pièce relative à la renommée n’a été fournie devant la Chambre.
35. Enfin, la demanderesse en nullité ne contestant pas les conclusions de la décision attaquée quant à l’application de l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE, la Chambre renvoie à la décision attaquée à cet égard.
36. À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.

Frais

37. La demanderesse en nullité, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours, conformément aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1 du RMUE. Ceux-ci sont fixés à 550 EUR, conformément à l’article 85, paragraphe 6 du RMUE et à la règle 94, paragraphes 3 et 7 du REMC. La répartition des frais de la décision attaquée, selon laquelle chaque partie supporte ses frais, est confirmée.

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Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

déclare et décide :

1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse en nullité supportera les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to Article 6 of Commission Regulation (EC) No 216/96   Signed   R. Ocquet

Signed   C. Negro

Signed   R. Ocquet

 

 

Registrar:   Signed   H.Dijkema