OPOSICIÓN Nº B 2 684 945

Fira Internacional de Barcelona, Avda. Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona, España (parte oponente), representada por Ipamark S.L., Paseo de la Castellana, 72-1º, 28046 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Asociación para la promoción de la Smart City Valladolid y Palencia, Parque tecnológico de Boecillo Parcela 205, 47151 Boecillo / Valladolid, España (solicitante), representado por Ars Privilegium S.L., Felipe IV 10, 28014 Madrid, España (representante profesional).

El 18/09/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 684 945 se estima para todos los servicios impugnados, a saber:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios promocionales, de marketing y publicidad; servicios de promoción de negocios; servicios de promoción de ventas; distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales; asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad; organización de exhibiciones y ferias comerciales con fines comerciales y promocionales; preparación de publicaciones de publicidad; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y diarios; servicios de relaciones públicas; organización, explotación y supervisión de programas de fidelidad de clientes; Servicios de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de consultoría en competencia profesional; servicios de publicaciones; edición de publicaciones; publicaciones por medios electrónicos; publicación de periódicos, publicaciones periódicas, catálogos y folletos; publicación electrónica de libros y publicaciones periódicas en línea; organización de reuniones y conferencias; dirección de seminarios y congresos; servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de congresos; preparación, celebración y organización de simposios; organización de eventos con fines culturales, de esparcimiento y deportivos.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 14 942 064 se deniega para todos los servicios impugnados. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 14 942 064 en concreto, contra todos los servicios de las clases 35 y 41. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea n.º  10 100 981 ‘GLOBAL SMART CITY ASSOCIATION’. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 10 100 981 ‘GLOBAL SMART CITY ASSOCIATION’.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 16: Publicaciones, catálogos, folletos e impresos; libros, revistas, periódicos. Productos de imprenta no incluidos en otras clases.

Clase 35: Servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de artículos de vestir, prendas de vestir confeccionadas, calzados y sombrerería; Servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; Servicios de publicidad, marketing y promociones publicitarias; Servicios de declaraciones o anuncios publicitarios por todos los medios de difusión, servicios de información y de difusión publicitaria; Servicios de importación-exportación.

Clase 41: Servicios de organización de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de explotaciones de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios promocionales, de marketing y publicidad; servicios de promoción de negocios; servicios de promoción de ventas; distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales; asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad; organización de exhibiciones y ferias comerciales con fines comerciales y promocionales; preparación de publicaciones de publicidad; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y diarios; servicios de relaciones públicas; organización, explotación y supervisión de programas de fidelidad de clientes; Servicios de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de consultoría en competencia profesional; servicios de publicaciones; edición de publicaciones; publicaciones por medios electrónicos; publicación de periódicos, publicaciones periódicas, catálogos y folletos; publicación electrónica de libros y publicaciones periódicas en línea; organización de reuniones y conferencias; dirección de seminarios y congresos; servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de congresos; preparación, celebración y organización de simposios; organización de eventos con fines culturales, de esparcimiento y deportivos.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de publicidad (listados dos veces en la marca contestada); servicios de marketing se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios (incluyendo sinónimos).

Los servicios promocionales impugnados abarcan, como categoría más amplia, los servicios de la parte oponente servicios de promociones publicitarias. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los servicios impugnados, estos se consideran idénticos a los servicios de la parte oponente.

Los servicios impugnados de promoción de negocios; servicios de promoción de ventas; distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales; asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad; preparación de  publicaciones de publicidad; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y diarios; organización de exhibiciones y ferias comerciales con fines comerciales y promocionales impugnados son idénticos a los servicios de publicidad, marketing y promociones publicitarias de la parte oponente, ya sea porque se encuentran comprendidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos), o porque los servicios de la parte oponente incluyen, están incluidos en, o coinciden con, los servicios impugnados.

Los servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial impugnados son similares a los servicios de importación-exportación del oponente, ya que pueden tener un mismo origen empresarial, seguir los mismos canales de distribución e ir dirigidos al mismo tipo de público.

Los servicios de relaciones públicas son similares a los servicios de publicidad del oponente, ya que tienen la misma finalidad, pueden tener un mismo origen e ir dirigidos al mismo público. Además, se trata de servicios que son complementarios.

Los servicios impugnados de organización, explotación y supervisión de programas de fidelidad de clientes; servicios de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios son similares a los servicios de publicidad y marketing del oponente, ya que tienen la misma finalidad, pueden tener un mismo origen, seguir los mismos canales de distribución e ir dirigidos al mismo público.

Los trabajos de oficina impugnados son similares en grado bajo a los servicios de marketing (los cuales pueden incluir análisis de mercados) del oponente, ya que pueden ser prestados por el mismo tipo de empresas y coincidir en el público al que van dirigidos.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios (incluyendo sinónimos).

Los servicios de consultoría en competencia profesional; organización de reuniones y conferencias; dirección de seminarios y congresos; servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de congresos; preparación, celebración y organización de simposios; organización de eventos con fines culturales se incluyen en las categorías más amplias de, o coinciden por lo menos en parte con, los servicios de educación y formación de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios de organización de eventos con fines de esparcimiento y deportivos se incluyen en las categorías más amplias de los servicios de esparcimiento y actividades deportivas de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados de  publicaciones; edición de publicaciones; publicaciones por medios electrónicos; publicación de periódicos, publicaciones periódicas, catálogos y folletos; publicación electrónica de libros y publicaciones periódicas en línea son idénticos a los servicios de explotaciones de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente) de la parte oponente, ya sea porque se encuentran comprendidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos), o porque los servicios de la parte oponente incluyen, están incluidos en, o coinciden con, los servicios impugnados.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares en diverso grado están dirigidos tanto  al público en general como al público especializado.

El grado de atención puede oscilar de medio (por ejemplo, servicios de entretenimiento) a alto (por ejemplo, gestión de negocios comerciales) dependiendo del tipo de servicios.

3. Los signos

GLOBAL SMART CITY ASSOCIATION
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Esto se aplica, por analogía, a los registros internacionales en los que se designe a la Unión Europea. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Los elementos comunes ‘SMART CITY’ no tienen significado en algunos territorios; por ejemplo, en aquellos países en los que no se entiende el inglés, y en concreto, en España. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española. Aunque no puede descartarse que una parte del público relevante entienda la expresión inglesa en cuestión como ‘ciudad inteligente’, la División de Oposición llevará a cabo el análisis de la presente oposición basándose en aquella parte del público relevante para la que los términos ‘SMART CITY’ no tienen ningún significado (véanse, en este sentido, las resoluciones de la División de Oposición de 20/01/2015, B 2 342 510 y 30/09/2016, B 2 538 034).

El signo anterior es una marca denominativa compuesta por los términos ‘GLOBAL SMART CITY ASSOCIATION’.

La marca impugnada es una marca figurativa compuesta por las letras ‘V’ y ‘P’ dibujadas sobre pequeños círculos, a su vez insertados en la circunferencia de un círculo; a su derecha, se representan los elementos denominativos ‘SmartCity’ en gran tamaño y ‘VALLADOLID Y PALENCIA’ en muy pequeño tamaño. La composición contiene los colores azul y verde.

El elemento ‘GLOBAL’ del signo anterior será entendido por el público destinatario en el sentido de ‘tomado en conjunto; referente al planeta o globo terráqueo’ (Diccionario de la Real Academia Española). El elemento ‘ASSOCIATION’ del mismo signo será entendido por el público destinatario, debido a su proximidad con el vocablo español ‘asociación’, como ‘conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada’ (mismo diccionario). En relación a todos los servicios en cuestión, ambos términos son débiles ya que identifican a una entidad asociativa de dimensión global o internacional.

En cuanto a los elementos ‘VALLADOLID Y PALENCIA’ de la marca impugnada, se trata de los nombres de dos capitales de provincia españolas. En relación a los servicios en litigio, serían elementos no distintivos ya que indicarían el lugar de destino o prestación de los servicios, o bien el objeto de los mismos. Por otro lado, la División de Oposición considera que estos elementos, debido a su pequeño tamaño, probablemente serán ignorados por el público destinatario, y no deberían tenerse en cuenta como indicadores de origen comercial.

Los elementos ‘SmartCity’ de la marca impugnada son los elementos denominativos  dominantes, pues son los que, visualmente, más atraen la atención en relación a los elementos ‘V’ y ‘P’ y especialmente en relación a ‘VALLADOLID Y PALENCIA’.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten.

Debe tenerse en cuenta que los elementos con un contenido semántico en ambos signos difieren. Sin embargo, los términos ‘GLOBAL’ y ‘ASSOCIATION’ del signo anterior son débiles y los vocablos ‘VALLADOLID Y PALENCIA’  no son distintivos y además probablemente el público no los perciba. Los restantes elementos de la marca impugnada no tienen ningún contenido semántico.

En consecuencia, puesto que los signos se asociarán con un significado diferente, los signos no son similares desde el punto de vista conceptual.

Visualmente, los signos coinciden en los términos ‘SMART’ y ‘CITY’, aunque difieren en la representación de los mismos. No obstante, se diferencian en los vocablos ‘GLOBAL’ y ‘ASSOCIATION’ del signo anterior, y en los términos ‘VALLADOLID Y PALENCIA’, las letras ‘V’ y ‘P’, y los elementos figurativos y los colores de la marca impugnada, que no tienen contrapartida en el otro signo.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Los elementos denominativos diferenciadores de las marcas, a saber, los vocablos ‘GLOBAL’ y ‘ASSOCIATION’ del signo anterior, y los términos ‘VALLADOLID Y PALENCIA’, se han considerado débiles o no distintivos, respectivamente. En cuanto a las letras ‘V’ y ‘P’, aunque por su tamaño son visibles para el consumidor, tal y como señala el solicitante, es probable que el consumidor relevante las asocie como las iniciales de los elementos no distintivos de la marca, a saber, ‘VALLADOLID Y PALENCIA’.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas /ES-MART/ /CI-TY/ presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en las sílabas /GLO-BAL/ /A-SSO-CIA-TION/ del signo anterior y en el sonido de las letras /V/ y /P/ de la marca impugnada, y además difieren, en el caso improbable de que se pronuncien, en las sílabas /VA-LLA-DO-LID-Y-PA-LEN-CIA/, que no tienen equivalentes en el signo confrontado.

Por un razonamiento análogo al explicado en la comparación visual, los signos tienen un grado de similitud medio. 

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos débiles en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los servicios en litigio son en parte idénticos y en parte similares de diverso grado.

En relación a los signos, son similares visual y fonéticamente, y no son conceptualmente similares. Las similitudes entre los signos se deben a la presencia en ambos de los términos ‘SMART CITY’ (signo anterior) y ‘SmartCity’ (marca impugnada), siendo los elementos más distintivos de los signos. En efecto, los elementos diferenciadores o bien son débiles como ‘GLOBAL’ y ‘ASSOCIATION’ del signo anterior, o bien no son distintivos y pasarán desapercibidos, como el caso de ‘VALLADOLID Y PALENCIA’ en la marca impugnada. Además, en relación a las letras ‘V’ y ‘P’, aunque por su tamaño son visibles para el consumidor, es probable que el consumidor relevante las asocie como las iniciales de los elementos no distintivos de la marca, a saber, ‘VALLADOLID Y PALENCIA’.

Por último debe tenerse en cuenta que el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Por lo tanto, es muy probable que el consumidor relevante fije su atención en los elementos denominativos de los signos ‘SMART CITY’ versus ‘SmartCity’. Adicionalmente, cabe señalar que aunque los signos no son conceptualmente similares, las diferencias conceptuales entre los mismos vuelven a recaer en aquellos elementos secundarios de los signos, señalados anteriormente.

Además, el riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En el presente caso, la importante similitud entre los signos puede compensar la baja similitud de algunos de los servicions.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos, limitadas a elementos a los que el público prestará una menor atención, no son suficientes para contrarrestar las semejanzas entre los mismos, por lo que el consumidor mencionado puede llegar a la conclusión de que los signos referidos, debido a su semejanza respecto a servicios idénticos o  similares, tienen un mismo origen empresarial máxime teniendo en cuenta el principio de interdependencia. En este sentido cabe señalar que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, en el sentido de que el público puede, si no confundir los signos directamente, sí creer que provienen de  un mismo origen empresarial o de empresas relacionadas económicamente. Por ello, a la vista de la similitud de los signos en conflicto el público relevante mencionado puede confundir o asociar las marcas, así como considerar que la marca solicitada es una mera variante de la anterior, dado que es posible que una empresa utilice para distinguir sus diferentes líneas de productos o servicios marcas derivadas de una principal y que compartan con ella un elemento común.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen el término ‘SMART’ y han sido denegadas por la EUIPO. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca de la Unión Europea.

Aunque la Oficina tiene la obligación de ejercer sus funciones de conformidad con los principios generales del derecho de la Unión Europea, como el de igualdad de trato y el de buena administración, el modo en que se aplican tales principios ha de ser coherente en lo que atañe a la legalidad. Cabe subrayar, asimismo, que cada asunto debe examinarse con arreglo a sus características específicas. El resultado de un asunto en particular dependerá de ciertos criterios concretos aplicables a los hechos del asunto en cuestión, con inclusión, por ejemplo, de las afirmaciones y los argumentos de las partes, así como de los documentos que estas aporten. Por último, las partes en los procedimientos ante la Oficina no podrán servirse de un posible acto ilícito cometido a beneficio de un tercero con el fin de obtener una resolución idéntica, ni utilizar dicho acto a su favor.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento,  pues los casos mencionados por el solicitante no son comparables con el derecho anterior, ya que constan de diferentes términos y se refieren a diferentes productos o servicios.

En vista de lo dicho anteriormente, existe riesgo de confusión por parte del público que hable español y que no comprenda la expresión ‘Smart City’. Dado que el riesgo de confusión para tan solo una parte del público destinatario de la Unión Europea ya es suficiente para rechazar la solicitud impugnada, no resulta necesario analizar la parte restante del público.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 10 100 981. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios, incluidos aquellos para los que se ha considerado un bajo grado de similitud, ya que las similitudes entre los elementos principales de los signos compensan la baja similitud entre los servicios.

Puesto que el derecho anterior de la Unión Europea conduce a que prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los servicios contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar los demás derechos anteriores invocados por la parte oponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Julia TESCH

Ignacio IGLESIAS ARROYO

Gueorgui IVANOV

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).