OPOSICIÓN Nº B 2 759 218

Alberto Alegre Brugueras, Avenida Font y Sague (Pasaje Interior), Nave 9, Bis, 08227, Terrassa, España (parte oponente), representada por Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Industrias Vicma S.A., Ctra Nacional 340, km.619,4, 30852 Totana (Murcia) España (solicitante), representado por Abril Abogados, C/ Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 30/08/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 759 218 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 15 371 818 . La oposición está basada en el registro de marca europea n.º 1 1078 061 y en el nombre comercial en España ‘VEN FILTER’ en relación con negocio de fabricación de filtros de aire en general en clase 7 y negocio de venta de filtros de aire en general en clase 35.

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra y b) del RMUE y el artículo 8, apartado 4, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE en relación con la marca de la Unión Europea n.º 15 371 818

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 7: Filtros de aire con una finalidad mecánica, filtros de aire para motores.

 

Clase  11: Filtros de aire. 

Clase  35: Servicios de venta al por menor y mayor de filtros de aire.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 7: Filtros de aire para motores de automóviles y motocicletas; Filtros de aceite para motores.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los filtros de aire para motores de automóviles y motocicletas impugnados se incluyen en las categorías más amplias de los filtros de aire con una finalidad mecánica y filtros de aire para motores de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los filtros de aceite para motores impugnados son similares a los productos de la parte oponente ya que van dirigidos al mismo público, y son producidos por el mismo tipo de empresas. Además, se trata de productos complementarios.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos y similares están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención puede variar de medio a alto, en función del carácter especializado y el precio de los productos.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca mixta que contiene un elemento figurativo compuesto por un rectángulo en el que se introducen unas líneas y puntos de forma gradual, éste podría verse como una especie de filtro. Debajo se encuentra el elemento ‘venfilter’ en letras minúsculas y un carácter tipográfico estándar.

Por otro lado, la marca impugnada se compone de un elemento figurativo, que consiste en dos rectángulos que podría ser visto como la letra ‘V’, seguido por el elemento ‘filter’ en letras estilizadas.

El elemento ‘VENFILTER’ de la marca anterior carece de significado alguno y por lo tanto tiene un carácter distintivo normal en relación con los productos en cuestión. A pesar que el público percibe los signos como un todo y no analiza detalladamente los distintos elementos que los componen; es posible que una parte del público diseccione ‘VENFILTER’ en dos términos: ‘VEN’ y ‘FILTER’, esto ocurriría debido a que el elemento figurativo puede cooperar con la parte denominativa ‘FILTER’ en su definición.

Por lo que respecta a la marca impugnada, que contiene el elemento ‘filter’, es una palabra básica en inglés, sus similares variaciones existen en muchos países de la Unión Europea,  en español e italiano “filtro”, en francés “filtre”, en estonio ‘filter’,  en polaco “filtr”, etc.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define “filtro” como “Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos.” (http://dle.rae.es/?id=HwrBUz4|HwrYiXS).

La palabra ‘FILTER’ tiene un carácter distintivo inferior al normal porque es descriptivo (de un modo que afecta sustancialmente al carácter distintivo).

Por lo tanto, para los productos en cuestión, el público relevante de la Unión Europea, considerará su presencia en los signos como una indicación de la naturaleza de los productos y no como un elemento distintivo que sirva para distinguir su origen empresarial del de sus competidores (08/04/2013, R 1612/2011-4 y R 1833/2011-4, Pharma 3 (marca figurativa/Pharmadus (marca figurativa); 23/04/2008, R 0780/2007-2, PHARMION/PHARMATON).

De lo anterior, procede, la comparación visual, fonética y conceptual entre los signos deberá realizarse teniendo en cuenta que el elemento ‘FILTER’ es un elemento no distintivo en la percepción para el público relevante de la Unión Europea. Un análisis parecido ocurre con el elemento gráfico de la marca anterior, que podría ser visto como un filtro, siendo pues, un elemento con un carácter distintivo limitado.

En las marcas, no hay ningún elemento más dominante que otro (son dominantes en la misma medida).

Visualmente, los signos en liza tienen importantes diferencias. Por un lado, la marca anterior tiene un elemento figurativo muy destacado que, por su posición central, y tamaño, determina en gran medida la imagen de conjunto de este signo.

Por consiguiente, las similitudes entre los signos derivadas de la coincidencia en el elemento ‘FILTER’ (y para una parte del público la letra ‘V’ de los inicios) únicamente generan un grado de similitud visual entre los signos de grado bajo.

Fonéticamente, aunque coinciden en dos sílabas, el inicio es diferente (VEN versus FIL), tienen una longitud, ritmo y entonación claramente dispares.

Para aquellos que vean el elemento figurativo de la marca impugnada como la letra ‘V’, la similitud es algo mayor debido al sonido de la letra /V/ en los respectivos países.

Para una parte del público, las diferencias fonéticas que aparecen en la parte inicial de los signos en cuestión, a la que el público pertinente presta por lo general mayor atención, compensan y neutralizan la identidad final debida a la presencia de la palabra ‘FILTER’ que los signos tienen en común, habida cuenta de que es no distintivo.

Por lo tanto, los signos tienen una similitud fonética menor de lo que podría considerase de grado medio. No obstante, aquellos que pronuncien la letra /V/ de la marca impugnada, la similitud fonética sería de grado medio.

Conceptualmente, como se ha explicado anteriormente, ‘FILTER’ será entendido por la mayoría del público de la Unión. Este hecho es difícilmente cuestionable ya que existen muchas palabras en diversos idiomas de la Unión Europea.

Las marcas son similares en grado bajo, ya que este elemento común, reforzado en la marca anterior por el elemento figurativo, tiene carácter débil para los productos en disputa.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de varios elementos no distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §17, 19; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

En el presente caso los productos en liza son idénticos y similares.

Respecto a los signos, la similitud entre éstos procede únicamente de la presencia del elemento común ‘FILTER’ (y para una parte del público en la letra ‘V’ de ambas marcas). Ahora bien, en el contexto de los productos de que se trata, ‘FILTER’ se percibirá como desprovisto de carácter distintivo.

En estas circunstancias, y por el principio de interdependencia de los factores del riesgo de confusión, la debilidad de este elemento común: ‘FILTER’, junto a las inmediatamente perceptibles diferencias entre las marcas consideradas en su conjunto, en particular los términos iniciales, excluye el riesgo de que el público relevante considere que los productos en liza tengan el mismo, o relacionado, origen empresarial o que pertenezcan a empresas relacionadas entre sí.

La parte oponente hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones:

NEO LADY con LADY (STS 8-VIII-1996, c-a; NEW LOCK 2001 con NEW LOCK (STS 24-VII-1997, c-a, Ar. 6329); PIER TRES con PIHER (cl. 25, STS 16-II-1996, c-a; también STS 21-I1997); HIPERJOYAS LAFUENTE con HIPERJOYA (STSJ Madrid 16-XII-1997).

Sin embargo, éstas no son vinculantes para el caso que nos ocupa, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198)

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por la parte oponente no son pertinentes para el presente procedimiento. En las mismas se menciona la incompatibilidad de signos a pesar de la agregación de algún elemento. A este respecto debemos de manifestar que en dichos asuntos se dan situaciones fácticas diferentes, tal y como se ha argumentado anteriormente.

En vista de todo lo anterior, e incluso teniendo en cuenta la identidad entre alguno de los productos en conflicto, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE en relación al nombre comercial en España ‘VEN FILTER’

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a)        se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b)        dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

• el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

• con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

• las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

1. Utilización anterior en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos. Además, dicha utilización debe indicar que el signo en cuestión es de alcance no únicamente local.

A este respecto, procede recordar que el objeto del requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del RMUE, relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente. Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse, efectivamente, de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así, debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial. Por otro lado, la apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido. Por último, debe probarse la utilización del signo controvertido en el tráfico económico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163 y 166).

En este caso, la marca impugnada se presentó el 26/04/2016. Por lo tanto, la parte oponente está obligada a demostrar que el signo en que se basa la oposición fue utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el signo de la parte oponente se ha utilizado en el tráfico económico en relación con negocio de fabricación de filtros de aire en general en clase 7 y negocio de venta de filtros de aire en general en clase 35.

El 25/08/2016, el oponente aportó las pruebas siguientes:

Documento 1: 4 extractos de páginas de Internet, con fecha de 22/08/2016 sobre noticias mencionando la marca VENFILTER desde 01/06/2013 a 18/12/2014.

Documento 2: Extracto de internet, con fecha de 22/08/2016 explicando qué es “eurovent”, la marca VENFILTER aparece en el documento. Menciona “Desde Mayo de 2013, Venfilter ha apostado por Eurovent,”.

Documento 3: 6 facturas con fechas del año 2016 en España y cantidades que oscilan los 131.96€ y 568.13€.

La parte oponente no ha aportado suficiente información sobre el posible contenido de los derechos invocados ni sobre las condiciones que deberán cumplirse en el presente caso para que pueda prohibir el uso de la marca impugnada en virtud de la legislación española.

Las pruebas presentadas no permiten clarificar si el titular de tal derecho tiene asimismo derecho a prohibir el uso de una marca posterior, así como las condiciones en las que tal derecho puede primar y ejercerse frente a una marca posterior. La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son claramente insuficientes para demostrar que el signo anterior se haya utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local en relación con los productos y servicios pertinentes.

Toda vez que se incumple uno de los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 8, apartado 4, del RMUE, la oposición debe desestimarse por infundada.

En cualquier caso, debe añadirse que, teniendo en cuenta lo aportado por el oponente, el derecho nacional alegado, esto es, la Ley española de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, protege el nombre comercial, la denominación o razón social de una persona jurídica en la medida en que se demuestre el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.

Como se deduce del análisis realizado en el apartado anterior, el oponente no ha demostrado que el signo anterior se ha utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local en relación con los productos sobre cuya base se presentó la oposición. Por lo tanto, es evidente que tampoco ha demostrado el uso o conocimiento notorio de dicho signo en el conjunto del territorio nacional, que requiere el derecho nacional alegado (artículo 9 de la Ley española de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre) para su aplicación.

Así pues, la oposición no está debidamente justificada a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

The Opposition Division

Erkki MÜNTER

Birgit FILTENBORG

Loreto URRACA LUQUE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).