OPOSICIÓN Nº B 1 978 405

Frigoríficos Unidos, S.A., Carretera Nacional II, Km. 707,500, 17457 Riudellots de la Selva, España (parte oponente), representada por Sugrañes Patentes y Marcas, Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelona, España (representante profesional).

c o n t r a

Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., Rua Fioravante Rossi 4000, Honorio Fraga Colatina Espírito Santo 29704-700, Brasil (solicitante), representado por Abril Abogados, C/Amador de los Ríos 1-1°, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 22/09/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 1 978 405 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes servicios impugnados:

Clase 35: Servicios de tienda de venta al por menor y al por mayor y servicios de tiendas de venta al por menor y al por mayor en línea en relación con el jamón, jamón en lata, salchichas, tocino ahumado, salchichas, patatas congeladas para patatas fritas, carnes, carnes congeladas y en conserva, salchichas congeladas, salchichas ahumadas, albóndigas en lata, albóndigas congeladas, alubias en lata, salchichas en lata, alubias cocidas en lata, hamburguesa de carne de vacuno, hamburguesa de carne de pollo, carne de vacuno curada, mortadela, fiambres; Servicios de exportación de alimentos.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 10 329 721 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 10 329 721 . La oposición está basada, entre otras, en el registro de marca de la Unión Europea nº 2 801 603. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

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PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de parte de las marcas en que se basa la oposición, es decir de las marcas españolas nº 1 624 906 y nº 1 624 907, así como la marca anterior internacional nº 690 717 que designaba como territorios a Francia, Alemania, Benelux e Italia.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

El 23/04/2013 se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso solicitada. Dicho plazo que en principio expiraba el 28/06/2013 fue ampliado hasta el 28/08/2013.

La parte oponente no presentó prueba alguna que demostrase el uso de las marcas anteriores en que se basa la oposición, ni tampoco alegó que existiesen causas justificativas para la falta de uso.

Con arreglo a la regla 22, apartado 2, del REMUE, si la parte oponente no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

Por consiguiente, la oposición debe ser desestimada en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE y la regla 22, apartado 2, del REMUE.

La oposición continuará en relación con la marca anterior de la Unión Europea nº 2 801 603, de la cual no se solicitó prueba de uso.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Importación-exportación; servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de comunicación electrónica, preferentemente de productos cárnicos.

Clase 40: Servicios de despiece y tratamiento de carne y de productos cárnicos.

Los productos y servicios impugnados, después de la finalización de las otras oposiciones paralelas, son los siguientes:

Clase 29: Patatas congeladas para hacer patatas fritas, judías en lata, alubias cocidas en lata.

Clase 35: Servicios de tienda de venta al por menor y al por mayor y servicios de tiendas de venta al por menor y al por mayor en línea en relación con el jamón, jamón en lata, salchichas, tocino ahumado, salchichas, patatas congeladas para patatas fritas, carnes, carnes congeladas y en conserva, salchichas congeladas, salchichas ahumadas, albóndigas en lata, albóndigas congeladas, alubias en lata, salchichas en lata, alubias cocidas en lata, hamburguesa de carne de vacuno, hamburguesa de carne de pollo, carne de vacuno curada, mortadela, fiambres; Servicios de exportación de alimentos.

Clase 39: Embalaje y almacenamiento de mercancías, en concreto, servicios de envasado y almacenamiento de alimentos procesados y sin procesar.

        

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.

El término “preferentemente”, que se emplea en la lista de servicios del oponente, indica que los servicios específicos son tan solo ejemplos de los que se incluyen en la categoría y que la protección no se limita a ellos. En otras palabras, dicho término introduce una lista no exhaustiva de ejemplos (sentencia de 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Sin embargo, el término “en concreto”, empleado en la lista de productos y servicios del solicitante para indicar la relación entre un producto o servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los servicios específicamente señalados en su clase 39.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 29

Los productos impugnados patatas congeladas para hacer patatas fritas, judías en lata, alubias cocidas en lata no son similares a los servicios registrados por la marca anterior en sus clases 35 y 40.

Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio, pero no están relacionados con la venta efectiva al por menor o al por mayor de los productos, sino que son preparatorios o auxiliares para la comercialización de dichos productos. Como están clasificados en la clase 35 estos servicios se considera que están relacionados con la administración comercial. Por estos motivos, los productos deben considerarse distintos a los servicios de importación y exportación de dichos productos. El hecho de que el objeto de los servicios de importación/exportación y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para determinar la similitud.

Los servicios de publicidad consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, y crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet, etc.

Por servicios de gestión de negocios comerciales se entienden servicios que suelen prestar empresas especializadas en este ámbito específico, como las asesorías de empresas. Su función es recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a sus clientes de modo que éstos puedan desempeñar su actividad, o facilitarles el apoyo necesario para desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado. Los servicios consisten en actividades tales como estudios empresariales, valoraciones de empresas, análisis de costes y consultoría de organización.

Por otro lado, los servicios del oponente de administración comercial consisten en organizar los recursos y las personas de manera efectiva para dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. Estos servicios incluyen actividades tales como contratación de personal, preparación de nóminas, del estado de cuentas, impuestos, etc. De manera general puede decirse que la administración comercial se realiza para organizar y dirigir un negocio.

Por lo tanto, tenemos, por un lado, diversos productos impugnados de alimentación frente a los servicios principalmente empresariales y especializados que acabamos de describir anteriormente. Se trata de productos y servicios de distinta naturaleza, finalidad y método de uso. Que no son complementarios, ni están en competencia, ni van destinados al mismo público relevante. Además, no tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Los servicios del oponente de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de comunicación electrónica en general (es decir, no limitados en la especificación a la venta de productos concretos y que tal y como hemos analizado anteriormente, el uso de la palabra ‘preferentemente’ implica que lo que sigue son tan solo ejemplos y que no se limita a los mismos) no son similares a los productos que se pueden vender (véase la Comunicación nº 7/05 del Presidente de la Oficina de 31/10/2005 relativa al registro de marcas de la Unión Europea para servicios de venta al por menor). Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de comunicación electrónica en general consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Esta no es la finalidad de los productos. Además, el método de uso de estos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son necesariamente complementarios.

Por lo tanto, las patatas congeladas para hacer patatas fritas, judías en lata, alubias cocidas en lata impugnados no son similares a los servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de comunicación electrónica, preferentemente de productos cárnicos, de la clase 35 de la parte oponente.

Por último, tampoco existe similitud entre los productos mencionados de la clase 29 y los servicios del oponente servicios de despiece y tratamiento de carne y de productos cárnicos, de la clase 40. Se trata de productos y servicios de distinta naturaleza, finalidad y método de uso. Que no son complementarios, ni están en competencia, ni van destinados al mismo público relevante. Además, no tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Servcios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados servicios de exportación de alimentos están incluidos dentro de la categoría más amplia de servicios registrados por la marca anterior de exportación siendo, por lo tanto, son servicios idénticos.

Los servicios del oponente servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de comunicación electrónica, preferentemente de productos cárnicos y los servicios impugnados servicios de tienda de venta al por menor y al por mayor y servicios de tiendas de venta al por menor y al por mayor en línea en relación con el jamón, jamón en lata, salchichas, tocino ahumado, salchichas, patatas congeladas para patatas fritas, carnes, carnes congeladas y en conserva, salchichas congeladas, salchichas ahumadas, albóndigas en lata, albóndigas congeladas, alubias en lata, salchichas en lata, alubias cocidas en lata, hamburguesa de carne de vacuno, hamburguesa de carne de pollo, carne de vacuno curada, mortadela, fiambres coinciden en cuanto a su naturaleza.  Su finalidad, en el más amplio sentido, podría ser la misma, ya que ambos se utilizan para servicios de venta. En la medida en que coinciden en estos dos factores, estos productos se consideran similares en grado bajo. No obstante, a falta de una limitación expresa por parte del oponente para aclarar los servicios concretos protegidos por la marca anterior, no puede determinarse si éstos coinciden con los impugnados en cuanto al resto de factores.

Servicios impugnados de la clase 39

Los servicios impugnados embalaje y almacenamiento de mercancías, en concreto, servicios de envasado y almacenamiento de alimentos procesados y sin procesar no son similares a los servicios del oponente en sus clases 35 y 40. Los embalajes y el almacenamiento de mercancías son servicios mediante los cuales la mercancía de una empresa se embala y se guarda en un lugar concreto a cambio del pago de una tarifa. Los servicios de envasado y almacenamiento de alimentos procesados y sin procesar son un servicio específico de embalaje y de almacenamiento. La naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios es dispar. No tienen los mismos canales de distribución y no compiten entre sí. Por lo tanto, estos servicios son diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares en grado bajo están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención oscilará de medio, por ejemplo en relación con los servicios de venta al por menor de jamón, a alto, por ejemplo en relación con servicios de exportación en función del precio, o los términos y las condiciones de los servicios adquiridos.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Los elementos denominativos en cuestión no tienen significado en algunos territorios; por ejemplo, en España. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española.

La marca figurativa anterior está formada por un diseño y el vocablo distintivo de fantasía “FRIUSA” ligeramente estilizado. El diseño mencionado corresponde a la representación de un copo de nieve que es un elemento débil referido a que los productos de los servicios en cuestión probablemente sean congelados.

El signo impugnado se compone de varios elementos meramente decorativos, es decir poco distintivos, como es el elemento rectangular y en su interior otro más ovalado en cuya parte central, en letras ligeramente estilizadas figura el vocablo “FRISA”. Este elemento no tiene ningún significado para el público destinatario en relación con los servicios en cuestión y, por lo tanto, es distintivo.

Las marcas no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

 

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en las letras iniciales “FRI” y comparten las letras finales “SA”. No obstante, se diferencian en la vocal intermedia “U” de la marca anterior y en los elementos figurativos de cada uno de los signos en cuestión.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “FRI*SA”, presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de la letra “U” del signo anterior.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la disparidad en una sola letra en posición intermedia pasa más desapercibida para el consumidor, los signos tienen un alto grado de similitud fonética. 

Conceptualmente, en contra de la opinión del solicitante dado que normalmente el público relevante no apreciará que dichas denominaciones sean acrónimos societarios reconocibles, ninguno de estos términos tiene significado alguno para la parte del público del territorio de referencia en cuestión. Si bien el público de referencia percibirá el significado débil del diseño de la marca anterior, como se ha dicho antes, el otro signo carece de significado. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son similares desde la perspectiva conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión. 

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento débil en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Se tiene en cuenta además el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T–443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Los productos y servicios en conflicto han sido considerados parcialmente idénticos, parcialmente similares en grado bajo y parcialmente diferentes. Están dirigidos tanto al público en general como al especializado. El nivel de atención oscilará de medio a alto. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados visualmente similares en grado medio, fonéticamente similares en grado alto, en cuanto comparten la mayoría de las letras de los elementos verbales “FRIUSA/FRISA”. Conceptualmente, los signos no son similares desde la perspectiva conceptual aunque hay que señalar que la diferenciación se basa en un elemento débil (copo de nieve) y, por lo tanto, tiene un menor peso comparativo. Por otro lado, la diferencia en los elementos gráficos así como en la disparidad en una letra central de la marca anterior, aunque introducen ciertos elementos de disparidad entre los signos no evitan la similitud de las marcas comparadas en cuestión. Además, el componente verbal de los signos suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo, máxime teniendo en cuenta que los elementos gráficos del signo impugnado son meramente decorativos. Además, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca (FRI-).

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor mencionado, incluso el especializado y/o con un mayor grado de atención, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos “FRIUSA/FRISA” respecto a servicios idénticos o similares en grado bajo tienen un mismo origen empresarial.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 2 801 603 de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar, dada la similitud de los signos comparados para los servicios declarados idénticos e incluso similares en grado bajo a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Pedro JURADO MONTEJANO

Benoit VLEMINCQ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).