WIDERSPRUCH Nr. B 2 401 332
Joy Sportswear GmbH, Bräunleinsberg 16, 91242 Ottensoos, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Intellectual Property IP-Götz Patent- und Rechtsanwälte, Königstr. 70, Am Literaturhaus, 90402 Nürnberg, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
Dipl.-Psych. Harald Röder, Psychotherapeutische Praxis, Hallplatz 23, 90402 Nürnberg, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Matthias Negendanck, Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg, Deutschland (zugelassener Vertreter).
Am 17/07/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Dem Widerspruch Nr. B 2 401 332 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen:
Klasse 25 Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Sportbekleidung; Funktionskleidung; atmungsaktive Bekleidung; Sportschuhe; Massagebekleidung; Bekleidung für Masseure; T-Shirts für Masseure; Qi Gong-Bekleidung; Hosen für Masseure; Kostüme für Masseure.
Klasse 35 Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch online, für Bekleidung, Kopfbedeckungen, insbesondere für den Sportbereich.
2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 865 788 wird für alle obigen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Waren und Dienstleistungen weitergeführt werden.
3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 865 788 ein, und zwar gegen alle Waren in der Klasse 25 und einige Dienstleistungen in der Klasse 35. Der Widerspruch beruht auf den deutschen Markeneintragungen Nr. 39 511 539 und Nr. 30 362 876. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.
Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.
Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marken, auf denen der Widerspruch beruht verlangt, den deutschen Marken Nr. 39 511 539 und Nr. 30 362 876. Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die früheren Marken mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen waren.
Die angefochtene Anmeldung wurde am 06/06/2014 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marken, auf denen der Widerspruch beruht, in Deutschland vom 06/06/2009 bis einschließlich zum 05/06/2014 ernsthaft benutzt wurden.
Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuerst in Bezug auf die deutsche Marke Nr. 30 362 876 der Widersprechenden.
Aus dem Benutzungsnachweis muss die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:
Klasse 25 Bekleidungsstücke, insbesondere Sport- und Unterwäsche; Stirnbänder, Westen, Handschuhe, Schweißbänder, Socken, Kopfbedeckungen; Gürtel (aus Neopren) zum Anhängen von Laufzubehör; Gürtel.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.
Am 08/02/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist um Benutzungsnachweise einzureichen. Diese wurde einmalig bis zum 13/06/2016 verlängert. Die Widersprechende legte fristgerecht am 13/06/2016 Benutzungsnachweise vor. Zuvor hatte die Widersprechende bereits am 16.11.2015, innerhalb der Substantiierungsfrist des Widerspruchs, diverse Benutzungsnachweise vorgelegt.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:
I. Nachweise vom 16/11/2015
W 2: Screenshot Website tao.info
W 3: Schriftliche Erklärung vom 26/10/2015 des Herrn Mark Fohrer, Mitarbeiter der Widersprechenden.
Herr Fohrer erklärt im Wesentlichen
W4-1: Pressemitteilung Pro 7 „Red Nose Day“
W 4-2: Pressemitteilung Isabella Marten
W 4-3: Artikel Nürnberger Nachrichten
W 4-4: Artikel Best in eCommerce Preis 2015
W 4-5: Pressetext Men´s Health-Challenge
W 4-6: Screenshot „Zalando“
W 5: Screenshots Massagebekleidung
W 6: Auszug Wikipedia “Qi Gong”
W 7: Screenshot Qi Gong-Kurse
W 8: Screenshot Amazon “Qi Gong-Bekleidung”
W 9-1: Scrennshots Websites der Widersprechenden
W 9-2: Screenshots Adidas
W 9-3: Screenshots Jack wolfskin
W 10: Konvolut Internetauszüge
W 11: Wikipedia Auszug “Institut”
W12: Screenshots Websites Modeinstitut
II. Nachweise vom 13/06/2016
B 1: Ausdruck Katalog TAO Multisports Spring / Summer 2012
B 2: Foto des Print-Katalogs B1
B 3: Ausdruck des Katalogs TAO Multisports Herbst/Winter 2012/2013
B 4: Foto des Print-Katalogs B 3
B 5: Ausdruck des Katalogs TAO Running Spring/Summer 2012
B 6: Foto des Print-Katalogs B 5
B 7: Ausdruck des Katalogs TAO Running Herbst/Winter 2012/13
B 8: Foto des Print-Katalogs B 7
Auf den vorgenannten Katalogauszügen in deutscher Sprache sind die Jahre 2012 und 2013 angegeben. Sie zeigen verschiedene Bekleidungsstücke mit Artikelnummern, wie etwa Hosen, Jacken, Socken, Shirts, Poloshirts, Unterwäsche, Caps, Stirnbänder, die, entsprechend den Artikelbeschreibungen, dem Bereich Sport- bzw. Funktionsbekleidung zugehörig sind.
Die Marke erscheint, zum Teil direkt auf den Waren, zum Teil in der jeweils zugehörigen Artikelbeschreibung, im Wesentlichen wie folgt:
TAO (Wort), , , .
B 9: Konvolut von Internet-Ausdrucken der Websites und Facebook-Auftritten der
Widersprechenden
B 10: Konvolut Internetauszüge Internetarchivsuchmaschine „WaybackMachine“ 2012-2014 Zalando
B 11: Screenshots und Ausdrucke Internetarchivsuchmaschine „WayBack Machine“, Zalando.de vom 16.06.2013
Diese Unterlagen zeigen im Wesentlichen Ergebnisse einer Internetarchivsuchmaschine, die mit 2012 – 2014 datierte Webseiten wiedergibt, unter anderem eines Onlinehändlers „Zalando“; es werden Bekleidungsstücke, mit Wiedergaben der Marke, wie bereits weiter oben beschrieben gezeigt.
Rechnungen und Warenabbildungen
Sport— und Freizeitpoloshirt „W‘s Ambition Polo“:
B 12: Konvolut von 19 Rechnungen mit Rechnungsposition Art-Nr. 63602 W'S AMBITION POLO
B 13: Screenshots Website femlife
Sport- und Freizeitjacke „Skyrocket“:
B 14: Konvolut von 18 Rechnungen mit Rechnungsposten Art-Nr. 85005 Sport- und Freizeitjacke Skyrocket
B 15: Screenshot Website tao.info
Sportsocken:
B 16: Konvolut von 18 Rechnungen mit Rechnungsposten Art-Nr. 89003 Sportsocken Intermediates
B 17: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
Laufhose „W's Windtech Tights“:
B 18: Konvolut von 17 Rechnungen mit Rechnungsposten Art-Nr. 80017 W’s Windtech Tights
B 19: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
Laufshirt „Teleran Shirty“:
B 20: Konvolut von 15 Rechnungen mit Rechnungsposten Art.-Nr. 81015 Teleran Shirty
B 21: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
6. Sport- und Freizeithose „Primeval Pants“:
B 22: Konvolut von 22 Rechnungen mit Rechnungsposten Art.-Nr. 63615 Sport- und Freizeithose „Primeval Pants"
B 23: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
Die vorgenannten 109 Rechnungen aus den Jahren 2012 und 2013 zeigen den Verkauf einer erheblichen Anzahl verschiedener Bekleidungsartikel an Rechnungsempfänger in Deutschland. Ausweislich der Artikelnummern handelt es sich zum Teil um Artikel aus den oben genannten Katalogen, unter anderem Jacken, Sporthosen, Laufhosen, Shirts, Polo-Shirts, Socken.
Die Rechnungen tragen die Kennzeichnung.
Rechnungsaussteller ist die Widersprechende. Die Screenshots von diversen Webseiten und Onlineshops aus dem Jahre 2016 zeigen Bekleidungsstücke, im Wesentlichen entsprechend den Katalogauszügen, mit Abbildungen der Marken im Wesentlichen wie zuvor bereits dargestellt.
B 24: Eidesstattliche Versicherung des Herrn Mark Fohrer – Produktmanager der Widersprechenden
Herr Fohrer versichert im Wesentlichen:
B 25: Konvolut von lnternet-Auszügen zur Bedeutung und Gebräuchlichkeit des Begriffs „Technical Wear" oder „technische Bekleidung“ (9 Seiten)
Die Auszüge zeigen Webseiten von deutschen Onlineshops in denen die Begriffe „technical“ und „technisch“ in der Artikelbeschreibung von Kleidungsstücken verwendet werden. Darüber hinaus zwei Artikel in englischer Sprache und einen Artikel in deutscher Sprache, in denen „Techwear“, „technical clothing“ und „technische Bekleidung“ beschrieben werden. Hiernach bezeichnen diese Begriffe Bekleidung, welche aufgrund des verwendeten Materials oder der Konstruktion besondere funktionelle Eigenschaften aufweist, z.B. wind-/wasserdicht, atmungsaktiv, etc. ist.
Die Anlagen B1 – B23 (Katalogauszüge, Rechnungen, Internetauszüge) beweisen, dass der Benutzungsort Deutschland ist Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente und Adressen in Deutschland bzw. Bezugnahmen auf Deutschland. Die Nachweise beziehen sich also auf das relevante Gebiet. Die meisten der Nachweise stammen aus dem relevanten Zeitraum, insbesondere die Katalogauszüge und Rechnungen.
Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.
Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.
Die eingereichten Unterlagen, insbesondere die vorgelegten 109 Rechnungen B 12, 14, 16 18, 20 und 22, liefern der Widerspruchsabteilung ausreichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung. Sie zeigen, dass über einen längeren Zeitraum eine nicht unerhebliche Anzahl von Jacken, Sporthosen, Laufhosen, Shirts, Polo-Shirts, Socken, Stirnbänder und Kopfbedeckungen von der Widersprechenden in Deutschland vertrieben wurde. In Ergänzung mit den Katalogen und dem sonstigen Material stützen diese im Wesentlichen die Angaben der Widersprechenden.
Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende einen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV umfasst der Ausdruck „Art der Benutzung“ den Benutzungsnachweis des Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr, die Nutzung in der eingetragenen Form oder in einer nur in Bestandteilen abweichenden Form gemäß Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a UMV, und der Benutzung für Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.
Nach Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a UMV gilt Folgendes ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1: Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist. Bei der Prüfung der Benutzung einer älteren Eintragung gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV kann analog Artikel 15 UMV herangezogen werden, um zu beurteilen, ob die Benutzung des Zeichens die ernsthafte Benutzung der älteren Marke im Hinblick auf ihre Art darstellt.
Im vorliegenden Fall wurde die Marke zum Teil als Wortmarke „TAO“ und zum Teil in folgenden Formen benutzt: , , .
Die Widerspruchabteilung ist der Auffassung, dass diese Benutzung auch als Benutzung der Marke anzusehen ist.
Zunächst ist festzustellen, dass weder der Begriff „technical wear“ in dem Zeichen noch der Begriff „high performance“ in der Marke unterscheidungskräftig in Hinblick auf die fraglichen Waren sind.
Diese Begriffe stammen aus dem Englischen und bedeuten „technische Bekleidung“ bzw. „hohe Leistung/Hochleistung“. Es ist davon auszugehen, dass auch der Verkehr in Deutschland diese Bedeutung verstehen wird. Denn nach allgemeiner Erfahrung des Amts ist im relevanten Marktsegment (Sportbekleidung) die Verwendung englischsprachiger Begriffe zur Beschreibung oder Anpreisung von Waren nicht unüblich. So ist dem Verkehr zum Beispiel der englische Begriff „Sportswear“ ohne weiteres vertraut (vgl. duden.de, Sportswear, die, sportliche Tageskleidung, Freizeitkleidung). „Technical wear“ wird der Verkehr hier nicht als Herkunftshinweis sondern als Gattungsbegriff für Bekleidung, welche über die bloße Bekleidungsfunktion hinaus noch weitere technisch-funktionelle Eigenschaften aufweist, verstehen. „High performance“ versteht der Verkehr als bloße Anpreisung der Waren- und Dienstleistungsqualität; sie bieten eine hohe Leistung.
Auch die Abweichung in der bildliche Ausgestaltung beeinflusst die Unterscheidungskraft der Marke nicht; denn die Bildelemente sowohl der Marke als auch in den Verwendungsformen, , sind rein dekorativ. Das bestimmende Element ist in jedem Fall die Buchstabenfolge „TAO“.
Angesichts der obigen Ausführungen ist die Widerspruchsabteilung der Auffassung, dass die Nachweise beweisen, dass das Zeichen im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a UMV, so wie es eingetragen ist, verwendet wird.
Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Die von der Widersprechenden vorgelegten Beweismittel zeigen jedoch keine ernsthafte Benutzung der Marke in Verbindung mit allen durch die ältere Marke erfassten Waren.
Gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV gilt die ältere Marke, wenn sie nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden ist, zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.
Nach der einschlägigen Rechtsprechung sollten folgende Punkte bei der Anwendung der oben genannten Bestimmung berücksichtigt werden:
„…Wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, wird der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Ist dagegen eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so genau definiert worden sind, dass es nicht möglich ist, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen für die Zwecke des Widerspruchsverfahrens zwangsläufig diese ganze Gruppe ab.
Bezweckt nämlich der Begriff der teilweisen Benutzung, dass nicht Marken die Verfügbarkeit genommen wird, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, so darf dieser Begriff doch nicht bewirken, dass der Inhaber der älteren Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren identisch sind, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre. Schließlich ist es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich, deren Benutzung für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Infolgedessen kann der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können.“
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
Im vorliegenden Fall beweist der Nachweis die Benutzung für Hosen, Laufhosen Shirts, Poloshirts als Sportbekleidung. Diese Waren können als einer objektiven Unterkategorie von Bekleidungsstücke, insbesondere Sport- und Unterwäsche zugehörig angesehen werden, nämlich Sportbekleidungsstücke. Folglich geht die Widerspruchsabteilung davon aus, dass der Nachweis insoweit die ernsthafte Benutzung der Marke nur für Sportbekleidungsstücke beweist. Weiterhin wurde eine Benutzung für Socken; Stirnbänder; Kopfbedeckungen nachgewiesen.
Kein hinreichender Nachweis wurde für die übrigen Waren in der Klasse 25 erbracht. Zwar erscheint ein Teil dieser Waren in einigen der vorgelegten Unterlagen; jedoch wurde eine ernsthafte Benutzung für diese Waren, bei Gesamtbetrachtung aller Umstände, nicht hinreichend nachgewiesen.
Damit wurde im Ergebnis eine Benutzung für folgende Waren nachgewiesen:
Klasse 25 Sportbekleidungsstücke; Stirnbänder; Kopfbedeckungen Socken.
VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV
Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.
- Die Waren
Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:
Klasse 25 Sportbekleidungsstücke; Stirnbänder; Kopfbedeckungen Socken.
Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen:
Klasse 25 Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Sportbekleidung; Funktionskleidung; atmungsaktive Bekleidung; Sportschuhe; Massagebekleidung; Bekleidung für Masseure; T-Shirts für Masseure; Qi Gong-Bekleidung; Hosen für Masseure; Kostüme für Masseure.
Klasse 35 Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch online, für Bekleidung, Kopfbedeckungen und Schuhwaren, insbesondere für den Sportbereich.
Eine Auslegung des Wortlautes des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Waren und Dienstleistungen zu bestimmen.
Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (siehe Urteil vom 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 28 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.
Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.
Angefochtene Waren in Klasse 25
Bekleidungsstücke enthalten als weiter gefasste Kategorie die Sportbekleidungsstücke der Widersprechenden. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefasste Kategorie der angefochtenen Waren nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Waren der Widersprechenden.
Sportbekleidung; Kopfbedeckungen sind identisch in beiden Warenverzeichnissen enthalten (inklusive Synonyme).
Funktionskleidung; atmungsaktive Bekleidung; Qi Gong-Bekleidung überschneiden sich mit den Sportbekleidungsstücken der Widersprechenden. Deshalb sind sie identisch.
Schuhwaren; Sportschuhe sind den Sportbekleidungsstücken der Widersprechenden ähnlich. Die Waren haben denselben Zweck und können hinsichtlich Produzenten, Endverbraucher und Vertriebskanälen übereinstimmen.
Massagebekleidung; Bekleidung für Masseure; T-Shirts für Masseure; Hosen für Masseure; Kostüme für Masseure sind den Sportbekleidungsstücken der Widersprechenden hochgradig ähnlich. Sie haben dieselbe Natur und Verwendungsmethode und können hinsichtlich Endverbraucher, Produzenten und Vertriebskanälen übereinstimmen.
Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten [Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren] sind den Waren der älteren Marke unähnlich. Anders als die Sportbekleidungsstücke; Stirnbänder; Kopfbedeckungen; Socken der älteren Marke richten sich die angefochtenen Waren nicht an Endverbraucher sondern an gewerbliche Verbraucher und werden von diesen weiter verarbeitet, zu Reparaturzwecken genutzt, etc. Die Waren unterscheiden sich damit auch hinsichtlich Verwendungsmethode, Einsatzzweck und Vertriebskanälen von den Waren der älteren Marke.
Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35
Die angefochtenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch online, für Bekleidung, Kopfbedeckungen, insbesondere für den Sportbereich sind der Sportbekleidung der älteren Marke gering ähnlich.
Obwohl sie von ihrer Natur her unterschiedlich sind, da Dienstleistungen immaterieller Natur sind, während Waren materieller Art sind, weisen Handelsdienstleistungen bezüglich des Verkaufs spezifischer Waren eine geringe Ähnlichkeit zu diesen spezifischen Waren auf. Bekleidung, insbesondere für den Sportbereich und Kopfbedeckungen und die Sportbekleidungsstücke der älteren Marke sind als dieselben spezifischen Waren anzusehen, da die ersteren die letzteren beinhalten bzw. mit diesen übereinstimmen. Auch wenn die Art, der Zweck und die Verwendungsmethode der Waren und Dienstleistungen nicht übereinstimmen, haben sie einige Ähnlichkeiten, da sie sich ergänzen und die Dienstleistungen in der Regel an den gleichen Orten angeboten werden, an denen auch die Waren zum Verkauf angeboten werden. Des Weiteren können sie dieselben Zielgruppen ansprechen.
Die angefochtenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch online, für Schuhwaren, insbesondere für den Sportbereich sind den Waren der älteren Marke in der Klasse 25 unähnlich.
Wie bereits ausgeführt liegt eine Ähnlichkeit zwischen Handelsdienstleistungen bezüglich spezifischer Waren, die von einer Marke erfasst sind und spezifischen Waren, die von einer anderen Marke erfasst sind, nur dann vor, wenn die im Handel verkauften Waren und die spezifischen Waren, die von der anderen Marke erfasst sind, identisch sind. Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da die gegenständlichen Waren nicht identisch sind.
- Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad
Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.
Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch oder zu verschiedenen Graden ähnlich befundenen Waren und Dienstleistungen vor allem an das breite Publikum. Sie sind im Allgemeinen nicht besonders teuer und werden durchaus regelmäßig erworben. Zwar wird ein Teil des Verkehrs gegebenenfalls verstärkt auf das Vorhandensein bestimmter Funktionsmerkmale achten, z.B. ob die Bekleidung wasserdicht, winddicht, etc. ist. Die Waren sind jedoch ihrer Natur nach nicht derart komplex, dass davon ausgegangen werden könnte, dass der Verbraucher ihnen generell mit erhöhter Aufmerksamkeit gegenüber tritt.
Der Aufmerksamkeitsgrad wird dementsprechend durchschnittlich sein.
- Die Zeichen
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QI GONG TAO INSTITUT |
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Ältere Marke |
Angefochtene Marke |
Das relevante Gebiet ist Deutschland.
„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Das Element „TAO“ in beiden Zeichen bezeichnet das Grundprinzip einer Richtung der chinesischen Philosophie (Tao, das: allem zugrunde liegendes, alles durchdringendes Prinzip im Taoismus; Taoismus, der: Richtung der chinesischen Philosophie, als deren Begründer Laotse gilt; duden.de). Es hat gleichwohl in Hinblick auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen für das relevante Publikum keine Bedeutung und ist somit kennzeichnungskräftig.
Das Element „high performance“ der älteren Marke wird vom Verkehr mit „hohe Leistung/Hochleistung“ assoziiert und ist als rein lobende Anpreisung der Warenqualität nicht kennzeichnungskräftig, siehe hierzu auch die Ausführungen oben im Rahmen der Prüfung des Benutzungsnachweises. Die Bildelemente der älteren Marke sind rein dekorativer Natur und damit allenfalls schwach kennzeichnungskräftig. Die ältere Marke weist kein Element auf, das als dominanter (stärker ins Auge springend) als andere Elemente gelten könnte.
Das Element „QI GONG“ der älteren Marke versteht der Verkehr, ungeachtet des Leerzeichens, unmittelbar als „Qigong“, eine der chinesischen Tradition entstammende Heil- und Selbstheilmethode, bei der Atem, Bewegung und Vorstellungskraft methodisch eingesetzt werden, um Herz-, Kreislauf- und Nervenerkrankungen zu behandeln (duden.de). Hierzu gehören insbesondere auch körperliche Bewegungsübungen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die entsprechenden Waren in der Klasse 25 für die Ausübung von Qigong-Übungen geeignet oder bestimmt sein können, bzw. die Dienstleistungen in der Klasse 35 dem Vertrieb solcher Waren dienen können, ist das Element „QI GONG“ nicht unterscheidungskräftig für diese Waren und Dienstleistungen.
Das Element „Institut“ des angefochtenen Zeichens bezeichnet eine Einrichtung, die einem bestimmten Zweck dient (z.B. Erziehung, Ausbildung, etc.). Es wird vom Verkehr lediglich als Hinweis auf die Organisationsform des Anbieters verstanden, nicht jedoch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen; mithin ist es nicht kennzeichnungskräftig.
Grundsätzlich gilt: Wenn Zeichen aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen, übt der Wortbestandteil des Zeichens in der Regel eine stärkere Wirkung auf den Verbraucher aus als der Bildbestandteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Publikum nicht dazu tendiert, Zeichen zu analysieren, und sich leichter durch ihr Wortelement als durch ihre Bildelemente auf die fraglichen Zeichen beziehen wird (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Buchstabenfolge „TAO“ überein, welche das erste unterscheidungskräftige Element der älteren Marke darstellt und das vorletzte Wortelement des angefochtenen Zeichens. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der nicht unterscheidungskräftigen Elemente „high performance“ der älteren Marke sowie „QI GONG“ und „INSTITUT“ des angefochtenen Zeichens, welche keine Entsprechung in dem jeweils anderen Zeichens haben, sowie der allenfalls schwach unterscheidungskräftigen grafischen Ausgestaltung der älteren Marke.
Die Zeichen sind daher bildlich durchschnittlich ähnlich.
In klanglicher Hinsicht stimmt die Aussprache der Zeichen im Klang der unterscheidungskräftigen Buchstaben TAO in den beiden Zeichen überein. Die Aussprache unterscheidet sich in den weiteren Elementen „high performance“ der älteren Marke sowie „QI GONG“ und „INSTITUT“ des angefochtenen Zeichens. Diese sind jedoch nicht unterscheidungskräftig, wie weiter oben bereits dargelegt.
Die Zeichen sind daher klanglich durchschnittlich ähnlich.
Begrifflich wird das in beiden Zeichen enthaltene kennzeichnungskräftige Element „TAO“ – obwohl die Zeichen als Ganzes gesehen keinerlei Bedeutung für das Publikum im relevanten Gebiet haben – mit der oben dargelegten Bedeutung in Verbindung gebracht. Insoweit sind die Zeichen begrifflich zumindest durchschnittlich ähnlich.
Die weiteren Elemente der Zeichen weisen zwar eine jeweils unterschiedliche Bedeutung auf. Sie sind aber aus den bereits dargelegten Gründen nicht kennzeichnungskräftig.
Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.
- Kennzeichnungskraft der älteren Marke
Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.
Die Widersprechende machte eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund langjähriger intensiver Benutzung lediglich für die ältere deutsche Marke Nr. 39 511 539 „TAO“ (Wort) geltend und reichte hierzu das bereits oben im Benutzungsnachweis gelistete Beweismaterial W2 – W12 ein. Für die Marke Nr. 30 362 876 wurde eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht ausdrücklich geltend gemacht.
In jedem Fall ist aus Gründen der Prozessökonomie eine Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft hier nicht erforderlich (siehe hierzu auch die Ausführungen in der umfassenden Beurteilung).
Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich trotz der Präsenz eines nicht kennzeichnungskräftigen Elements in der Marke, wie oben unter Punkt c) der Entscheidung ausgeführt, als normal anzusehen.
- Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung
Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Im vorliegenden Fall wurden die Waren und Dienstleistungen für identisch, zu verschiedenen Graden ähnlich und unähnlich befunden. Die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich durchschnittlich ähnlich. Die Aufmerksamkeit des Verkehrs ist durchschnittlich und die der älteren Marke von Haus aus innewohnende Unterscheidungskraft ist normal.
Die Zeichen stimmen in der kennzeichnungskräftigen Buchstabenfolge „TAO“ überein. Es besteht Verwechslungsgefahr, weil die Unterschiede zwischen den Zeichen auf nicht kennzeichnungskräftige Elemente (die weiteren Wortelemente der Zeichen) und sekundäre Aspekte (die grafische Ausgestaltung der älteren Marke) beschränkt sind.
Verwechslungsgefahr besteht darüber hinaus nicht nur dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.
Vor diesem Hintergrund könnten die Zeichen vom Verkehr auch als Sub-Marke oder bloße Variation des jeweils anderen Zeichens aufgefasst werden, so dass der Verkehr dazu veranlasst sein kann anzunehmen, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen denselben betrieblichen Ursprung haben.
In Anbetracht des oben Genannten besteht, auch hinsichtlich der nur gering ähnlichen Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr. Daher ist der Widerspruch auf der Grundlage der deutsche Marke Nr. 30 362 876 (und zwar auf Grundlage der der älteren Marke von Haus zukommenden Kennzeichnungskraft) der Widersprechenden teilweise begründet.
Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch oder ihnen zu verschiedenen Graden ähnlich sind.
Die übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Waren und Dienstleistungen richtet, auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.
Dieses Ergebnis wäre immer noch gültig, selbst wenn sich die ältere Marke durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft auszeichnen würde. Da die Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nicht durch eine hohe Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann, ändern die von der Widersprechenden diesbezüglich eingereichten Beweismittel nichts an dem obigen Ergebnis.
Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auch auf die folgende ältere Marke gestützt:
Deutschen Markeneintragung Nr. 39 511 539 „TAO“ (Wort), eingetragen für
Klasse 25 Funktionell angepaßte Bekleidungsstücke für Sport und Freizeit, einschließlich Strümpfe, speziell ausgebildet zum Einsatz im Triathlon und sonstigem ambitionierten Ausdauersport
Da diese Marke einen engeren Umfang von Waren erfasst, kann das Ergebnis in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die der Widerspruch bereits zurückgewiesen wurde, kein anderes sein; auch die Waren dieser Marke sind den verbliebenen angefochtenen Waren und Dienstleistungen, aus denselben Gründen wie bereits oben unter a) dargelegt, unähnlich. Verwechslungsgefahr hinsichtlich jener Waren und Dienstleistungen besteht also nicht.
Auch hier gilt, aus den zuvor bereits ausgeführten Gründen, dass sich an dieser Beurteilung selbst dann nichts ändert wenn sich die ältere Marke durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft auszeichnen würde.
KOSTEN
Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.
Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren und Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.
Die Widerspruchsabteilung
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Alexandra APOSTOLAKIS |
Tobias KLEE |
Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA |
Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.