WIDERSPRUCH Nr. B 2 401 332
Joy Sportswear GmbH, Bräunleinsberg 16, 91242 Ottensoos, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Intellectual Property IP-Götz Patent- und Rechtsanwälte, Königstr. 70, Am Literaturhaus, 90402 Nürnberg, Deutschland (zugelassener Vertreter)
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Dipl.-Psych. Harald Röder, Psychotherapeutische Praxis, Hallplatz 23, 90402 Nürnberg, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Matthias Negendanck, Rennweg 60-62, 90489 Nürnberg, Deutschland (zugelassener Vertreter).
Am 17/07/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Dem Widerspruch Nr. B 2 401 332 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen:
Klasse 25 Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Sportbekleidung; Funktionskleidung; atmungsaktive Bekleidung; Sportschuhe; Massagebekleidung; Bekleidung für Masseure; T-Shirts für Masseure; Qi Gong-Bekleidung; Hosen für Masseure; Kostüme für Masseure.
Klasse 35 Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch online, für Bekleidung, Kopfbedeckungen, insbesondere für den Sportbereich.
2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 865 788 wird für alle obigen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Waren und Dienstleistungen weitergeführt werden.
3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
BEGRÜNDUNG:
Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 865 788 ein, und zwar gegen alle Waren in der Klasse 25 und einige Dienstleistungen in der Klasse 35. Der Widerspruch beruht auf den deutschen Markeneintragungen Nr. 39 511 539 und Nr. 30 362 876. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
BENUTZUNGSNACHWEIS
Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.
Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.
Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marken, auf denen der Widerspruch beruht verlangt, den deutschen Marken Nr. 39 511 539 und Nr. 30 362 876. Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die früheren Marken mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen waren.
Die angefochtene Anmeldung wurde am 06/06/2014 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marken, auf denen der Widerspruch beruht, in Deutschland vom 06/06/2009 bis einschließlich zum 05/06/2014 ernsthaft benutzt wurden.
Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuerst in Bezug auf die deutsche Marke Nr. 30 362 876 der Widersprechenden.
Aus dem Benutzungsnachweis muss die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:
Klasse 25 Bekleidungsstücke, insbesondere Sport- und Unterwäsche; Stirnbänder, Westen, Handschuhe, Schweißbänder, Socken, Kopfbedeckungen; Gürtel (aus Neopren) zum Anhängen von Laufzubehör; Gürtel.
Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.
Am 08/02/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist um Benutzungsnachweise einzureichen. Diese wurde einmalig bis zum 13/06/2016 verlängert. Die Widersprechende legte fristgerecht am 13/06/2016 Benutzungsnachweise vor. Zuvor hatte die Widersprechende bereits am 16.11.2015, innerhalb der Substantiierungsfrist des Widerspruchs, diverse Benutzungsnachweise vorgelegt.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:
I. Nachweise vom 16/11/2015
W 2: Screenshot Website tao.info
W 3: Schriftliche Erklärung vom 26/10/2015 des Herrn Mark Fohrer, Mitarbeiter der Widersprechenden.
Herr Fohrer erklärt im Wesentlichen
W4-1: Pressemitteilung Pro 7 „Red Nose Day“
W 4-2: Pressemitteilung Isabella Marten
W 4-3: Artikel Nürnberger Nachrichten
W 4-4: Artikel Best in eCommerce Preis 2015
W 4-5: Pressetext Men´s Health-Challenge
W 4-6: Screenshot „Zalando“
W 5: Screenshots Massagebekleidung
W 6: Auszug Wikipedia “Qi Gong”
W 7: Screenshot Qi Gong-Kurse
W 8: Screenshot Amazon “Qi Gong-Bekleidung”
W 9-1: Scrennshots Websites der Widersprechenden
W 9-2: Screenshots Adidas
W 9-3: Screenshots Jack wolfskin
W 10: Konvolut Internetauszüge
W 11: Wikipedia Auszug “Institut”
W12: Screenshots Websites Modeinstitut
II. Nachweise vom 13/06/2016
B 1: Ausdruck Katalog TAO Multisports Spring / Summer 2012
B 2: Foto des Print-Katalogs B1
B 3: Ausdruck des Katalogs TAO Multisports Herbst/Winter 2012/2013
B 4: Foto des Print-Katalogs B 3
B 5: Ausdruck des Katalogs TAO Running Spring/Summer 2012
B 6: Foto des Print-Katalogs B 5
B 7: Ausdruck des Katalogs TAO Running Herbst/Winter 2012/13
B 8: Foto des Print-Katalogs B 7
Auf den vorgenannten Katalogauszügen in deutscher Sprache sind die Jahre 2012 und 2013 angegeben. Sie zeigen verschiedene Bekleidungsstücke mit Artikelnummern, wie etwa Hosen, Jacken, Socken, Shirts, Poloshirts, Unterwäsche, Caps, Stirnbänder, die, entsprechend den Artikelbeschreibungen, dem Bereich Sport- bzw. Funktionsbekleidung zugehörig sind.
Die Marke erscheint, zum Teil direkt auf den Waren, zum Teil in der jeweils zugehörigen Artikelbeschreibung, im Wesentlichen wie folgt:
TAO (Wort), , , .
B 9: Konvolut von Internet-Ausdrucken der Websites und Facebook-Auftritten der
Widersprechenden
B 10: Konvolut Internetauszüge Internetarchivsuchmaschine „WaybackMachine“ 2012-2014 Zalando
B 11: Screenshots und Ausdrucke Internetarchivsuchmaschine „WayBack Machine“, Zalando.de vom 16.06.2013
Diese Unterlagen zeigen im Wesentlichen Ergebnisse einer Internetarchivsuchmaschine, die mit 2012 – 2014 datierte Webseiten wiedergibt, unter anderem eines Onlinehändlers „Zalando“; es werden Bekleidungsstücke, mit Wiedergaben der Marke, wie bereits weiter oben beschrieben gezeigt.
Rechnungen und Warenabbildungen
Sport— und Freizeitpoloshirt „W‘s Ambition Polo“:
B 12: Konvolut von 19 Rechnungen mit Rechnungsposition Art-Nr. 63602 W'S AMBITION POLO
B 13: Screenshots Website femlife
Sport- und Freizeitjacke „Skyrocket“:
B 14: Konvolut von 18 Rechnungen mit Rechnungsposten Art-Nr. 85005 Sport- und Freizeitjacke Skyrocket
B 15: Screenshot Website tao.info
Sportsocken:
B 16: Konvolut von 18 Rechnungen mit Rechnungsposten Art-Nr. 89003 Sportsocken Intermediates
B 17: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
Laufhose „W's Windtech Tights“:
B 18: Konvolut von 17 Rechnungen mit Rechnungsposten Art-Nr. 80017 W’s Windtech Tights
B 19: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
Laufshirt „Teleran Shirty“:
B 20: Konvolut von 15 Rechnungen mit Rechnungsposten Art.-Nr. 81015 Teleran Shirty
B 21: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
6. Sport- und Freizeithose „Primeval Pants“:
B 22: Konvolut von 22 Rechnungen mit Rechnungsposten Art.-Nr. 63615 Sport- und Freizeithose „Primeval Pants"
B 23: Konvolut Screenshots Website Widersprechende und anderer Anbieter
Die vorgenannten 109 Rechnungen aus den Jahren 2012 und 2013 zeigen den Verkauf einer erheblichen Anzahl verschiedener Bekleidungsartikel an Rechnungsempfänger in Deutschland. Ausweislich der Artikelnummern handelt es sich zum Teil um Artikel aus den oben genannten Katalogen, unter anderem Jacken, Sporthosen, Laufhosen, Shirts, Polo-Shirts, Socken.
Die Rechnungen tragen die Kennzeichnung.
Rechnungsaussteller ist die Widersprechende. Die Screenshots von diversen Webseiten und Onlineshops aus dem Jahre 2016 zeigen Bekleidungsstücke, im Wesentlichen entsprechend den Katalogauszügen, mit Abbildungen der Marken im Wesentlichen wie zuvor bereits dargestellt.
B 24: Eidesstattliche Versicherung des Herrn Mark Fohrer – Produktmanager der Widersprechenden
Herr Fohrer versichert im Wesentlichen: