OPOSICIÓN Nº B 2 726 480

Utilmax Distribución 21 S.L., Plaza San Juan de la Cruz, 6 – 3º izda., 28003 Madrid, España (parte oponente), representada por AB Asesores, Calle Bravo Murillo, 219 – 1º B, 28020 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Fandos Brother, S.A., Plaza dels Xiquets de San Vicent, 2, 46002 Valencia, España (solicitante), representado por Fernando López-Prats Lucea, C/ Pizarro nº 29, Pta. 4, 46004 Valencia, España (representante profesional).

El 20/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 726 480 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 18: Bolsas de deporte multiuso; Bolsas para libros; Bolsas de lona para la compra; Bolsas reutilizables para la compra; Bolsones; Sacos de lona; bolsas de mano; Bolsos de equipaje; carteras.

Clase 21: Vasos y Tazas; Artículos de vidrio para beber; Tazas de vidrio; Soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas; Cantimploras de plástico y vacías; Botellas de agua de plástico reutilizables y vacías; Botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías.

Clase 25: Prendas de vestir y ropa deportiva; artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombreros.

Clase 35: Servicios de venta en comercios al por menor y al por mayor, o por medio de catálogos de venta por correo, o por medios electrónicos o por medio de sitios web o de emisiones de tele venta de bolsas de deporte multiuso, bolsas para libros, bolsas de lona para la compra, bolsas reutilizables para la compra, de bolsones, sacos de lona, bolsas de mano, bolsos de equipaje, de maletas y carteras, de baúles, de paraguas y sombrillas, de vasos y tazas, artículos de vidrio para beber, tazas de vidrio, soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas, de cantimploras de plástico y vacías, de botellas de agua de plástico reutilizables y vacías, de botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías, de prendas de vestir y ropa deportiva, de calzado (excepto ortopédicos) y de artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombreros.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 15 174 782 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios impugnados:

Clase 18: Maletas; baúles; paraguas y sombrillas.

Clase 35: Servicios de publicidad; servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial; servicios de importación y exportación de bolsas de deporte multiuso, bolsas para libros, bolsas de lona para la compra, bolsas reutilizables para la compra, de bolsones, sacos de lona, bolsas de mano, bolsos de equipaje, de maletas y carteras, de baúles, de paraguas y sombrillas, de vasos y tazas, artículos de vidrio para beber, tazas de vidrio, soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas, de cantimploras de plástico y vacías, de botellas de agua de plástico reutilizables y vacías, de botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías, de prendas de vestir y ropa deportiva, de calzado (excepto ortopédicos) y de artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombrero.

Clase 40: Servicios de impresión personalizada de prendas de vestir, de accesorios de vestir, de productos de papel, de productos textiles, de artículos para el hogar, de juguetes, de accesorios para vehículos, y de productos de oficina; servicios de impresión personalizada con fines de promoción y publicidad sobre los bienes de terceros.

Y para los servicios no impugados:

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de diseño gráfico por ordenador; servicios de análisis y de desarrollo de equipos informáticos y de software.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 174 782, en concreto, contra todos los productos y servicios de las clases 18, 21, 25, 35 y 40. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 13 125 398. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 21: Tazas; Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario.

Clase 25: Ropa, zapatos y artículos de sombrerería.

Clase 35: Servicios de venta al por mayor y menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de prendas de vestir y sus complementos, zapatos, artículos de sombrerería, tazas y utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 18: Bolsas de deporte multiuso; Bolsas para libros; Bolsas de lona para la compra; Bolsas reutilizables para la compra; Bolsones; Sacos de lona; bolsas de mano; Bolsos de equipaje; maletas y carteras; baúles; paraguas y sombrillas.

Clase 21: Vasos y Tazas; Artículos de vidrio para beber; Tazas de vidrio; Soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas; Cantimploras de plástico y vacías; Botellas de agua de plástico reutilizables y vacías; Botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías.

Clase 25: Prendas de vestir y ropa deportiva; artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombreros.

Clase 35: Servicios de publicidad; servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial; servicios de importación y exportación de bolsas de deporte multiuso, bolsas para libros, bolsas de lona para la compra, bolsas reutilizables para la compra, de bolsones, sacos de lona, bolsas de mano, bolsos de equipaje, de maletas y carteras, de baúles, de paraguas y sombrillas, de vasos y tazas, artículos de vidrio para beber, tazas de vidrio, soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas, de cantimploras de plástico y vacías, de botellas de agua de plástico reutilizables y vacías, de botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías, de prendas de vestir y ropa deportiva, de calzado (excepto ortopédicos) y de artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombrero; Servicios de venta en comercios al por menor y al por mayor, o por medio de catálogos de venta por correo, o por medios electrónicos o por medio de sitios web o de emisiones de tele venta de bolsas de deporte multiuso, bolsas para libros, bolsas de lona para la compra, bolsas reutilizables para la compra, de bolsones, sacos de lona, bolsas de mano, bolsos de equipaje, de maletas y carteras, de baúles, de paraguas y sombrillas, de vasos y tazas, artículos de vidrio para beber, tazas de vidrio, soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas, de cantimploras de plástico y vacías, de botellas de agua de plástico reutilizables y vacías, de botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías, de prendas de vestir y ropa deportiva, de calzado (excepto ortopédicos) y de artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombreros.

Clase 40: Servicios de impresión personalizada de prendas de vestir, de accesorios de vestir, de productos de papel, de productos textiles, de artículos para el hogar, de juguetes, de accesorios para vehículos, y de productos de oficina; servicios de impresión personalizada con fines de promoción y publicidad sobre los bienes de terceros.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 18

La ropa, los zapatos y los artículos de sombrerería del oponente en la clase 25 se utilizan para cubrir partes del cuerpo humano y protegerlas contra los elementos. Asimismo, son artículos de moda. Los productos impugnados bolsas de deporte multiuso; bolsas para libros; bolsas de lona para la compra; bolsas reutilizables para la compra; bolsones; sacos de lona; bolsas de mano; bolsos de equipaje; carteras están relacionados con los productos del oponente en la clase 25 porque pueden ser de tela. Ello se debe a que los consumidores probablemente consideran estos productos impugnados de la clase 18 accesorios complementarios de la ropa, los artículos de sombrerería e incluso de los zapatos, puesto que están estrechamente ligados a estos artículos. Asimismo, pueden ser distribuidos por el mismo fabricante o por fabricantes relacionados y no resulta inhabitual que los fabricantes de ropa, zapatos y artículos de sombrerería produzcan y comercialicen directamente diferentes tipos de bolsos y bolsas de tela con distintos usos, sacos y carteras. Adicionalmente, estos productos también se pueden encontrar en los mismos puntos de venta. Por consiguiente, los productos se consideran similares.

Las maletas impugnadas están pensadas para transportar objetos en desplazamientos; los baúles impugnados son grandes piezas o cajas de equipaje provistas de cerraduras que se emplean como equipaje o para el almacenamiento; los paraguas impugnados son dispositivos destinados a protegerse de la lluvia, que están formados por un dosel abatible, generalmente circular, montado sobre una varilla central; las sombrillas contestadas son paraguas ligeros para protegerse del sol. La naturaleza de estos productos es muy distinta de la ropa, los zapatos y los artículos de sombrerería del oponente. Sirven para fines muy diferentes (transporte, almacenamiento, protección contra la lluvia o el sol, por un lado, y cubrir o proteger el cuerpo humano, por el otro). En general, no se comercializan en los mismos puntos de venta y es muy poco probable que sean fabricados por una empresa que también produzca la ropa, los zapatos y los artículos de sombrerería. Estos productos deben considerarse distintos.

Los productos impugnados maletas; baúles; paraguas y sombrillas también difieren de los productos del oponente de la clase 21 que son esencialmente utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Estos productos están destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que los producen son distintas. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Los productos impugnados maletas; baúles; paraguas y sombrillas y los servicios de venta al por mayor y menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de prendas de vestir y sus complementos, zapatos, artículos de sombrerería, tazas y utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario del oponente tampoco son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta oponentes consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios.

Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión son diferentes. Por lo tanto, no son similares.

Productos impugnados de la clase 21

Las tazas se encuentran comprendidas de forma idéntica en ambas listas de productos.

Los vasos; artículos de vidrio para beber; tazas de vidrio; soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas; cantimploras de plástico y vacías; botellas de agua de plástico reutilizables y vacías; botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías impugnados se incluyen en las categorías más amplias de los utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Productos impugnados de la clase 25

Las prendas de vestir y los artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombreros se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos, incluyendo los sinónimos.

La ropa deportiva impugnada se incluye en la categoría más amplia de la ropa de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta en comercios al por menor y al por mayor, o por medio de catálogos de venta por correo, o por medios electrónicos o por medio de sitios web o de emisiones de tele venta de vasos y tazas, artículos de vidrio para beber, tazas de vidrio, soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas, de cantimploras de plástico y vacías, de botellas de agua de plástico reutilizables y vacías, de botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías, de prendas de vestir y ropa deportiva, de calzado (excepto ortopédicos) y de artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombreros se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios (incluyendo sinónimos).

Los servicios de venta en comercios al por menor y al por mayor, o por medio de catálogos de venta por correo, o por medios electrónicos o por medio de sitios web o de emisiones de tele venta de bolsas de deporte multiuso, bolsas para libros, bolsas de lona para la compra, bolsas reutilizables para la compra, de bolsones, sacos de lona, bolsas de mano, bolsos de equipaje, de maletas y carteras, de baúles, de paraguas y sombrillas impugnados se consideran similares a los servicios de venta al por mayor y menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de prendas de vestir y sus complementos, zapatos, artículos de sombrerería, tazas y utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario de la parte oponente. Los servicios que se comparan tienen la misma naturaleza, ya que ambos son servicios de venta, tienen la misma finalidad, que es permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra, y tienen el mismo método de uso. Además, coinciden en cuanto al público destinatario y a los canales de distribución.

Los servicios de publicidad impugnados consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, y crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet, etc.

La naturaleza y la finalidad de los servicios de publicidad son esencialmente diferentes de las de la fabricación de productos o la prestación de muchos otros servicios. El mero hecho de que algunos productos o servicios puedan aparecer en anuncios no es suficiente para considerar que existe similitud entre ellos. Por lo tanto, los servicios de publicidad no son similares a los productos o servicios del oponente que se anuncian.

Los servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial impugnados se prestan por empresas especializadas que ofrecen asesoramiento profesional a otras firmas en la explotación, gestión y dirección de sus negocios comerciales franquiciados. La franquicia es un contrato mercantil que tiene por finalidad que el “franquiciado” aplique los conocimientos (know-how), productos e instrucciones que el “franquiciador” le ha facilitado, utilizando los signos distintivos de éste y pagándole una serie de royalties, de forma que se repite el modelo de negocio en otra localidad. Son servicios que suelen prestar empresas especializadas en este ámbito específico, como las asesorías de empresas o los consultores de negocios. Su función es recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a sus clientes de modo que éstos puedan desempeñar su actividad, o facilitarles el apoyo necesario para desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado.

En cambio, los servicios del oponente consisten en el reagrupamiento en comercios al por mayor, o menor, o por Internet de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Son actividades de venta directa de productos al público en general. Estos servicios impugnados difieren de los servicios de venta del oponente ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Estos servicios están destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que prestan estos servicios son distintas. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Los servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial impugnados también son diferentes a los productos del oponente de las clases 21 y 25. Por su propia naturaleza los productos no suelen ser similares a los servicios. Esto obedece a que los productos son artículos de comercio, mercancías o inmuebles. Su venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, es decir, un mueble o un inmueble. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles. Los canales de distribución de unos y otros son también distintos ya que los productos del oponente se comercializan en tiendas, mientras que los servicios impugnados son prestados por empresas especializadas. Tampoco existe una relación de complementariedad entre ellos ni tienen el mismo destino por lo que tampoco son competidores. Por lo tanto, no son similares.

Los servicios de importación y exportación de bolsas de deporte multiuso, bolsas para libros, bolsas de lona para la compra, bolsas reutilizables para la compra, de bolsones, sacos de lona, bolsas de mano, bolsos de equipaje, de maletas y carteras, de baúles, de paraguas y sombrillas, de vasos y tazas, artículos de vidrio para beber, tazas de vidrio, soportes de fundas aislantes para botellas y latas de bebidas, de cantimploras de plástico y vacías, de botellas de agua de plástico reutilizables y vacías, de botellas de agua de acero inoxidable reutilizables y vacías, de prendas de vestir y ropa deportiva, de calzado (excepto ortopédicos) y de artículos de sombrerería, como gorras, gorros y sombrero impugnados tampoco son similares a los productos y servicios del oponente. Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio, pero no están relacionados con la venta efectiva al por menor o al por mayor de los productos, sino que son preparatorios o auxiliares para la comercialización de dichos productos. Por estos motivos, los servicios de importación y exportación no se consideran un servicio de ventas y, por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la comparación de productos con los servicios de venta. Por ello, los productos y la venta de dichos productos oponentes deben considerarse distintos a los servicios de importación y exportación de dichos productos impugnados. El hecho de que el objeto de los servicios de importación/exportación y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para determinar la similitud. Por lo tanto, no son similares.

Servicios impugnados de la clase 40

Los servicios de impresión personalizada de prendas de vestir, de accesorios de vestir, de productos de papel, de productos textiles, de artículos para el hogar, de juguetes, de accesorios para vehículos, y de productos de oficina; servicios de impresión personalizada con fines de promoción y publicidad sobre los bienes de terceros impugnados consisten en fijar imágenes o texto en diversos soportes con fines publicitarios. Estos servicios impugnados difieren de los productos y servicios del oponente ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Estos servicios están destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que prestan estos servicios son distintas de las que fabrican los productos o prestan los servicios oponentes. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, no son similares.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares están dirigidos tanto al público en general como al especializado.

El grado de atención será medio.

3. Los signos

	CUSTOMINK
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa compuesta por los elementos verbales “Kustomia” y “.com”. Las cinco primeras letras de la palabra “Kustomia”, concretamente “Kusto” están escritas en amarillo y las tres últimas, “mia” en rosa. En una segunda línea, a la derecha del signo, bajo las letras “mia”, aparece el término “.com”, también en rosa. Las letras que componen el signo están delineadas por un trazo negro. Los elementos verbales se superponen a un fondo que representa dos manchas de pintura, azul y rosa.

El signo impugnado es denominativo compuesto por un término, “CUSTOMINK”. La protección que ofrece el registro de una marca denominativa se aplica al término formulado en la solicitud de registro y no a las características gráficas o estilísticas particulares que podría poseer la marca (véase la sentencia de 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Por consiguiente, el hecho de que en el signo impugnado, la palabra esté representada en mayúsculas resulta irrelevante.

El elemento “.com” de la marca anterior se asociará a la desinencia que representa el nombre de dominio de una empresa que opera en Internet. Teniendo en cuenta que los productos son mercancías y que los servicios consisten en la venta de estos bienes, este elemento no es distintivo para los correspondientes productos y servicios.

Los elementos verbales “Kustomia” y “CUSTOMINK” de los signos enfrentados no tienen ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, son distintivos.

El elemento “Kustomia” de la marca anterior es el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención. Además, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras “*-u-s-t-o-m-i-*-* y difieren en los restantes componentes verbales y gráficos. Si bien el tipo de letra difiere, se trata de las mismas letras que no han sido muy desfiguradas en la marca anterior, de modo que se perciben como visualmente equivalentes, sin perjuicio de sus diferencias en el tipo de letra, grafía y color escogidos. No obstante, se diferencian en la primera letra de cada signo, en el final del término dominante en la marca anterior y en el elemento “.com”, que solo aparece en la marca anterior y que no es distintivo como se ha explicado con anterioridad.

Teniendo en cuenta que las coincidencias aparecen en el término dominante y con mayor impacto visual en la marca anterior, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación coincide en la secuencia vocálica del término dominante en la marca anterior. En muchas lenguas, como en castellano o francés, los sonidos iniciales “KUSTOMI / CUSTOMI” son idénticos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras finales, “a” del término dominante de la marca anterior y “NK” del signo impugnado, que no tienen equivalentes en el otro signo, y en el elemento “.com”, que solo aparece en la marca anterior y que no es distintivo como se ha explicado con anterioridad.

Teniendo en cuenta que las coincidencias aparecen en el término dominante de la marca anterior y que los inicios y la secuencia vocálica son idénticos, los signos tienen un alto grado de similitud fonética.

Conceptualmente, si bien el público del territorio de referencia percibirá el significado del elemento “.com” en la marca anterior como un nombre de dominio, como se ha dicho antes, el signo impugnado carece de significado en ese territorio. El elemento figurativo de la marca anterior no aporta ningún significado concreto. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son similares desde la perspectiva conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Los productos y servicios impugnados han sido considerados parcialmente idénticos, parcialmente similares y parcialmente distintos y se dirigen tanto al público en general como al especializado, con un grado de atención medio. La marca anterior tiene un carácter distintivo normal.

Se ha considerado que los signos tienen un grado medio de similitud visual, un alto grado de similitud fonética y conceptualmente no son similares.

A pesar de las diferencias visuales, existe la posibilidad de confusión, ya que las coincidencias aparecen en el elemento que desempeña un papel distintivo independiente en ambos signos y en el que la secuencia vocálica es idéntica. La diferencia que introduce el elemento “.com” de la marca anterior carece de relevancia, ya que se trata de un elemento no distintivo y con menos impacto.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que empiezan por “C/KUSTOM”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a algunos registros de marca europea.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen empiezan por “CUSTOM”, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

El solicitante también hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento. En efecto, las resoluciones citadas BOSSANA-BOSSINI, HYPERCOM-IPARCOM, PREVAL-PROVAL, TORREFLOR-TORRES, AUSA-IUSA, o HUBERT-SAINT- HUBERT 41 no son comparables porque los signos no comparten la misma secuencia vocálica como sí ocurre en el presente caso. En cuanto al caso No. 65/2001 IBUSOL/IRUXOL las diferencias fonéticas entre las consonantes se consideraron suficientes para evitar el riesgo de confusión.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Fabian GARCIA QUINTO

Loreto URRACA LUQUE

Elisa ZAERA CUADRADO

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).