OPPOSIZIONE N. B 2 697 996

Finderm Farmaceutici Srl, Via Alcide de Gaspari, 165/B, 95127 Catania, Italia (opponente), rappresentata da Akran Intellectual Property Srl, Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ifom Fondazione Istituto Firc di Oncologia Molecolare, Via Adamello, 16, 20139 Milano, Italia (richiedente)

Il 26/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 697 996 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 5:  Preparazioni farmaceutiche; medicamenti farmaceutici e naturali; prodotti farmaceutici contro il diabete.

Classe 40:  Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 136 484 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.        Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 136 484. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 3 594 272. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera  b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; prodotti dietetici per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 5: Preparazioni farmaceutiche; medicamenti farmaceutici e naturali; prodotti farmaceutici contro il diabete.

Classe 35: Servizi pubblicitari in materia di prodotti farmaceutici per la cura del diabete.

Classe 40: Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici.

Classe 42: Ricerca farmacologica; test di prodotti farmaceutici; servizi per la valutazione dell'efficacia di prodotti farmaceutici; ricerca di laboratorio in materia di prodotti farmaceutici; svolgimento di valutazioni preliminari di nuovi prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni relative a ricerca scientifica e medica nel settore di prodotti farmaceutici e sperimentazioni cliniche.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 5

Le preparazioni farmaceutiche sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I medicamenti farmaceutici; prodotti farmaceutici contro il diabete contestati sono compresi nell' ampia categoria dei prodotti farmaceutici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I medicamenti naturali sono simili ai prodotti farmaceutici dell'opponente. Essi possono coincidere in scopo, canali di distribuzione e pubblico rilevante.

Servizi contestati in classe 35

I servizi pubblicitari in materia di prodotti farmaceutici per la cura del diabete consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo di tali servizi sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti o dalla fornitura di molti altri servizi. Il mero fatto che alcuni prodotti o servizi possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi ultimi. Pertanto, essi sono dissimili.

Servizi contestati in classe 40

La fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici è simile in grado basso ai prodotti farmaceutici dell’opponente. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione e pubblico rilevante.

Servizi contestati in classe 42

I servizi di ricerca farmacologica; test di prodotti farmaceutici; servizi per la valutazione dell'efficacia di prodotti farmaceutici; ricerca di laboratorio in materia di prodotti farmaceutici; svolgimento di valutazioni preliminari di nuovi prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni relative a ricerca scientifica e medica nel settore di prodotti farmaceutici e sperimentazioni cliniche non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Sebbene le imprese farmaceutiche possono essere coinvolte in attività di ricerca esse tuttavia normalmente non prestano tali servizi a terzi. Tali prodotti e servizi differiscono in natura, scopo, metodo d’uso, e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari o in competizione.  

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto.

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (15/12/2010, T–331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T–288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

3. I segni

FARMITALIA	Farmitalia Research
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento “RESEARCH” del segno impugnato sarà inteso come “ricerca” da parte del pubblico di lingua inglese. La divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

Nel caso di marchi denominativi è protetta la parola come tale e  non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante se il marchio è rappresentato in lettere minuscole o maiuscole, o in una loro combinazione.

L’elemento “FARMITALIA” di entrambi i marchi potranno essere percepito da una parte del pubblico come un riferimento a farmaceutica italiana data la combinazione tra “FARM” e “ITALIA” (“farm” potrà essere associata a “PHARMA”, il PH viene pronunciato come F, mentre “ITALIA” a “ITALY” data la somiglianza visiva e fonetica tra loro). Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono prodotti farmaceutici e servizi di fabbricazione di prodotti farmaceutici, si ritiene che questo elemento è debole per i prodotti e servizi  rilevanti.

Per la restante parte del pubblico, tuttavia, l’elemento “FARMITALIA” è privo di significato e pertanto è distintivo.

L’elemento “RESEARCH” del segno impugnato sarà inteso come “ricerca”. Tale elemento è debole per i prodotti e servizi di riferimento.

La divisone d’Opposizione procederà nell’esame dell’opposizione sulla base della parte del pubblico che non assocerà l’elemento “FARMITALIA” di entrambi i segni a nessun significato e per il quale tale elemento è pertanto distintivo.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nel termine “FARMITALIA”. Tuttavia, essi differiscono nel termine “RESEARCH” del segno impugnato.

Pertanto, i marchi hanno un alto grado di somiglianza.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Pertanto, i segni non sono concettualmente simili sebbene tale differenza ha un impatto limitato posto che il termine “RESEARCH” del segno impugnato è debole.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi sono in parte identici, in parte simili in diversa misura ed in parte dissimili..

I marchi un alto grado di somiglianza visiva e fonetica e non sono concettualmente simili.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad un elemento debole.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili (inclusi i servizi considerati simili in basso grado dato che le significative somiglianze tra i segni sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei servizi in questione) a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.