LÖSCHUNG Nr. 12 427 C (NICHTIGKEIT)

Badenia Bettcomfort GmbH & Co.KG, Niederschopfheimer Straße 1, 77948 Friesenheim (Antragstellerin), vertreten von Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte · Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Sun Garden GmbH, Emsdettener Straße 233, 48485 Neuenkirchen, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke) vertreten von LADM, Richard-Strauss-Straße 3, 50931 Köln, Deutschland (zugelassener Vertreter)

Am 02/03/2017 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1.       Dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird zum Teil stattgegeben.

2.                 Die Unionsmarke Nr. 11 671 054  wird für die folgenden angegriffene Waren

            für nichtig erklärt, nämlich für:

Klasse 17:        Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), insbesondere Polstermaterial [Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen] aus Gummi oder Kunststoffen, insbesondere für Kissen, Sessel, Sofas und Matratzen; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial.

Klasse 20:         Möbel; Gartenmöbel, nämlich Sessel, Stühle, Liegen, Liegestühle und Kissen dafür; Kissen, soweit in dieser Klasse enthalten; Matratzen einschließlich Faltmatratzen, soweit in dieser Klasse enthalten; Polstersessel und Kissen für Polstersessel; Sofas und Kissen für Sofas; Stühle und Kissen für Stühle.

Klasse 24:         Bezüge für Kissen.

3.         Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird für die folgenden Waren, für welche die Unionsmarke weiterhin eingetragen bleibt, zurückgewiesen:

Klasse 17:        Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer.

Klasse 20:        Spiegel, Rahmen; Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.

4.         Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 011 671 054  „Gel Effect“ (Wortmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:

Klasse 17:        Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), insbesondere Polstermaterial [Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen] aus Gummi oder Kunststoffen, insbesondere für Kissen, Sessel, Sofas und Matratzen; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial. 

Klasse 20:         Möbel; Spiegel, Rahmen; Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Gartenmöbel, nämlich Sessel, Stühle, Liegen, Liegestühle und Kissen dafür; Kissen, soweit in dieser Klasse enthalten; Matratzen einschließlich Faltmatratzen, soweit in dieser Klasse enthalten; Polstersessel und Kissen für Polstersessel; Sofas und Kissen für Sofas; Stühle und Kissen für Stühle. 

Klasse 24:         Bezüge für Kissen.

Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin trägt vor, dass die Bezeichnung „Gel Effect“ nichtig zu erklären sei, da sie für die beanspruchten Waren rein beschreibend sei. „Gel“ beschreibe in der englischen Sprache (und anderen Sprachen) Waren die Gel enthielten oder Waren die aus Gel hergestellt seien. Das Wort „Gel“ weise darauf hin, dass das jeweilige Erzeugnis aufgrund der fluiden Eigenschaft sich dem Körper besonders gut anpasse. Das jeweilige Produkt sei selbst nicht starr, sondern flexibel. Auf Grund der temperaturspeichernden Eigenschaft von Gel könne es wärmen oder kühlen.

All dies seien Eigenschaften mit denen die beanspruchten Waren beschrieben werden könnten, etwa dass sich Polstermaterial, Gartenmöbel, nämlich Sessel, Stühle, Liegen, Liegestühle und Kissen besonders gut den auf ihnen sitzenden Verbrauchern anpassten. Es sei zu berücksichtigen, dass Gel seit längerer Zeit in Gelschaummatratzen und Matratzenauflagen verwendet werde. Diese Erzeugnisse seien besonders anpassungsfähig.

Das Wort „Effect“ bezeichne die Wirkung der beanspruchten Waren auf ihre Umwelt oder eine den Erzeugnissen aus innewohnende Wirkung. Die gegenständliche Wortverbindung beschreibe daher die Eigenschaft der beanspruchten Waren, die Gel innewohnende Wirkung zu haben, so beispielsweise, dass Gelmatratzen oder Gelschaummatratzen aufgrund ihrer Flexibilität die Wirkung hätten sich der menschlichen Körperform besonders gut anzupassen und dabei besonders effektiv z.B. zur Linderung/Prävention von Rückeschmerzen beitragen zu können. Diese Überlegungen gälten auch für die Verwendung von Gel in Liegen und Liegestühlen, aber ebenso für Kissen (Sitzen, Wellnessbereich, Rollstuhlsitze, Kopfkissen, Zahnarztliegen). Da die beanspruchte Kombination „Gel Effect“ beschreibend sei, läge auch keine Unterscheidungskraft vor.

Zur Stützung dieser Ausführungen hat die Antragstellerin mit dem Antrag folgende Unterlagen eingereicht:

• Ausdruck der Webseite http://gel-matratzen.info/ vom 21/01/2016

Die Inhaberin der Unionsmarke hat keine Stellungnahme eingereicht.

Zu den weiteren Einzelheiten des Falles wird auf den Akteninhalt hingewiesen.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE A IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 7 UMV

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 UMV wird eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Bestimmungen von Artikel 7 UMV eingetragen worden ist. Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für welche die Unionsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.

Ferner folgt aus Artikel 7 Absatz 2 UMV, dass Artikel 7 Absatz 1 UMV auch dann Anwendung findet, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der EU vorliegen.

Bezüglich der Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 UMV, die bereits vor Eintragung der Unionsmarke von Amts wegen geprüft worden sind, führt die Löschungsabteilung in der Regel keine weiteren, eigenen Recherchen durch, sondern beschränkt sich auf eine Analyse der Tatsachen und Argumente, die von den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens vorgebracht werden.

Die Vortragspflicht der Parteien im Löschungsverfahren steht jedoch nicht der Pflicht der Löschungsabteilung entgegen, von Amts wegen die Richtigkeit des Vortrags zu überprüfen (13/09/2013, T-320/10, Castel, § 28). Sie darf bei dieser Prüfung ihrer Beurteilung insbesondere allgemein bekannte Tatsachen zugrunde legen, d. h. Tatsachen, die jedermann bekannt sein dürften oder aus allgemein zugänglichen Quellen stammen.

Diese Tatsachen und Argumente müssen zwar aus dem Zeitraum stammen, in dem die Unionsmarke angemeldet wurde. Tatsachen aus einem darauf folgenden Zeitraum können jedoch ebenfalls herangezogen werden um die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung zu bewerten (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 und 43).

Beschreibender Charakter – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV  

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV findet Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 13).

Nach der Rechtsprechung verhindert Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, dass die in dieser Bestimmung genannten Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. Die Bestimmung verfolgt damit das im allgemeinen Interesse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (17/09/2008, T-226/07, PRANAHAUS, EU:T:2008:381, § 19, bestätigt mit Beschluss vom 09/12/2009, C-494/08 P, EU:C:2009:447).  

Diese beschreibenden Zeichen oder Angaben werden als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 13).

Demnach fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Vorschrift vorgesehene Verbot, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (TRUEWHITE, § 14, und UniversalPHOLED, § 16 mwN).

Ob ein Zeichen beschreibend ist, kann ferner nur im Hinblick auf seine Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise und im Hinblick auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen beurteilt werden (TRUEWHITE, § 17, und „UniversalPHOLED“, § 19).

Der Nichtigkeitsantrag richtet sich gegen sämtliche Waren der angegriffenen Marke:

Klasse 17:        Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), insbesondere Polstermaterial [Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen] aus Gummi oder Kunststoffen, insbesondere für Kissen, Sessel, Sofas und Matratzen; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial.

Klasse 20:         Möbel; Spiegel, Rahmen; Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Gartenmöbel, nämlich Sessel, Stühle, Liegen, Liegestühle und Kissen dafür; Kissen, soweit in dieser Klasse enthalten; Matratzen einschließlich Faltmatratzen, soweit in dieser Klasse enthalten; Polstersessel und Kissen für Polstersessel; Sofas und Kissen für Sofas; Stühle und Kissen für Stühle.

Klasse 24:         Bezüge für Kissen.

Mit Blick auf die registrierten Waren ist festzustellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der Klassen 20 und 24 aus Allgemeinverbrauchern bestehen, da jedermann derartige Waren ersteht. Der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist durchschnittlich.

In Hinblick auf Klasse 17 kommen sowohl Allgemeinverbraucher als Käufer der Waren als auch Fachkreise in Betracht. Die Aufmerksamkeit der Verbraucher wird hier in Hinblick auf die breiten Verkehrskreise durchschnittlich sein, bezüglich der Fachkreise (etwa Betten- Matratzen- und Polsterhersteller oder andere Kreise aus der Industrie) liegt eine erhöhte Aufmerksamkeit vor.

Es ist vorliegend auf die englischsprachigen Verbraucher innerhalb der Europäischen Union abzustellen, da sich die Bezeichnung „Gel Effect“ aus englischen Wörtern zusammensetzt.

Den Ausführungen der Antragstellerin zur Bedeutung der jeweiligen Zeichenbestandteile kann beigepflichtet werden. „Gel“ ist eine zähflüssige Masse, welche u.a. in Matratzen und anderen Gegenständen Verwendung findet. Das Wort „Effect“ bezeichnet eine Wirkung. Der englischsprachige Gesamtbegriff „Gel Effect“ bedeutet „Gel Wirkung“.

Kern des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob „Gel Effect“ für die eingetragenen Waren schutzfähig ist.

Klasse 17

Soweit Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer angegriffen sind, handelt es sich um reine Rohstoffe, die kein Gel enthalten. Für diese Waren scheidet eine Beschreibung durch das Zeichen „Gel Effect“ aus.

In Hinblick auf Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer, soweit in Klasse 17 enthalten können diese durchaus Gel enthalten oder eine gelähnliche Verformbarkeit aufzeigen.

Dies trifft ebenso auf die nachstehenden Waren zu: Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), insbesondere Polstermaterial [Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen] aus Gummi oder Kunststoffen, insbesondere für Kissen, Sessel, Sofas und Matratzen; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial.

Die Bezeichnung „Gel Effect“ ist hier geeignet, eine Eigenschaft der aufgezählten Waren zu bezeichnen, nämlich deren „gelhafte“ Verformbarkeit oder Anschmiegsamkeit bzw. den Umstand, dass sie Gel enthalten. Wie die Antragstellerin nachgewiesen hat, werden Gele etwa in Matratzen und Polstern verwendet.

Auch für die übrigen, hier genannten Waren, kann das zutreffen und daher ist die Angabe „Gel Effect“ als markenrechtlich schutzunfähig einzustufen. Der Begriff „Gel Effect“ kann hier nicht als betrieblicher Herkunftshinweis dienen, sondern wird lediglich als informativer Hinweis auf Eigenschaften der Waren gesehen werden.

Klasse 20         

Soweit Spiegel, Rahmen; Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen angegriffen sind, handelt es sich um Waren, die kein Gel enthalten und auch aufgrund ihrer Festigkeit nicht die Eigenschaften von Gel nachahmen können. Für diese Waren scheidet eine Beschreibung durch das Zeichen „Gel Effect“ aus.

Die übrigen Waren der Klasse 20, nämlich Möbel; Gartenmöbel, nämlich Sessel, Stühle, Liegen, Liegestühle und Kissen dafür; Kissen, soweit in dieser Klasse enthalten; Matratzen einschließlich Faltmatratzen, soweit in dieser Klasse enthalten; Polstersessel und Kissen für Polstersessel; Sofas und Kissen für Sofas; Stühle und Kissen für Stühle können allesamt Gele enthalten. So etwa Betten, Stühlen, Liegen und anderen Möbelstücke, die allesamt unter den breiten Oberbegriff Möbel fallen. Der Begriff „Gel Effect“ kann hier nicht als betrieblicher Herkunftshinweis dienen, sondern wird lediglich als informativer Hinweis auf Eigenschaften der Waren gesehen werden.

Fehlende Unterscheidungskraft – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV  

Für alle Waren, die als beschreibend eingestuft wurden, fehlt der Eintragung auch notwendigerweise die erforderliche Unterscheidungskraft.

In Hinblick auf, Bezüge für Kissen in Klasse 24 mangelt es der Streitmarke an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellte,  in Klasse 24  Waren würde allenfalls kein Gel enthalten, so würde dies letztlich zu keiner anderen Beurteilung des Falles führen, denn die Verbraucher könnten dennoch meinen, die Waren enthielten solche oder die Bezüge wären für Polsterfüllungen mit einem Gel Effekt geeignet.

In Hinblick auf diese Waren mangelt es dem Zeichen daher jedenfalls an der nötigen Unterscheidungskraft. Siehe in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen der ersten Beschwerdekammer in der Entscheidung vom 3. Mai 2013, R 1797/2012-1 OSKA, Randnummern 20 und 21. Der Antrag ist insofern auf Grund von Artikel 7 Absatz 1 Buchtaben b) begründet.

Schlussfolgerung

Der Antrag ist demnach teilweise begründet und für Spiegel, Rahmen; Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen unbegründet.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.

Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Löschungsabteilung

Gregor SCHNEIDER            Wolfgang SCHRAMEK            Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.