DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 834 680
Carlos Eduardo Borrego Oubiña, Joan Miro, 317, 07015 Palma de Mallorca (Illes
Balears), Espagne (opposant), représentée par Molero Patentes y Marcas S.L.,
Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Giancarlo Alvino, via posillipo 276, 80123 Napoli, Italie.
Le 09/11/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 834 680 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 923 841 est rejetée dans
son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l’entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE)
2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication
contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme
faites aux règlements en vigueur.
MOTIFS:
L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 15 923 841 .
L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol n° 1 962 128(0) de la marque
verbale « IAN CARLO ». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 2 834 680 page: 2 de 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants;
chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures; Chaussures pour femmes; Souliers; Ballerines
[chaussures]; Chaussures à talons hauts; Chaussures plates; Souliers de
gymnastique; Chaussures de soirée; Chaussures en cuir; Bottes d’hiver; Bottes et
bottines pour femmes; Bottes; Brodequins; Demi-bottes; Sabots de pluie à talons
[ashida]; Sabots-sandales; Bottines; Sabots [chaussures]; Sabots bas en bois
[koma-geta]; Vêtements.
Produits contestés dans la classe 25
Les chaussures sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures pour femmes ; souliers ; ballerines [chaussures]; chaussures à
talons hauts; chaussures plates; souliers de gymnastique; chaussures de soirée;
chaussures en cuir; bottes d’hiver; bottes et bottines pour femmes; bottes;
brodequins; demi-bottes; sabots de pluie à talons [ashida]; sabots-sandales;
bottines; sabots [chaussures]; sabots bas en bois [koma-geta] sont inclus dans les
chaussures de l’opposant et sont donc identiques.
Les vêtements contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les vêtements
de confection pour femmes, hommes et enfants de l’opposant. Étant donné que la
division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des
produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de
l’opposant.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques, à savoir des chaussures et des
vêtements, s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention pour ces produits
est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 2 834 680 page: 3 de 6
c) Les signes
IAN CARLO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte, notamment,des éléments distinctifs et
dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure, de nature verbale, est constituée des deux éléments verbaux
juxtaposés « IAN » et « CARLO ». L’élément « CARLO » est un nom de famille
relativement courant et sera perçu comme tel. L’élément « IAN » est la variante celte
du prénom espagnol « JUAN ». Il est peu usité en Espagne mais sera perçu comme
tel compte tenu de son emploi avant un nom de famille et également du fait de
l’existence de certaines personnalités portant ce prénom. Il est également possible
que l’ensemble soit perçu comme un prénom composé masculin, variante du prénom
existant « JUAN CARLOS » (compte tenu du fait que « CARLO » est très proche du
prénom « CARLOS » et que « IAN » est une variante de « JUAN »). Il s’agit
d’éléments distinctifs au regard des produits en cause.
La marque contestée de nature figurative est constituée par l’élément
« GIANCARLO » quelque peu stylisé, dans lequel la lettre « L » se détache par son
tracé plus foncé et sa taille plus grande que celle des autres lettres. La forme des
lettres est presque standard, l’espace entre les lettres est plus important que la
normale. Le public pertinent identifiera l’élément verbal comme le prénom masculin
d’origine italienne celui-ci étant relativement courant, et compte tenu également de la
ressemblance notamment phonétique avec le prénom équivalent espagnol « JUAN
CARLOS ». L’élément verbal est distinctif au regard des produits en cause.
Les marques ne présentent pas d’élément dominant par rapport à d’autres.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la suite de huit lettres « I-A-N-C-A-R-
L-O » constituant l’intégralité de la marque antérieure et ne diffèrent que par la lettre
initiale « G » de la marque contestée, la représentation spécifique de l’élément verbal
dans cette dernière, peu marquée, et le fait que la marque antérieure contient deux
éléments verbaux juxtaposés alors que la marque contestée n’en comporte qu’un
(cette dernière différence étant peu perceptible du fait de l’espace important entre les
lettres dans la marque contestée).
La différence est placée au début de la marque contestée et sera probablement
remarquée par les consommateurs car ils la percevront en premier mais ne concerne
qu’une seule lettre alors que les huit suivantes sont les mêmes. Cette différence
réduite ne saurait neutraliser ni même contrecarrer de manière significative
Décision sur l’opposition n° B 2 834 680 page: 4 de 6
l’importante concordance (voir à cet égard, 22/5/2012, T-585/10, ‘PENTEO’,
EU:T:2012:251, § 67).
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, la présence de l’espace entre les deux éléments verbaux
étant sans incidence sur la prononciation, les deux signes sont prononcés
respectivement /IAN-CAR-LO/ et /GIAN-CAR-LO/ soit trois syllabes (la lettre
supplémentaire de la marque contestée ne modifie pas la structure syllabique) dont
les premières très semblables (trois sons en commun) et les deux suivantes
identiques.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus par une partie du public
comme des variantes d’un même prénom masculin composé, à savoir des variantes
du prénom espagnol « JUAN CARLOS » et ils sont dans cette mesure similaires à un
fort degré.
Pour une autre partie du public, la marque contestée est un prénom d’origine
italienne (Giancarlo) et la marque antérieure est formée par un autre prénom (Ian) et
un nom de famille (Carlo) ainsi les signes ne sont pas similaires sur le plan
conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la
comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement
distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la
marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur
confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance
entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle
Décision sur l’opposition n° B 2 834 680 page: 5 de 6
des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et
inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité
de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à
l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, la forte similitude des signes sur les plans visuel et phonétique, l’identité
entre les produits en cause et le fait que la marque antérieure dispose d’un champ
de protection normal au vu de son caractère distinctif moyen, mènent à la conclusion
qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Pour une partie du
public, cette conclusion est renforcée par la forte similitude conceptuelle.
La présence d’une seule lettre différente dans la marque contestée, malgré sa
position d’attaque, et la représentation spécifique de ses éléments verbaux, peu
prononcée, ne constituent en aucun cas des différences permettant d’exclure que le
public pertinent puisse confondre les signes et percevoir ainsi les produits identiques
en cause comme ayant la même origine commerciale.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit
du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement espagnol de
l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les
produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition
ainsi que les frais exposés par l’opposant aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18,
paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et
règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017],
les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé
dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE
VALIENTE
Catherine MEDINA Justyna GBYL
Décision sur l’opposition n° B 2 834 680 page: 6 de 6
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).