OPOSICIÓN Nº B 2 598 285
Grendene, S/A, Av. Pimentel Gomes, 214, Bairro: Expectativa Sobral, CE 62040-050, Brasil (parte oponente), representada por Rafael Ortega Pérez, Diego A. Montaude, 7, 1º Of 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, España (representante profesional)
c o n t r a
Divaro S.A., Carreño Miranda 3, bajo, 33013 Oviedo, España (solicitante), representado por Despacho González-Bueno S.L.P., Calle Velázquez 19, 2º dcha., 28001 Madrid, España (representante profesional).
El 06/07/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n° B 2 598 285 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 180 038 (figurativa) . La oposición está basada en los siguientes derechos anteriores:
- Registro de marca de la Unión Europea nº 2 655 785, en clase 25.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 5 145 404, IPANEMA, en clases 18, 24 y 25.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 7 476 609, , en clase 25.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 8 549 776, en clase 35.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 11 068 021, , en clase 25.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 13 287 339, , en clase 28.
La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, el artículo 8, apartado 5, del RMUE para todos los derechos mencionados.
En primer lugar, la División de Oposición considera adecuado examinar la oposición con respecto al artículo 8, apartado 5, del RMUE.
RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE
En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:
- Los signos deben ser idénticos o similares.
- La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.
- Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.
Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.
- Renombre de la marca anterior
Según el oponente, las marcas anteriores son renombradas en España.
El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.
En este caso la marca impugnada se presentó el 01/06/2015. Por consiguiente, se invitó al oponente a probar que la(s) marca(s) anterior(es) gozaba de renombre en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos o servicios para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:
- Registro de marca de la Unión Europea nº 2 655 785:
Clase 25: Todo tipo de sandalias y zapatillas.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 5 145 404:
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero y productos de estas materias (comprendidos en la clase 18); pieles de animales; baúles y maletas; bolsas comprendidas en la clase 18; paraguas, sombrillas y bastones; guarnicionería.
Clase 24: Tejidos y productos textiles (comprendidos en la clase 24); ropa de cama y de mesa.
Clase 25: Prendas de vestir; sombrerería.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 7 476 609:
Clase 25: Calzado para caballeros, señoras y niños, tales come sandalias, calzado de playa, zapatillas de baño y botas.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 8 549 776:
Clase 35: Venta en comercios al por mayor y al por menor de calzado de caballero, señoras y niños, tales como sandalias, calzado de playa, zapatillas de baño y botas.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 11 068 021:
Clase 25: Calzado de caballero, señora y niño, a saber, sandalias, calzado de playa, zapatillas de interior, zapatillas de baño, botas y calzado en general.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 13 287 339:
Clase 28: Pelotas de deporte.
Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.
El 07/03/2016, el oponente aportó los siguientes documentos:
ANEXO 1: Resultados campaña 2013 relativas a tres marcas, una de ellas siendo. Este documento explica que los productos (sandalias) del oponente fueron exhibidos en un programa de televisión por los participantes y el público durante dos días en el año 2013 (5 y 6 de junio). También hace mención a un concurso realizado en las redes sociales del 6 al 15 de junio de 2013, donde el participante tenía que votar al concursante de la “Casa de Gran Hermano” (programa de televisión en España en la cadena Telecinco) que lucía mejor el look IPANEMA. El resto del documento hace referencia a marcas que nada tienen que ver con las de la presente oposición.
ANEXO 2 relativo a gastos en publicidad contiene un informe económico sobre gastos e inversiones publicitarias efectuadas sobre la marca Ipanema en España. Si bien hace referencia al periodo anterior a 01/06/2015, este documento es de carácter puramente interno. Al igual que lo son los documentos del ANEXO 3 relativos, según el oponente a la inversión en marketing realizada entre 2012 y 2015 y que además la marca no aparece en ellos y el ANEXO 5 que contiene nombres de distribuidores europeos. No solo es un documento interno sino que tampoco tiene fecha. Del mismo modo, el ANEXO 12, contiene un documento listando las ferias donde el oponente ha tenido presencia durante el año 2015. Una vez más, éste es de carácter puramente interno y no oficial, tal y como lo hubiera sido un certificado de presencia expedido por las empresas organizadoras de las ferias, por ejemplo.
El ANEXO 4 contiene 3 contratos con distribuidores europeos para la distribución de, entre otros, productos Ipanema. Estos documentos hacen referencia a la distribución de productos, pero no se mencionan los productos en cuestión. Dicho esto, este anexo en combinación con el ANEXO 6 que contienen facturas de muestra en Europa puede analizarse conjuntamente y la Oficina entiende que se trata de la distribución de sandalias bajo la marca Ipanema.
El ANEXO 7 que contiene fotos de stands con sandalias en 24 tiendas de El Corte Inglés en España y los ANEXOS 9, 10 y 11 también con fotos de stands en establecimientos en España donde se vende la marca no contienen fechas. Además, en el caso de los anexos 9, 10 y 11, ni siquiera se indica el lugar (establecimiento, ciudad, etc…) donde se han realizado las fotos. Algunas de ellas, ni siquiera hacen referencia a la marca Ipanema.
Por cuanto al resto de ANEXOS y sus contenidos, a saber:
ANEXO 8: Modelos internacionales que promocionan la marca (Gisele Mundchen, Clara Lago, Sara Carbonero).
ANEXO 13: Anuncios varios.
ANEXO 14: Displays publicitarios.
ANEXO 15: Prensa en Europa últimos años.
ANEXO 16, 17 y 18: Artículos de prensa en los últimos años.
ANEXO 19: Vallas publicitarias.
ANEXO 20, 21, 22 y 23: Anuncios y publicidad en televisión y en programas de máxima audiencia.
ANEXO 24: Publicidad en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
ANEXO 25 y 26: Torneos de futbol playa, varias ediciones, en Canarias.
Éstos demuestran que la marca ha sido exhibida a público.
Sin embargo, la División de Oposición considera que las pruebas en su conjunto presentadas por el oponente no demuestran que el uso de las marcas anteriores proporcionasen renombre a la misma.
Las pruebas presentadas por el oponente demuestran el uso de las marcas, pero no contienen indicaciones sobre el alcance de su reconocimiento por parte del público pertinente, por los motivos que a continuación se exponen.
Aunque algunos de los documentos presentados ponen de manifiesto un cierto uso de las marcas, las pruebas aportan escasa información sobre la extensión de dichos usos. El material probatorio presentado no proporciona indicación directa alguna del grado de renombre de las marcas entre el público pertinente, tales como encuestas, ni tampoco contiene pruebas directas lo suficientemente convincentes para deducir que tal renombre existe.
En consecuencia, las pruebas no demuestran el grado de renombre de las marcas entre el público pertinente. En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que las marcas gozan de renombre.
Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que las marcas anteriores sean renombradas, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la oposición debe ser desestimada.
RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE
Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.
- Los productos y servicios
Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:
- Registro de marca de la Unión Europea nº 2 655 785:
Clase 25: Todo tipo de sandalias y zapatillas.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 5 145 404:
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero y productos de estas materias (comprendidos en la clase 18); pieles de animales; baúles y maletas; bolsas comprendidas en la clase 18; paraguas, sombrillas y bastones; guarnicionería.
Clase 24: Tejidos y productos textiles (comprendidos en la clase 24); ropa de cama y de mesa.
Clase 25: Prendas de vestir; sombrerería.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 7 476 609:
Clase 25: Calzado para caballeros, señoras y niños, tales come sandalias, calzado de playa, zapatillas de baño y botas.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 8 549 776:
Clase 35: Venta en comercios al por mayor y al por menor de calzado de caballero, señoras y niños, tales como sandalias, calzado de playa, zapatillas de baño y botas.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 11 068 021:
Clase 25: Calzado de caballero, señora y niño, a saber, sandalias, calzado de playa, zapatillas de interior, zapatillas de baño, botas y calzado en general.
- Registro de marca de la Unión Europea nº 13 287 339:
Clase 28: Pelotas de deporte.
Los productos y servicios impugnados son los siguientes:
Clase 5: Preparaciones o productos para limpiar, desinfectar, humectar, aclarar o conservar lentes de contacto, en forma de soluciones, tabletas o pastillas.
Clase 9: Gafas, lentes, lentes ópticas, lentes oftálmicas, lentes antirreflejos, lentes polarizantes, lentes solares, monturas para las mismas, gafas para deporte, gafas de protección, lupas (óptica), prismáticos, telescopios, lentes de contacto y estuches para los productos mencionados.
Clase 44: Servicios ópticos, servicios de optometría, asesoramiento profesional en lo referente a la salud visual y a la calidad y utilización de productos de óptica, gafas y lentes de contacto.
Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Por un lado, la marca anterior registrada en clase 18 protege principalmente productos de cuero e imitación, artículos de viaje y guarnicionería. Esta misma marca protege productos en clase 24 relativos a tejidos y cobertores. Por otro lado, las registradas en clase 25 comprenden esencialmente calzado, prendas de vestir y sombrerería y en clase 35 incluye la venta en comercios de estos productos. Finalmente, la marca anterior registrada en clase 28 protege artículos de deporte, a saber, pelotas de deporte.
Los productos de la marca impugnada en clase 5 son productos higiénicos y sanitarios para uso médico así como los servicios en la clase 44 también son puramente con fines médicos. Por cuanto a los productos de la clase 9 se refiere, éstos son, por un lado de uso óptico/médico tales como gafas, lentes, lentes ópticas, lentes oftálmicas, lentes antirreflejos, lentes polarizantes, lentes solares, monturas para las mismas, gafas para deporte, gafas de protección y parcialmente de uso óptico/técnico-científico y/o laboratorio tales como lupas (óptica), prismáticos, telescopios.
Así las cosas, la División de Oposición concluye que todos los productos y servicios en pugna son claramente diferentes a los de las marcas anteriores. Su naturaleza, propósito, método de uso, canales de distribución y fabricantes son claramente diferentes. Los productos en pugna no son ni complementarios ni sustitutivos.
El oponente esgrime en sus alegaciones la similitud de los productos y servicios en pugna y, en particular, la similitud entre el calzado protegido por las marcas anteriores y parte de los productos de la marca contestada en clase 9, en particular las gafas.
A este respecto, la Oficina desea poner de manifiesto que estos productos no son similares por las razones arriba expuestas. En efecto, la práctica de la División de Oposición establecida en la Directrices de la Oficina apunta que la naturaleza y el principal destino de estos productos (gafas vs prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) son distintos. La principal función de la ropa es vestir al ser humano mientras que el principal destino de las gafas es mejorar la vista. No utilizan los mismos canales de distribución, ni son competidores ni complementarios (resoluciones de 30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2 / 7SEVEN (fig.) et al., § 14; de 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty / PENALTY, § 20; y de 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY / OCTOPUSSY (fig.) et al., § 23-26).
- Conclusión
Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos y servicios son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.
En vista de que la oposición no está fundamentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del RMUE, no es necesario examinar las pruebas de uso presentadas por la parte oponente.
COSTAS
De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.
Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
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Chantal VAN RIEL
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Inés GARCÍA LLEDÓ |
Saida CRABBE |
De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).