OPPOSITION n° B 2 636 820

Anuntis Segundamano España, S.L.U., Parque Empresarial Sant Cugat Nord – Pl. Xavier Cugat, s/n, 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par J.D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Vandragon Sociedade Unipessoal S.A. (ZFM), Rua dos Ilhéus, nº 6, 9000 Funchal, Portugal (demanderesse), représentée par Sílvia Ferreira, Rua de Ceuta, nº 118 – 1º, 4050-190 Porto, Portugal (mandataire agréé).

Le 24/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 636 820 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 35:        Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 925 649 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 925 649. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole n° 2 351 895. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 35 :        Services de publicité; services de gestion de l'entreprise; services d'administration des affaires; services de bureau; services organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, vente au détail de motocyclettes, accessoires de moto, vêtements moto et casques pour moto conduite à travers des réseaux informatiques mondiaux; services de commerce de détail de motocyclettes, d'accessoires de moto, vêtements moto et casques pour moto conduite; services d'importation et d'exportation; diffusion de publicité; diffusion de matériel publicitaire (brochures, tracts, imprimes, échantillons); gestion de fichiers informatiques; systématisation de données sur un ordinateur central; la mise a jour de matériel publicitaire; promotion des ventes pour les autres; location d'espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; services de enchères publiques; services d'organisation d'expositions, de congrès et de conférences à des fins commerciales ou publicitaires public.

Les services contestés sont les suivants:

Classe 35 :        Services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion.

Classe 42 :        Services des technologies de l'information.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Services contestés dans la classe 35

Les services d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires ainsi que les services d'aide et de gestion des affaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de gestion de l'entreprise de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

Les services administratifs ainsi que les services de négociations commerciales et d'information de la clientèle sont inclus dans la catégorie générale des services d'administration des affaires de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

Les services de publicité, de marketing et de promotion sont identiques aux services de publicité et/ou aux services de promotion des ventes pour les autres de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes) ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.

Services contestés dans la classe 42

Les services des technologies de l'information contestés comprennent essentiellement le développement, la programmation et l’implémentation de logiciels, le développement de matériel informatique, les services d'hébergement web et logiciel en tant que service, la location de logiciels ou de matériel et d’installations informatiques, les services de consultation, de conseil et d’information ou de sécurité, protection et restauration en matière de la technologie de l’information ainsi que les services de conversion et de copie de données. Ces services n’ont pas suffisamment de connexion avec les services de la classe 35 de l’opposante qui sont essentiellement des services de publicité, services d'organisation d'expositions, de congrès et de conférences à des fins commerciales ou publicitaires, des services de gestion de l'entreprise, d'administration des affaires, des services de bureau, des services de vente au détail et d’enchères publiques. Ces services ont différentes nature et destination. Ils ne coïncident pas davantage en ce qui concerne leur origine commerciale et leurs réseaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces services sont donc différents.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il est également évident que certains des services en question peuvent aider de façon déterminante à la bonne gestion d’une entreprise. Dès lors, plus ces services seront déterminants, plus leur coût sera élevé, et plus le degré d’attention sera élevé.

3. Les signes

Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est figurative et consiste en la lettre ‘M’, de couleur orange, bordée d’une ligne blanche, située sur un fond rouge de forme plutôt circulaire, et au dessous de laquelle se situe l’élément verbal « Motos.net », « Motos » étant de couleur rouge et « .net » de couleur orange.

Le signe contesté est figuratif et consiste en un élément circulaire dont les bords sont dentés et l’intérieur composé de cercles blancs sur fond noir, le tout pouvant faire penser à une pièce mécanique avec la forme d’une roue dentée. Au dessous de cet élément figuratif est écrit, en lettres majuscules légèrement stylisées, l’élément verbal « MOTORNET ».

Le mot « MOTOS » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme « motocycles à deux roues » et le mot anglais « MOTORS » du signe contesté sera associé pour sa proximité au mot équivalent espagnol « motores » signifiant « moteurs ». Ces éléments n’ont aucune connexion évidente avec les services de la classe 35 considérés identiques. Il est vrai que, par exemple, les services de publicité ou de promotion peuvent chercher à promouvoir le lancement et/ou la vente de motos ou de moteurs mais ces services ne sont pas limités à la publicité de ces produits. Par conséquent, ces termes sont dépourvus de signification claire en rapport avec les services en question et sont dès lors distinctifs.

L’élément « .NET » de la marque antérieure sera clairement mis en relation avec un domaine de premier niveau générique ouvert d'Internet. Concrètement, il est indicateur de l’existence d’un portail web. Cet élément n’a aucune capacité d’identifier les services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer les services de ceux d’autres entreprises. Il est donc non distinctif. En ce qui concerne l’élément « NET » du signe contesté, la même appréciation peut être donnée. En effet, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est considéré qu’une partie du public pertinent associera cet élément avec le domaine de premier niveau « .NET » bien qu’il ne peut pas être exclu qu’une autre partie ne le percevra pas comme tel parce qu’il n’est pas précédé d’un point et n’est pas séparé de l’élément « MOTORS ».

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

De plus, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence des huit lettres « MOTO( )S( )NET » et de leurs sons, l’élément « .NET » étant considéré non distinctif en ce qui concerne la marque antérieure pour l’ensemble du public, de même l’élément « NET » pour la majorité en ce qui concerne le signe contesté. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre « M », placée sur un fond plutôt circulaire, de la marque antérieure qui, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ne sera pas prononcée par le public car elle sera perçue comme étant la répétition de la première lettre de l’élément « MOTOS.NET ». Les signes diffèrent aussi, en ce qui concerne la marque antérieure, par le point précédant le mot « net » prononcé « punto » en espagnol, par les couleurs utilisées et, en ce qui concerne le signe contesté, par l’élément figuratif au sommet du signe et la lettre supplémentaire « R » placée en cinquième position. Phonétiquement, la lettre « S » du signe contesté sera prononcée, à tout le moins par une partie du public, comme /ès/, le son /è/ n’étant pas présent dans la marque antérieure. La stylisation typographique des éléments verbaux de chacun des signes présente aussi des différences.

En conséquence, tenant compte des coïncidences relatives aux débuts des éléments verbaux, de l’impact moindre des éléments figuratifs et du nombre élevé de lettres en commun, même si trois d’entre elles ont un impact moindre, les signes présentent un degré moyen de similitude autant sur le plan visuel que phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont conceptuellement différents dans la mesure où ils coïncident dans un élément non distinctif et les autres éléments véhiculent des concepts distinctifs différents. Par conséquent, cette coïncidence n’a aucune incidence.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les services sont en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé.

Les coïncidences entre les éléments verbaux « Motos.net » de la marque antérieure et « MOTORSNET » du signe contesté sont significatives puisque ceux-ci partagent huit lettres. Hormis les différences dues aux éléments figuratifs, aux couleurs et au style typographique des signes, ces derniers ne diffèrent, en ce qui concerne la marque antérieure, que par la lettre « M » au sommet du signe qui ne sera pas prononcée, par le point supplémentaire prononcé « punto » en espagnol et, dans le signe contesté, par la lettre « R » placée en cinquième position et, pour la plupart, par le son /è/. Le fait que la lettre supplémentaire « R » et le son /è/ soient au milieu du signe contesté a pour effet qu’ils sont moins perceptibles que par exemple les quatre premières lettres « MOTO » communes aux deux signes. Les similitudes visuelles et phonétiques se situent à un degré moyen et les signes  sont conceptuellement différents. Toutefois, si les concepts de « motos » et de « moteurs » sont différents, ils ne sont pas pour autant très éloignés l’un de l’autre puisqu’une moto est bien un véhicule motorisé.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

D’autre part, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, l’identité des services de la classe 35 compense le degré de similitude entre les signes.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole n° 2 351 895 de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.

Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.

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FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Sandra IBAÑEZ

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.