OPOSICIÓN Nº B 2 754 037

Caviar Pirinea, S.L., C/ Fernando el Católico, 16 – 5º B, Barbastro (Huesca), España (parte oponente), representada por Consiangar, S.L., Calle Albasanz, 72-1º 1, 28037 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Expafruit S.A., Castelló 7, Pol. Ind. Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), España (solicitante), representado por Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelona, España (representante profesional)

El 21/08/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 754 037 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 15 438 914 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 438 914 ‘PERS’ (marca denominativa). La oposición está basada en el registro de marca figurativa de la Unión Europea nº 8 173 957 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 29: Caviar, truchas, esturiones, pescados; preparaciones para hacer caldos; conservas de pescados; consomés; harina de pescado para la alimentación humana; patés de hígado; ictiocola para uso alimenticio; productos de la pesca; pescado en conserva; pescado en salazón; platos a base de pescado; proteínas para la alimentación humana. 

Clase 35: Servicios de información y asesoramiento en relación con la venta al detall en comercios y a través de redes mundiales de informática; organización de ferias con fines comerciales, demostración de productos; agencias de importación y exportación de productos; publicidad, gestión de negocios comerciales; asistencia en la dirección de negocios; promoción de ventas para terceros; todos estos servicios relacionados exclusivamente con los productos contenidos en las clases 29 y 31 del Nomenclátor Internacional.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 29

El producto impugnado consistente en pescado está incluído en la lista de productos del oponente como pescados (en plural), quedando idénticamente cubierto por ambas listas.

Los productos impugnados extractos de carne son idénticos a preparaciones para hacer caldos del oponente, puesto que ambos productos se solapan.

Los productos impugnados carne, carne de ave y carne de caza son similares a pescados del oponente, ya que coinciden en modo de uso, son productos en competencia y están dirigidos a los mismos consumidores.

Los productos impugnados frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles son distintos de los productos del oponente. A pesar de que se trate de productos alimenticios, y siendo este tipo de productos el cubierto por la clase 29 del oponente, los productos en concreto cubiertos por ambas especificaciones difieren en naturaleza, propósito, modo de uso, y no coinciden en las mismas zonas de las tiendas o supermercados. Asimismo, no son productos en competencia ni complementarios, no van dirigidos a los mismos consumidores ni es probable que procedan del mismo tipo de empresas.

Asimismo, son distintos de todos los servicios del oponente ya que, a pesar de que algunos de ellos se ofrecen en relación a productos de, entre otras, la clase 29 (‘todos estos servicios relacionados exclusivamente con los productos contenidos en las clases 29 y 31 del Nomenclátor Internacional’), esto no es suficiente para encontrar similitud entre los mismos. Los servicios cubiertos por la clase 35 consisten principalmente en servicios prestados por personas u organizaciones principalmente con el objeto de ayudar en el trabajo o la gestión de una empresa comercial, y/o ayudar en la gestión de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por los establecimientos de publicidad que, principalemente, realizan comunicaciones al público, declaraciones o anuncios por todos los medios de difusión y relativos a todo tipo de bienes o servicios. Se trata de servicios ofrecidos por empresas especializadas, que no son productoras de los productos cubiertos por la Clase 29, independientemente de que ofrezcan servicios en relación a los mismos. Por tanto, los productos impugnados frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles son distintos de los servicios del oponente, ya que difieren en naturaleza, propósito, modo de uso y canales de distribución. Asimismo, no están en competencia ni son complementarios, no van dirigidos a los mismos consumidores ni proceden del mismo tipo de empresas.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares  están dirigidos al público en general. El grado de atención del consumidor respecto de los mismos es medio.

3. Los signos

	PERS
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Por tanto, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público de habla española, francesa, portuguesa o húngara, quienes perciben el signo impugnado ‘PERS’ como carente de significado.

El componente verbal de la marca anterior ‘PER SE’ se entiende por parte del público en el territorio de referencia, independientemente de su lengua materna, como una expresión procedente del Latín, utilizada para referirse a ‘por sí o por sí mismo’ (Diccionario de la Real Academia Española). Sin embargo, se trata de un término utilizado por el público con un nivel cultural elevado, y que para una parte significativa de los consumidores en el territorio de referencia carecerá por completo de significado.

Por tanto, el signo anterior está formado por el elemento verbal ‘PER SE’ el cual, en ambos casos descritos (carente o no de significado para los consumidores) es de carácter distintivo normal, ya que en el caso de entenderse su significado en latín, este no tiene relación alguna con los productos y servicios en cuestión. Está asimismo formado por un conjunto de líneas curvas, que entrelazándose dan la impresión de formar vegetación o incluso animales, y que enmarcan el elemento verbal al que se ha hecho referencia, que queda en su centro. Los elementos figurativos se consideran meramente decorativos, y por tanto de bajo carácter distintivo, quedando como elemento de mayor carácter distintivo el elemento denominativo ‘PER SE’. La marca anterior no tiene elemento más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En nuestro caso, tal y como alega el oponente, este argumento contribuye a disminuir el ya de por sí limitado impacto del elemento de menor carácter distintivo al que se hace referencia en el párrafo anterior (elemento figurativo), y por tanto a reforzar el mayor impacto del elemento verbal, de carácter distintivo normal.

La marca impugnada es denominativa y, como tal, por su propia naturaleza carece de elemento más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos. Asimismo, puesto que el elemento ‘PERS’ carece de significado y, de carácter distintivo normal.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por tanto, como alega el oponente, los signos coinciden en el comienzo del elemento verbal de la marca anterior, ya que esta incluye la totalidad de la secuencia de letras que forma el signo impugnado,
‘P-E-R-S’, y por tanto esa parte coincidente será lo primero leído y pronunciado por los consumidores que perciban o hagan referencia verbalmente a la marca anterior.

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia anteriormente mencionada, ‘PERS’, que forma la totalidad de la marca impugnada, y casi la totalidad de letras que forman el elemento verbal de la marca anterior, con excepción de la última letra ‘E’ de esta.

A pesar de que ‘PERS’ está formando un único vocablo en la marca impugnada y sin embargo está separado en dos ‘PER/SE’ (énfasis añadido) en la marca anterior, dicha diferencia en el espacio comprendido entre las letras ‘R’ y ‘S’ puede no percibirse con claridad, ya que estas están ligeramente más separadas que el resto, de un modo casi imperceptible visualmente. Por lo tanto, incluso si se percibe dicho espacio, no constituye una diferencia visual que contribuya a diferenciar los signos de forma clara.

Las marcas coinciden en sus elementos distintivos y, en el caso de la marca anterior, de mayor impacto visual. Asimismo, difieren en elementos que tienen un impacto visual limitado, debido a su carácter distintivo bajo (elementos figurativos de la marca anterior), o a que se leen y pronuncian en último lugar (última ‘E’ de la marca anterior), o a que son de un impacto visual reducido debido a que son casi imperceptibles visualmente (el espacio entre ‘PER’ y ‘SE’ de la marca anterior).

Por todo lo anterior, se considera que las marcas son visualmente similares en, al menos, grado medio.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras ‘p-e-r-s’, presentes en el mismo orden en ambos signos. Difieren en la letra final ‘e’ de la marca anterior.

Puesto que la secuencia de letras coincidente forma la totalidad de la marca impugnada, esta está fonéticamente incluida en la marca anterior, a excepción del fonema diferenciador anteriormente mencionado (‘e’) al final de esta última.

El espacio entre ‘PER’ y ‘SE’ en la marca anterior, en caso de ser percibido, creará una diferencia fonética entre las marcas que, o no se percibe en absoluto (no se pronuncia por parte del lector), o es ligeramente perceptible (se crea una pequeña pausa entre ‘PER’ y ‘SE’). En cualquiera de estas dos situaciones, la conclusión de la evaluación fonética no varía, ya que en ambos casos se considera que las marcas son fonéticamente altamente similares.

Conceptualmente, para la parte del público que entiende ‘per se’ como la expresión del latín que significa ‘por sí o por sí mismo’, y/o que percibe en esta los conceptos derivados de los elementos figurativos (plantas y/o animales), puesto que en cualquier caso la marca impugnada no se asociará a ningún significado, los signos no son similares desde la perspectiva conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de los elementos decorativos de bajo carácter distintivo, descritos en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos contra los que se dirige la oposición son en parte idénticos, en parte similares y en parte distintos a aquellos en los que se basa la oposición.

Los signos son visualmente similares en, al menos, grado medio, fonéticamente altamente similares, y conceptualmente no similares.

Las marcas comparten las letras “P-E-R-S” en sus elementos distintivos “PERS” y “PER SE” y, en el caso de la marca anterior, de mayor impacto visual.

Las marcas difieren en elementos que tienen un impacto visual limitado, debido a su carácter distintivo bajo (elementos figurativos de la marca anterior), o a que se leen y pronuncian en último lugar (última ‘E’ de la marca anterior), o a que son de un impacto visual reducido debido a que son casi imperceptibles visualmente (el espacio entre ‘PER’ y ‘SE’ de la marca anterior).

Los productos propiamente dichos son productos de consumo bastante normales, que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales, en los que los productos se exponen en las estanterías y donde el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca (véase, en este sentido, la sentencia de 15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). En este caso, como se ha explicado, las marcas son visualmente similares en, al menos grado medio.

En este caso, los productos están dirigidos al público en general, y el grado de atención de los consumidores durante la adquisición de los mismos es medio.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos, referidos respecto de los productos considerados idénticos y similares, tienen un mismo origen empresarial.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte de, al menos, el público de habla española, francesa, portuguesa o húngara, quienes perciben el signo impugnado ‘PERS’ como carente de significado.  

Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

En aras de la exhaustividad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en los motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y se dirige contra los demás productos, ya que los signos y los productos obviamente no son idénticos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Pedro JURADO MONTEJANO

María del Carmen SUCH SANCHEZ

Vít MAHELKA

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).