PRIMESTONE | Decision 2447871

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OPPOSITION n° B 2 447 871

Prime Stone, 14b rue Daru, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Thierry Burkard, 40, rue de Stalingrad, 68100 Mulhouse, France (mandataire agréé).

c o n t r e

Benoît Colas, 14 rue Henri Barbusse, 75005 Paris, France (titulaire), représenté par Schmidt Brunet Litzler, 9 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 10/01/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 447 871 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 197 785 « PRIMESTONE », à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur la raison sociale « PRIME STONE » utilisée dans la vie des affaires en France, en relation avec l’administration et la gestion de biens, gestion de patrimoine. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne/date de désignation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après :

  • Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;

  • Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente ;

  • Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.

  1. Le droit en vertu du droit applicable

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point d), du REMUE, si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante fournit la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit.

Partant, il incombe à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant tous les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l'opposante « … de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application … mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Les preuves présentées doivent permettre à la division d’opposition de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu dans la loi concernée ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit. Les preuves doivent en outre permettre de déterminer si la titulaire de ce droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles ce droit peut prévaloir et être appliqué vis-à-vis de la marque plus récente.

En ce qui concerne la législation nationale, l’opposante doit citer les dispositions de la législation applicable sur les conditions régissant l’acquisition des droits et sur l’étendue de la protection du droit. L’opposante doit fournir la référence de la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de l'acte législatif) et le contenu (le texte) de cette disposition juridique, soit dans ses observations, soit en les soulignant dans une publication jointe aux observations (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique ou une décision judiciaire). L’opposante étant tenue de prouver le contenu de la législation applicable, elle doit la produire dans la langue d’origine. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, elle doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière d’analyse de documents probants.

Par ailleurs, l’opposante doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, elle doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.

Dans le cas d’espèce, l'opposante n'a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l'opposante, à savoir la raison sociale ‘PRIME STONE’. L'opposante n'a pas fourni d'informations sur l’éventuel contenu du droit invoqué ni sur les conditions à remplir par l’opposante pour qu’elle soit habilitée à interdire l'usage de la marque demandée en vertu de la législation nationale invoquée.

En conséquence, l’opposition n’est pas bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser au titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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