OPPOSIZIONE N. B 2 698 663

Performance In Lighting S.p.A., Via Marco Polo, 24, 10129 Torino, Italia (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Reflex S.p.A., Via Paris Bordone 82, 31056 Roncade (TV), Italia (richiedente).

Il 23/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 698 663 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 115 603 è totalmente respinta.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 115 603. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 802 099. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 802 099.

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1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 11:        Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

Classe 20:        Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11:        Dispositivi di illuminazione e riflettori; accessori d'illuminazione a parete; accessori per illuminazione; apparecchi ed impianti di illuminazione; basi per lampade; barre luminose; diffusori [illuminazione]; dispositivi di accensione; elementi d' illuminazione; lampade per illuminazione; lampadari; lanterne; lampadine; pannelli di illuminazione; paralumi; plafoniere; sorgenti di illuminazione a luce autonoma.

Classe 20:        Mobili e complementi di arredo; recipienti e loro tappi e contenitori, non in metallo; scale e scale mobili, non in metallo; schermi, espositori ed insegne, non in metallo; statue, statuette e opere d'arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica, incluse in questa classe; appendi abiti e grucce per indumenti; cornici; letti, materassi, guanciali e cuscini; pouf; sedili; sedie; scrivanie e tavoli; sofà; sgabelli; specchi; testiere; tavolini; tavole; tavoli da sala; tavoli da cucina; vassoi, non in metallo; armadi; attaccapanni; armadietti [mobili]; buffet; cassetti; cassettoni; carrelli [mobili]; console [mobili]; cuscini; divani; espositori [mobili]; guardaroba; mobilia; panche; poltrone; piani di tavoli; mobili in vetro; mobili per computer [mobili]; mobili per ufficio; unità portaoggetti [mobili]; scaffali portaoggetti [mobili]; supporti [mobili] per televisori; console [mobili] per montaggio di apparecchiature elettroniche.

Il marchio italiano n. 802 099 è registrato per gli interi titoli delle classi 11 e 20 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 29/09/1999. Ai sensi della Comunicazione comune sull’esecuzione della sentenza “IP Translator” della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, l’Ufficio considera che l’ambito di protezione di tali classi comprenda sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo che la lista alfabetica della/e classe/i in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l’edizione n. 7.

Prodotti contestati in classe 11

I prodotti contestati dispositivi di illuminazione e riflettori; accessori d'illuminazione a parete; accessori per illuminazione; apparecchi ed impianti di illuminazione; basi per lampade; barre luminose; diffusori [illuminazione]; dispositivi di accensione; elementi d'illuminazione; lampade per illuminazione; lampadari; lanterne; lampadine; pannelli di illuminazione; paralumi; plafoniere; sorgenti di illuminazione a luce autonoma sono compresi nell'ampia categoria di apparecchi di illuminazione dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Prodotti contestati in classe 20

I prodotti contestati mobili e complementi di arredo; recipienti e loro tappi e contenitori, non in metallo; scale e scale mobili, non in metallo; schermi, espositori ed insegne, non in metallo; statue, statuette e opere d'arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica, incluse in questa classe; appendi abiti e grucce per indumenti; cornici; letti, materassi, guanciali e cuscini; pouf; sedili; sedie; scrivanie e tavoli; sofà; sgabelli; specchi; testiere; tavolini; tavole; tavoli da sala; tavoli da cucina; vassoi, non in metallo; armadi; attaccapanni; armadietti [mobili]; buffet; cassetti; cassettoni; carrelli [mobili]; console [mobili]; cuscini; divani; espositori [mobili]; guardaroba; mobilia; panche; poltrone; piani di tavoli; mobili in vetro; mobili per computer [mobili]; mobili per ufficio; unità portaoggetti [mobili]; scaffali portaoggetti [mobili]; supporti [mobili] per televisori; console [mobili] per montaggio di apparecchiature elettroniche sono identicamente contenuti in entrambe le liste, sono compresi nelle ampie categorie di o si sovrappongono con i mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche dell'opponente. Pertanto, tutti questi prodotti sono identici.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico ed anche ad un pubblico professionale specializzato. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

PRISMA LIGHTING	PRISMA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I marchi in disputa sono entrambi marchi denominativi. Mentre il secondo termine “LIGHTING” del marchio anteriore non ha alcun significato in lingua italiana, il termine “PRISMA” comune ad entrambi sarà inteso come un poliedro con due facce poligonali uguali e parallele (basi), e con le rimanenti facce costituite da parallelogrammi (Dizionario di Italiano Sabatini Coletti, versione in linea). Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, questo elemento presenta, così come il termine “LIGHTING”, un carattere distintivo normale.

 

Particolare considerazione va tenuta a proposito del fatto notorio in base al quale i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Sia visivamente che foneticamente, i segni coincidono nel termine “PRISMA”, che è il primo elemento del marchi anteriore e l’unico elemento del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nel secondo termine “LIGHTING” del marchio anteriore, che ha una rilevanza secondaria per i motivi sopra esposti.

Pertanto, i segni sono sia sotto il profilo visivo che fonetico simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome il termine comune “PRISMA” sarà associato al medesimo significato, i segni concettualmente sono molto simili, in considerazione del fatto che il marchio anteriore contiene il termine “LIGHTING”, cui non sarà attribuito nessun significato.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono identici. Questa circostanza assume un particolare rilievo se si tiene presente che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Per quanto riguarda i marchi, essi sono simili in media misura sia da un punto di vista visivo che fonetico e molto simili da un punto di vista concettuale. Di fatto il marchio impugnato è interamente parte del marchio anteriore. La sola differenza tra di essi è costituita dal secondo termine del marchio anteriore, ovvero la parola “LIGHTING”, la quale per i motivi precisati nella sezione c) della presente decisione catturerà meno l’attenzione dei consumatori rispetto al termine “PRISMA”.

Poiché i prodotti e servizi sono identici e in considerazione della somiglianza visiva e fonetica, dell'elevata somiglianza concettuale e dell'assenza di elementi dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Non è ad esempio improbabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 802 099 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 802 099 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente  (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).