OPPOSIZIONE N. B 2 613 704

Prosol S.p.A., Via Carso, 99, 24040 Madone (BG), Italia (opponente), rappresentata da Giambrocono & C. S.p.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Enologica Vason S.p.A., Via Nassar, 37, 37029 San Pietro in Cariano (VR), Italia (richiedente), rappresentata da Mondial Marchi S.R.L., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia  (rappresentante professionale).

Il 27/06/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 613 704 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 322 341 è totalmente respinta.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 322 341. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Union europea n. 1 125 624. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, marchio dell’Unione europea n. 1 125 624.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 26/08/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo tra 26/08/2010 e 25/08/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 30:        Lievito, miglioratori di sapore per alimenti, nucleotidi, acido ribonucleico.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 19/08/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 01/08/2016 (entro il termine).

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

• Un centinaio di fatture datate nel periodo dal  06/2010 al 07/2015 emesse su clienti in Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Italia, Cipro, Belgio, Danimarca e Olanda recanti il marchio per lievito, aromi per alimenti, additivi per alimenti, nucleotidi e acido ribonucleico. Gli importi delle fatture sono significativi e in alcuni casi superano i 100 mila euro.

Il richiedente sostiene che ‘PROSOL’ non è utilizzato come marchio, ma bensì come denominazione sociale. La Divisione d’opposizione non concorda con quanto affermato dal richiedente. Le fatture recano tanto il marchio   come anche la denominazione sociale che è indicata chiaramente, .

Le fatture dimostrano che l'uso è avvenuto nell’Unione europea. Le fatture infatti risultano essere state emesse a favore di diversi clienti in Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Italia, Cipro, Belgio, Danimarca e Olanda. Tali circostanza può essere dedotta dai vari indirizzi in tali Paesi. Si ritiene, pertanto, che le fatture provino l’uso del marchio anteriore nel territorio di riferimento.  

La maggior parte delle fatture sono datate nel periodo di riferimento.

Le fatture forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato in versione figurativa . Si ritiene che tale uso non alteri il carattere distintivo del marchio così come registrato dal momento che tali elementi figurativi hanno natura meramente ornamentale.

Le prove dimostrano l’uso del marchio anteriore per tutti i prodotti per i quali esso è registrato. Le fatture mostrano l’uso del marchio anteriore, per lievito, nucleotidi, acido ribonucleico e  additivi per alimenti. A tal riguardo va osservato che i miglioratori di sapore per alimenti rientrano nella categoria degli additivi per alimenti e pertanto si ritiene provato l’uso per tali prodotti.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali si è dimostrato un uso serio ed effettivo sono i seguenti:

Classe 30: Lievito, miglioratori di sapore per alimenti, nucleotidi, acido ribonucleico.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 1: Attivanti per la fermentazione nei mosti e nei vini.

Classe 30: Lievito.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 1

Gli attivanti per la fermentazione nei mosti e nei vini servono a garantire una fermentazione alcolica regolare completa. Tali prodotti sono simili al lievito del marchio anteriore è  utilizzato nei processi di vinificazione dal momento che contribuisce alla fermentazione del mosto. Essi hanno uno scopo simile. Inoltre, possono coincidere in canali e pubblico rilevante.

Prodotti contestati in classe 30

Il Lievito è identicamente contenuto in entrambe le liste dei prodotti.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

PROSOL	PROTIOL
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

I marchi sono privi di significato in alcuni territori dell’Unione europea, quale per esempio la Polonia. La divisione d’Opposizione, pertanto, reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle prime lettere ‘P-R-O’ e nelle ultime lettere ‘O-L’, mentre differiscono nelle lettere centrali, ‘S’ del marchio anteriore e ‘T-I’ del segno impugnato.

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sulla parte iniziale di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare, i marchi coincidono nella loro parte iniziale e finale mentre differiscono nelle lettere centrali che è dove tende a perdersi l’attenzione del consumatore.

Si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 1 125 624 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).