WIDERSPRUCH Nr. B 2 784 646

Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, Takustraße 7, 14195 Berlin, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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ilscipio GmbH, Am Drosselschlag 7, 35452 Heuchelheim, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Axel Hecht, Landgrafenstraße 5, 35390 Gießen, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 17.10.2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Dem Widerspruch Nr. B 2 784 646 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42:

Klasse 9 (vollständig): Gespeicherte Computerprogramme; Gespeicherte Computersoftware; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer.

Klasse 42: Aktualisieren von Computersoftware; Beratung auf dem Gebiet der Computersicherheit; Beratung auf dem Gebiet der Computertechnologie; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenimport- und Datenverwaltungssoftware; Installieren von Computerprogrammen; Wartung von Computersoftware.

2.        Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 595 911 wird für alle obigen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die übrigen Dienstleistungen weitergeführt werden.

        

3.        Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

Vorbemerkung

Mit Wirkung vom 01.10.2017 wurden die Verordnung (EC) Nr. 207/2009 und Verordnung (ED) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV), unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Alle Bezugnahmen zu UMV, DVUM und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen zu den sich aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn ausdrücklich anders angegeben.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 595 911 (Wortmarke: „SCIPIO”) ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42. Der Widerspruch beruht u.a. auf der Unionsmarkeneintragung
Nr. 14 795 496 (Wortmarke: „SCIP“). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

Der Widerspruch beruht auf mehr als einer älteren Marke. Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuerst in Bezug auf die Unionsmarkeneintragung Nr. 14 795 496.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren der Klasse 9:

Computersoftware (gespeichert) für den Zweck der Implementierung eines Lösungsverfahrens für allgemeine gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme; Computersoftware (herunterladbar) für den Zweck der Implementierung eines Lösungsverfahrens für allgemeine gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42:

Klasse 9: Gespeicherte Computerprogramme; Gespeicherte Computersoftware; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer.

Klasse 42: Aktualisieren von Computersoftware; Beratung auf dem Gebiet der Computersicherheit; Beratung auf dem Gebiet der Computertechnologie; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenimport- und Datenverwaltungssoftware; Erstellung von technischen Gutachten; Hosting; Installieren von Computerprogrammen; technische Projektplanungen; Wartung von Computersoftware.

Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 28 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza Klassifikation erscheinen.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Waren

Die angefochtenen gespeicherte Computerprogramme; gespeicherte Computersoftware enthalten als weiter gefasste Kategorien die Computersoftware (gespeichert) für den Zweck der Implementierung eines Lösungsverfahrens für allgemeine gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme der Widersprechenden. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefassten Kategorien der angefochtenen Waren nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Waren der Widersprechenden.

Die angefochtenen herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer enthalten als weiter gefasste Kategorien die Computersoftware (herunterladbar) für den Zweck der Implementierung eines Lösungsverfahrens für allgemeine gemischt-ganzzahlige Optimierungsprobleme der Widersprechenden. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefassten Kategorien der angefochtenen Waren nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Waren der Widersprechenden.

Angefochtene Dienstleistungen

Die angefochtenen Aktualisieren von Computersoftware; Installieren von Computerprogrammen; Wartung von Computersoftware stimmen mit den Waren der älteren Marke in den Vertriebskanälen, in den angesprochenen Verkehrskreisen und in den Herstellern/Anbietern überein. Daher sind sie ähnlich.

Die angefochtenen Design von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Datenimport- und Datenverwaltungssoftware stimmen mit den Waren der älteren Marke in den angesprochenen Verkehrskreisen und in den Herstellern/Anbietern überein. Ferner besteht ein Ergänzungsverhältnis zwischen ihnen. Daher sind sie ähnlich.

Die angefochtenen Beratung auf dem Gebiet der Computersicherheit; Beratung auf dem Gebiet der Computertechnologie; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Beratung zur Gestaltung von Webseiten; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen sind zu den Waren der älteren Marke ebenfalls ähnlich. Anbieter von Computer-Software bieten ebenfalls Unterstützung, Wiederherstellung, Reparatur und Updating an, vgl. Entscheidung der Beschwerdekammer R 1009/2015-2 vom 13. Juni 2016, „PHYSIO TRACK/PHYSITRACK“, Rdnr. 39.

Die verbleibenden angefochtenen Erstellung von technischen Gutachten; Hosting; technische Projektplanungen sind unähnlich zu den Waren der älteren Marke. Sie sind von anderer Art, haben einen abweichenden Zweck, unterschiedliche Angebots-/Vertriebskanäle, werden von darauf spezialisierten Unternehmen angeboten und richten sich an Verbraucher mit anderen Interessen. Es besteht auch weder ein Ergänzungs- noch ein Konkurrenzverhältnis zwischen ihnen.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch oder ähnlich befundenen Waren und Dienstleistungen sowohl an das breite Publikum als auch an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise ist normal bis erhöht, weil die Waren und Dienstleistungen des teilweise nicht täglichen Bedarfs bzw. der nicht täglichen Inanspruchnahme sorgfältig ausgesucht werden.

Da die Allgemeinheit eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt, wird die Prüfung auf dieser Grundlage erfolgen.

3. Die Zeichen

SCIP	SCIPIO
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, […] wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).“

Beide Zeichen sind in allen Schreibweisen geschützte Wortmarken.

Beide Marken haben für das relevante Publikum keine Bedeutung und sind somit kennzeichnungskräftig.

Wenn Verbraucher mit einer Marke konfrontiert werden, neigen sie im Allgemeinen dazu, sich auf den Anfang eines Zeichens zu konzentrieren. Der Grund dafür ist, dass das Publikum von links nach rechts lesen wird, wodurch der linke Teil des Zeichens (der Anfangsteil) derjenige ist, auf den sich die Aufmerksamkeit des Lesers zuerst richtet.

In schriftbildlicher Hinsicht sind die ersten vier Buchstaben der Marken „SCIP“ identisch. Dabei ist die angefochtene Marke vollständig in der älteren Marke enthalten. Lediglich die zusätzliche Endung „IO“ weicht von der älteren Marke ab. Daher besteht eine hochgradige schriftbildliche Zeichenähnlichkeit.

In klanglicher Hinsicht wird die ältere Marke einsilbig ausgesprochen, während die angefochtene Marke in Abhängigkeit von den Sprachregeln der betroffenen Gebiete zwei- oder dreisilbig benannt wird. Gleichwohl sind die Buchstaben der älteren Marke in der angefochtenen Marke hörbar, wenn auch in anderen Teilen bzw. Silben des Wortes. Daher bestehen Übereinstimmungen im Klang, in der Betonung und im Sprechrhythmus, die eine durchschnittliche klangliche Zeichenähnlichkeit begründen.

In begrifflicher Hinsicht hat keines der beiden Zeichen für das Publikum im relevanten Gebiet eine Bedeutung, da die Anmelderin nicht substantiiert nachgewiesen hat, dass „SCIP“ eine gewöhnliche und allgemein verwendete Abkürzung für „Solving contraint Integer Programs“ ist. Da ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Die angefochtenen Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch, teilweise ähnlich und teilweise unähnlich.

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV ist die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleitungen Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Da die angefochtenen Dienstleistungen teilweise unähnlich sind, ist eine der notwendigen Voraussetzungen des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV nicht erfüllt, und der Widerspruch muss insoweit zurückgewiesen werden.

Die Marken sind schriftbildlich hochgradig und klanglich durchschnittlich ähnlich. Begriffliche Abweichungen bestehen nicht.

Insgesamt besteht unter Berücksichtigung der hochgradigen schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit, der durchschnittlichen klanglichen Zeichenähnlichkeit, fehlender begrifflicher Abweichungen, der vollständigen Übernahme der älteren in die angefochtene Marke,  der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Identität und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen trotz erhöhter Aufmerksamkeit für einen Teil der Verbraucher Verwechslungsgefahr. Diese Beurteilung gilt erst recht bei lediglich normaler Aufmerksamkeit der Verbraucher.

Im Gegensatz zu der Auffassung der Anmelderin reichen die Abstände der Zeichen nicht aus, damit sie sicher auseinander gehalten werden können. Vielmehr werden sie einem bzw. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zugeordnet. Darüber hinaus wurde die Widerspruchsbegründung innerhalb der dafür vorgesehenen Substantiierungsfrist vorgelegt. Im Übrigen ist diese zur Zulässigkeit des Widerspruchs überhaupt nicht erforderlich. Für die o. g. Unionsmarke waren auch keine Unterlagen zur Substantiierung einzureichen. Weiterhin hat die Anmelderin nicht nachgewiesen, dass die Widerspruchsmarke üblicherweise als Abkürzung für „Solving contraint Integer Programs“ verstanden wird (s.o.).

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auch auf die folgenden älteren Marken gestützt:

• Deutsche Eintragung Nr. 302 014 048 604 (Wortmarke: „SCIP Optimization Suite“) für Waren der Klasse 9;
• Deutsche Eintragung Nr. 302 014 048 605 (Wortmarke: „SCIP – Solving contraint Integer Programs“) für Waren der Klasse 9.

Da diese Marken denselben Umfang von Waren erfassen, ergibt sich auch insoweit kein günstigeres Ergebnis für die Widersprechende.

In Anbetracht des oben Genannten besteht Verwechslungsgefahr auf Seiten des allgemeinen Publikums. Da eine Verwechslungsgefahr für nur einen Teil des relevanten Publikums der Europäischen Union ausreicht, um die angefochtene Anmeldung zurückzuweisen, muss der restliche Teil des Publikums nicht analysiert werden.

Der Widerspruch ist daher gem. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV teilweise begründet.

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KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren und Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Widerspruchsabteilung

Lars HELBERT

Peter QUAY

Julia SCHRADER

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.