DIVISIÓN DE OPOSICIÓN
OPOSICIÓN Nº B 2 775 594
Transportes Internacionales Pipa, S.A., C/ Portugal, 42, 28840 Mejorada del
Campo (Madrid), España (parte oponente), representada por Pons Consultores de
Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España
(representante profesional)
c o n t r a
Transporte Integral de Paqueteria S.A., Paraje Vaciabotas, s/n Nave Tips@
Parcela 11-A, IMN-3ª, Sector SUP I-2, 28830 San Fernando de Henares, España
(solicitante), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78,
28043 Madrid, España (representante profesional).
El 20/11/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n.° B 2 775 594 se desestima en su totalidad.
2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.
MOTIVOS:
A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº
2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001
(versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de
ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias.
Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se
refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente
otra cosa.
La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de
la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 112 981 ‘ ’en las
clases 9, 35, 36, 38, 39 y 42. La oposición está basada en el nombre comercial ‘
’ utilizado en el tráfico económico en España para
servicios de transportes. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 4, del
RMUE.
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MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO
ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE
De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del
titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de
alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en
la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado
miembro que regule dicho signo:
(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su
caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la
solicitud de marca de la Unión Europea;
(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una
marca posterior.
Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos,
pues, a los siguientes requisitos:
el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no
únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;
con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca
impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo
en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca
posterior;
las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben
cumplirse en relación con la marca impugnada.
Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no
podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o
de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8,
apartado 4, del RMUE.
a) Utilización anterior en el tráfico económico de alcance no únicamente
local
La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito
fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al
registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos
que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos
exclusivos. Además, dicha utilización debe indicar que el signo en cuestión es de
alcance no únicamente local.
A este respecto, procede recordar que el objeto del requisito establecido por el
artículo 8, apartado 4, del RMUE, relativo a la utilización en el tráfico económico de
un signo de alcance no únicamente local, es limitar los conflictos entre los signos,
impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que
no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro
de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse
a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente.
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Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de
la oposición debe utilizarse, efectivamente, de manera suficientemente significativa
en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que
implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no
local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio.
Para determinar si es así, debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la
utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son
tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores.
A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad
y en la correspondencia comercial. Por otro lado, la apreciación del requisito relativo
al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los
territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido.
Por último, debe probarse la utilización del signo controvertido en el tráfico
económico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca
de la Unión Europea (29/03/2011, C–96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160,
163 y 166).
En este caso, la marca impugnada se presentó el 16/02/2016. Por lo tanto, la parte
oponente está obligada a demostrar que el signo en el que se basa la oposición fue
utilizado en el tráfico económico con alcance no únicamente local en España antes
de esta fecha. Debe probarse, además, que el signo de la parte oponente se ha
utilizado en el tráfico económico en relación con servicios de transportes.
El 21/09/2016 y 19/10/2016, la parte oponente aportó pruebas del uso del signo en
el tráfico económico. Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial,
frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en dichas
pruebas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales,
evitando así la divulgación de tales datos. La prueba presentada por la parte
oponente consiste en los siguientes documentos:
Numerosas facturas y albaranes relativos al periodo 2011-2016 emitidos en
España y dentro de la Union Europea en relación con servicios de transporte
en los que parece el signo ‘ ’.
Documentos acreditativos del pago de impuestos y licencias varias con
fechas 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Copias de algunos correos electrónicos de fecha 09/2016 en los que aparece
el signo .
Título de renovación del nombre comercial.
Certificado de uso de TIP, S.A. en el sistema informático redactado por la
empresa que presta los servicios informáticos a la parte oponente.
Certificaciones ISO concedidas a la empresa TIP, S.A.
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Extractos relativos a la titularidad del nombre de dominio tipsa-
transporte.com y capturas de pantalla de la página web donde aparece el
signo .
Imágenes en las que aparece el signo en varias prendas
de vestir de uniformes de los trabajadores, imágenes de merchandising en
las que aparece el signo y fotografías en las que se puede ver el signo
.
Ejemplos de sobres y materiales de imprenta en los que parece el signo
.
Contratación a UNICEF para la campaña navideña en la que aparece el
signo .
Extracto obtenido de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, SITADEX relativo al registro del nombre comercial
.
En el presente asunto, las pruebas presentadas por el oponente hacen referencia al
signo .
Este signo es diferente al signo en el que se basa la oposición
. Aún considerando que ‘transporte de alta tecnología’
en el signo utilizado y ‘transportes internacionales’ en el signo invocado sean
descriptivas, hay que destacar que en el signo utilizado aparece dos elementos
claramente separados ‘TIP’ y ‘S.A.’. Este último, hace referencia a la forma jurídica
de la empresa, es decir, ‘sociedad anónima’. En el signo invocado como base de la
oposición ‘TIPSA’ constituye un elemento único e indivisible y además aparecen las
letras S.A. como indicación de la forma societaria de la empresa, como abreviatura
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de Sociedad Anónima. Además, en el signo utilizado no aparece el elemento ‘PIPA’
que es distintivo y que si está en el signo invocado como base de la oposición.
Por todo lo anterior, la División de Oposición considera que las pruebas presentadas
por el oponente no demuestran el uso del signo que
ha sido invocado por el oponente como base de la oposición. Si bien es cierto que el
titulo de renovación y el extracto SIDATEX hacen referencia al signo invocado, estos
documentos no son suficientes para demostrar que el signo anterior se ha utilizado
en el tráfico económico con alcance no únicamente local en relación con los
servicios sobre cuya base se presentó la oposición antes de la fecha pertinente y en
el territorio pertinente.
En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la oposición debe
desestimarse por infundada.
COSTAS
De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida
en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como
todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los
que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.
Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1,
letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7,
letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los
gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se
establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Francesca CANGERI
SERRANO
Andrea VALISA
De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un
procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones
hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso
deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del
día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento
en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá
presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de
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cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso
una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia
de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según el
artículo 109, apartado 8, del RMUE (antigua regla 94, apartado 4, del REMUE
vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), dicha petición deberá presentarse
en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación
de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de
revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del
RMUE).