RESOLUCIÓN

de la Cuarta Sala de Recurso

de 12 de enero de 2017

En el asunto R 723/2016-4

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso Tetilla”
Pazo de Quián. Sergude 15881 Boqueixón (A Coruña) España	Titular de la MUE /  Parte recurrente

representado por Berenguer y Pomares Abogados, C/ Canalejas, 13, 4º, 03001 Alicante, España

contra

Industrias Lácteas Monteverde, S.A.
Ctra. de Lugo, Km. 2 33730 Grandas de Salime España

representada por Dña. Eulalia Bartomeus Ricart, C/ Mallorca, 277, 4º 2ª, 08037 Barcelona, España

y
Dña. María Rita García García Riobo, Negreiros 6 36546 Silleda (Pontevedra) España	Solicitantes de anulación /  Parte recurrida

representadas por D. Leopoldo Gay Rosell, C/ Claudio Coello, 20, 3 izq., 28001 Madrid, España

RECURSO relativo al procedimiento de nulidad nº 10 297 (marca de la Unión Europea registrada nº 9 265 109)

LA CUARTA SALA DE RECURSO

integrada por D. Schennen (Presidente), C. Bartos (Ponente) y E. Fink (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

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Resolución

Resumen de los hechos

1. Mediante solicitud de 22 de julio de 2010, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso Tetilla” (“el titular de la MUE” o “el titular”) solicitó el registro del signo tridimensional

como marca de la Unión Europea (“MUE”) para distinguir los siguientes productos y servicios:

Clase 29:        Quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”.

Clase 35:         Servicios de venta mayorista, venta minorista en comercios y a través de redes mundiales de informática de quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”; servicios de asistencia a la dirección de negocios comerciales; servicios de promoción comercial y publicidad; servicios de exportación; servicios de ayuda a la explotación de empresas industriales y comerciales en régimen de franquicias.

Clase 39:        Servicios de distribución, transporte y almacenaje de quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”.

2. Después de que la examinadora retirase su objeción basada en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE porque la forma solicitada estaba constituida por una combinación de elementos de presentación que son típicos de la forma de los productos en cuestión, la solicitud se publicó y se registró el 12 de julio de 2011.
3. El 15 de enero de 2015, Industrias Lácteas Monteverde, S.A. y Dña. María Rita García García (“las solicitantes de anulación”) presentaron una solicitud de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca registrada. Las causas de nulidad absoluta invocadas fueron las contempladas en el artículo 52, apartado 1, letra a), del RMUE, en conjunción con el artículo 7, apartado 1, letras a), b), c) y d) del RMUE, así como el artículo 52, apartado 1, letra b) del RMUE, a saber que el titular actuó de mala fe al presentar la solicitud.
4. Las solicitantes alegan en esencia, y por lo que se refiere a la ausencia de carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE), que el signo tridimensional objeto de este procedimiento consiste en exclusiva en la forma cónico-convexa que establece el Reglamento de la D.O. “Queso Tetilla” y su Consejo Regulador y que carece de cualquier otro elemento ornamental que le pueda otorgar distintividad. Por lo que se refiere a este mismo motivo, el titular de la MUE señala que el signo tridimensional en cuestión consiste en una forma muy característica y poco común en relación con quesos y que la misma viene utilizándose exclusivamente en relación con los quesos de esa D.O. para los que la marca está registrada. Sostiene que el signo sirve para distinguir los quesos elaborados por los productores autorizados por el Consejo Regulador frente al resto de quesos de productores ajenos que no están amparados por esta D.O.P.
5. La solicitud de anulación fue acompañada por varios documentos, incluido el Documento 10 que contiene una relación de todos los productores de “queso tetilla” amparados bajo esta D.O.P.
6. Mediante resolución de 16 de marzo de 2016 (“la resolución impugnada”), la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad en su totalidad y declaró nula la MUE impugnada.
7. El razonamiento de la División de Anulación se basó solamente en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE y se limitó a los argumentos presentados por las partes y a hechos notorios, aquellos que cualquier persona puede conocer o que pueden averiguarse por medio de fuentes generalmente accesibles.
8. La declaración de nulidad debe evaluarse en base a la situación en la fecha de su solicitud, y no de su registro. El público relevante al que van destinados los productos y servicios impugnados, quesos de tetilla y servicios que tienen como objeto estos quesos, es el público en general.
9. Los argumentos del titular de la MUE según los cuales la forma tridimensional sirve perfectamente para distinguir los quesos elaborados por los productores autorizados por el Consejo Regulador frente al resto de quesos de productores ajenos que no están amparados por esta D.O.P. no se estiman ya que la marca en cuestión no es una marca colectiva. Como el titular optó por una marca individual, se debe evaluar si el signo tridimensional es apto para diferenciar los productos y servicios que ampara entre unas compañías y otras, con independencia de que estas últimas estén o no autorizadas por el Consejo Regulador para producir quesos de tetilla y prestar servicios en relación a estos productos.
10. La representación tridimensional en cuestión, que es habitual para todos los tipos de queso y especialmente para “Queso Tetilla” (D.O.P), carece de otros elementos u ornamentos adicionales que pudieran individualizar y dotar de distintividad al signo para los productos que ampara. Este extremo ha sido probado por las solicitantes de anulación en diversa documentación donde aparecen “quesos tetilla” con la forma disputada, procedentes de varias empresas y en varios países y el mismo no ha sido convincentemente refutado por el titular de la MUE. La División de Anulación hace referencia específicamente, aunque no en exclusiva, a la sentencia de 31 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Alicante en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión, asunto 419/13, que explica que el queso con forma cónica es típico de los “quesos tetilla”, así como al Documento 10, aportado por las solicitantes, que contiene una serie de fotografías que atestiguan este aspecto.
11. Solo una marca que difiera de forma significativa de la norma o uso de este ramo, y cumpla su función de indicación de origen, no está desprovista de carácter distintivo. Se concluye que conviene admitir la solicitud en su integridad sin que sea necesario examinar los otros motivos de la solicitud de nulidad.

Pretensiones de las partes

12. El titular de la MUE formuló recurso contra la resolución impugnada y presentó los motivos del recurso. Pide la anulación de la resolución recurrida y el rechazo de la solicitud de la nulidad.
13. El titular argumenta que la División de Anulación debió fundamentar su resolución únicamente en base a los argumentos y documentación que habían sido presentados por las solicitantes de anulación. Sin embargo, la misma resolución anuncia que puede tener en consideración de igual forma hechos notorios. Además, el Documento 10 (de baja calidad, de difícil lectura y un mero extracto obtenido de Internet), es un elemento insuficiente para que la declaración de nulidad se base únicamente en él. En definitiva, la motivación incluida en la resolución no muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento seguido y no permite que las partes conozcan las razones de la medida adoptada ni que el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.
14. La resolución impugnada está insuficientemente motivada en relación a los servicios impugnados de las clases 35 y 39, ya que estos no constituyen una categoría homogénea con los productos impugnados de la clase 29, que permita a la Oficina realizar una motivación global.
15. La Denominación de Origen Protegida “Queso Tetilla” es una de las escasas excepciones de expresión no geográfica registrada como D.O.P. y su nombre proviene de la peculiar forma del queso amparado que lo hace diferenciable frente al resto de los quesos.
16. La validez y distintividad de la marca impugnada fue confirmada por la sentencia de 31 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Alicante en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión Europea, asunto 419/13. De hecho, las Directrices de examen de la misma Oficina, en el apartado relativo a los motivos de denegación absolutos basados en el artículo 7, apartado 1, letra j) del RMUE (en la versión del año 2009), reconoce la distintividad de la forma tridimensional en cuestión cuando la señala como ejemplo de evocación propia de la D.O.P. “Queso Tetilla”.
17. La resolución impugnada, tras admitir la singularidad de la forma en cuestión, sostiene que esa singularidad no es convincente para los quesos amparados bajo la D.O.P. “Queso Tetilla” y, sin analizar ningún documento, se limita a afirmar que se ha acreditado que esa forma se utiliza por varias empresas y en varios países.
18. La marca en cuestión, al ser titular de la misma el Consejo Regulador de la D.O.P. “Queso Tetilla” (órgano integrado por todos los operadores de la D.O.P.), no está destinada a distinguir un productor inscrito de los demás productores sino a individualizar a todos los quesos de esta D.O.P. – elaborados por la pluralidad de queserías inscritas – frente a los quesos no amparados por esta D.O.P. y manufacturados por productores ajenos.
19. No puede admitirse como fundamento válido de la resolución impugnada que se produzca una anulación de la MUE mediante el razonamiento erróneo siguiente “como la marca se ha solicitado limitada en la clase 29 a los productos que reglamentariamente se incluyen en la D.O.P., justamente para esos productos carece de distintividad”. Así, mientras se exige una restricción en la lista de productos, por ese mismo motivo, se anula la marca en base al artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE.
20. La función distintiva de la marca se cumple en este caso ya que el titular es precisamente quien controla la comercialización de los productos y quien se ocupa de igual forma de realizar también otras funciones de marca como la consistente en garantizar la calidad del producto. El uso del signo por varios operadores en el mercado no se realiza indiscriminadamente sino bajo el control del titular de la marca. Además, únicamente se puede alegar la pérdida del carácter distintivo ante el titular de la marca cuando esta circunstancia se vea provocada por la actividad o inactividad de su titular. En este caso el titular de la marca se ha mostrado muy diligente para proteger el carácter distintivo de su marca y “activo” en la defensa de sus derechos.
21. La Oficina ha permitido el registro de varios signos que consisten en la mera transcripción de la D.O.P., como “TORO”, “MEZCAL”, “PROSCIUTTO DI PARMA”, “VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO”, y que poseen por lo tanto análogas características de distintividad y titularidad. En el caso de no aceptar estos argumentos se produciría una vulneración del principio de legalidad, igualdad y seguridad jurídica.  
22. En su respuesta, las solicitantes de anulación piden la desestimación del recurso y señalan que la resolución está sobradamente motivada, así como que las causas de nulidad han quedado más que acreditadas y fundamentadas por su parte.
23. Argumentan que es aceptado y reconocido que la forma cónica es una peculiaridad, y, por lo tanto, una característica de los “quesos tetilla”. No obstante, la cuestión relevante de este procedimiento, como así lo ha valorado la División de Anulación en la resolución impugnada, es si la marca tridimensional en cuestión es nula por no ser apropiada para distinguir ni unos “quesos tetilla” de otros ni servicios relacionados con estos productos.
24. Ha quedado suficientemente acreditado que la totalidad de empresas que producen “queso tetilla” están obligadas y utilizan de hecho la forma cónica controvertida (el Documento 10 contiene una relación de todos los productores de “queso tetilla” amparados bajo esta D.O.P.). Por lo tanto, a falta de otros elementos ornamentales en el signo que le otorguen carácter distintivo, la forma en cuestión carece de distintividad por lo que debe anularse por incurrir en los motivos que se prevén en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE.
25. Por otro lado, la marca tridimensional en cuestión afecta a todo el territorio de la Unión, por lo que, si nos atenemos al consumidor medio de otros países donde también se fabrican quesos con forma cónica, este consumidor difícilmente podrá situar el origen del queso en Galicia. A título de ejemplo se aportaron ante la División de Anulación varios documentos (del 16 al 19) donde se demuestra que distintos fabricantes europeos utilizaban la forma cónica para la presentación de sus quesos.
26. La limitación de la MUE a los quesos con D.O.P. “Queso Tetilla” da muestra de la mala fe con que se solicitó la marca en cuestión ya que, una vez conseguido el registro, el titular de la MUE pretende extender la protección a cualquier queso monopolizando la estructura cónica como forma de moldeado del queso. El titular de la MUE era plenamente consciente de que las solicitantes de anulación venían elaborando y comercializando desde hace más de 30 años un queso de forma idéntica a la MUE impugnada.

Fundamentos

27. El recurso es admisible. Sin embargo solo está parcialmente fundado ya que, tal y como estableció la División de Anulación en la resolución impugnada, la forma tridimensional objeto de la solicitud de nulidad carece de carácter distintivo y se encuentra incursa en las prohibiciones que establece el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE para algunos de los productos y servicios contra los que se dirige la solicitud de anulación.
28. La Sala ratifica la valoración de la solicitud de nulidad en base del  motivo que se recoge en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE, único que determinó la declaración de nulidad de la MUE impugnada en la resolución recurrida. Basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7 del RMUE para que el signo no pueda ser registrado como MUE (28/06/2011, T487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 80 y 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193, § 71-72).

1. Admisibilidad de la solicitud de anulación

29. Las pretensiones del titular de la MUE sobre que la aptitud distintiva de la marca controvertida ya fue dirimida y es una cuestión que ha adquirido fuerza de cosa juzgada no se estiman fundamentadas. Las sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Alicante en el asunto 234/2012 y de la Audiencia Provincial de Alicante en el asunto 419/2013 (Documentos 6 de 7) versan, entre otras cuestiones, sobre una demanda reconvencional destinada a determinar si la MUE impugnada era nula por incurrir en las prohibiciones que establece el artículo 7, apartado 1, letra e) del RMUE, a saber, que el signo en cuestión viene impuesto por la naturaleza del propio producto. Por lo tanto, el motivo en que se fundamenta la nulidad en ese asunto es diferente del invocado en el caso que nos ocupa, entre otros motivos, la falta de carácter distintivo de la MUE controvertida.
30. Por lo tanto la División de Anulación no excedió sus competencias cuando decidió anular la MUE impugnada en base a su falta de carácter distintivo ni faltó a su obligación de motivar la resolución impugnada en relación a estos productos y servicios. 

II. Naturaleza de la marca impugnada

31. La MUE está registrada como marca individual y no como marca colectiva aunque su titular es un organismo colectivo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso Tetilla”.
32. En efecto, la función esencial de una marca individual es garantizar el origen comercial del producto o del servicio y permitir al consumidor final distinguir, sin confusión posible, este producto o servicio de los de otras empresas (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40 y 16/09/2004, C329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
33. El artículo 66 del RMUE señala que una marca colectiva de la Unión debe distinguir los productos o servicios de los miembros de una asociación, frente a los de otras empresas. Las marcas colectivas están sujetas a unas condiciones especiales, como a tener y cumplir un Reglamento de Uso que establecerá las condiciones que deben reunir las personas autorizadas para utilizar la marca, requisitos de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
34. Por lo tanto, el argumento del titular de la MUE sobre que el signo tridimensional en cuestión sirve para distinguir a los distintos productores de quesos adscritos a la D.O.P. “Queso Tetilla” de aquellos productores de quesos que no pertenecen a la misma es irrelevante y debe ser desestimado.
35. Ante los argumentos del titular de la MUE sobre que la marca en cuestión cubre únicamente productos amparados por la Denominación de Origen Protegida “Queso Tetilla”, el Reglamento UE 1151/2012 y las Directrices de la EUIPO exigen que signos como el que nos ocupa estén limitados en su lista de productos a aquellos que cumplan con el pliego de condiciones de la D.O.P. de referencia, basta indicar que la expresión que se encuentra protegida por la D.O.P. (UE ES-PDO-0117-1232) es “Queso Tetilla / Queixo Tetilla” que no se encuentra incorporada en el signo impugnado. El sujeto del procedimiento es la forma de un queso tal como ha sido solicitado y registrado.
36. Por otro lado, señalar de igual manera que el signo impugnado no posee características análogas a otros signos concedidos por esta Oficina que sí incorporan o transcriben una D.O.P., como “TORO”, “MEZCAL”, “PROSCIUTTO DI PARMA”, “MONTEFALCO SAGRANTINO”, “VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO”. Señalar también, dicho sea de paso, que la mayoría de los signos mencionados por el titular de la MUE como análogos, aparte de que ellos sí incorporan una D.O.P., están registrados como marcas colectivas y no individuales.
37. A la vista de lo anterior, lo que debe determinarse en este recurso es si el signo tridimensional impugnado es apto para que el público lo identifique como el elemento que le permite repetir una experiencia de compra de los productos y servicios en cuestión si esta resulta positiva, o no realizarla si esta es negativa.

III.        Artículo 52, apartado 1, letra a) conjuntamente con el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE

38. Las solicitantes de anulación invocan, entre otros motivos, el artículo 52, apartado 1, letra a), del RMUE que establece que, mediante solicitud presentada ante la Oficina, se declarará la nulidad de la marca cuando se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7. Esa misma parte invoca, entre los motivos del artículo 7 del RMUE, el previsto en el apartado 1, letra b) que dispone que se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
39. La cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación absolutas enumeradas en el artículo 7, apartado 1 del RMUE debe ser examinada, por una parte, no en abstracto, sino en concreto en relación con los productos o servicios solicitados; y, por otra, en relación con la percepción de la marca examinada por parte del consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes (ver 12/02/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
40. El examen de la distintividad de un signo consistente en la forma del producto debe estar basado en la premisa de que solo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen, no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31). O dicho de otro modo: cuanto más se aproxime la forma cuyo registro se solicita a la forma que probablemente adopte el producto de que se trate, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE.
41. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los criterios de valoración del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma misma del producto no son distintos de los que se aplican a otras categorías de marcas (por analogía, 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 47 y 48). No obstante, a efectos de la aplicación de dichos criterios, procede tener en cuenta que la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.
42. Mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del propio producto (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs), EU:C:2004:258, § 34; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30 y 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 23).
43. Los productos impugnados así como los servicios de venta relacionados con estos productos se dirigen tanto al público en general  como a un público profesional. Los servicios de asistencia en la gestión de negocios y los servicios de distribución y transporte de estos quesos se dirigen solamente a un público profesional.
44. El queso sigue un proceso de elaboración que va desde una consistencia totalmente líquida a otra con una textura más espesa, compacta y firme. La forma que presenta este producto suele adoptar innumerables formas que van desde elementos más o menos geométricos (en forma circular, cilíndrica, rectangular, cuadrada, triangular, ovalada, piramidal, cónica o troncocónica) a una estructura puramente caprichosa e irregular. La forma de presentación del queso depende por lo tanto de la forma que tiene el molde donde se prensa o el tipo de contenedor que se utiliza para su comercialización.
45. El signo impugnado consiste en dos formas geométricas básicas, en concreto, una base cilíndrica, de uso muy común en la comercialización de quesos, y un acabado de forma cónico en la parte superior.
46. El signo en su totalidad, sin más elementos ornamentales o verbales que permitan individualizar este signo y dotarlo de carácter distintivo, será percibido por el público consumidor medio de la Unión Europea como la apariencia del producto que resulta del molde utilizado en la elaboración del queso y no como un elemento que indique de forma indubitada un origen empresarial determinado.
47. La División de Anulación se refirió de forma expresa, aunque no en exclusiva, al contenido del Documento 10 para considerar probado y acreditado que la forma disputada es utilizada para “Quesos Tetilla” provenientes de varias empresas, y ello en varios países. Este hecho se ve igualmente corroborado por los Documentos 11 y 12 que reiteran el uso de esta forma por varias empresas que elaboran quesos bajo la D.O.P. “Queso Tetilla”.
48. La ausencia de carácter distintivo de la forma controvertida es de aplicación tanto a los productos registrados de la clase 29 como a los servicios objeto de la solicitud de nulidad vinculados a esos mismos productos, a saber:

Clase 35 – Servicios de venta mayorista, venta minorista en comercios y a través de redes mundiales de informática de quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”.

Clase 39 – Servicios de distribución, transporte y almacenaje de quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”.

49. Por otro lado, la forma tridimensional controvertida tampoco se aleja de forma significativa de otras formas cónicas de quesos comercializados en la Unión Europea, tal y como se pone de manifiesto en varios documentos presentados por las solicitantes (Documentos 16 a 19). La Sala estima que la División de Anulación hace referencia a estos documentos cuando señala en la resolución impugnada que se ha acreditado que la forma controvertida se utiliza por distintos competidores en varios países.
50. En cualquier caso, el hecho de que pudiera no existir en el mercado en el momento de la fecha de la solicitud de la MUE una forma de producto idéntica a la impugnada, no bastaría en forma alguna para que la forma tridimensional en cuestión no pueda ser percibida por el público como una de las infinitas variantes en cuanto a su forma que presentan los quesos.
51. Para “servicios de asistencia a la dirección de negocios comerciales; servicios de promoción comercial y publicidad; servicios de exportación; servicios de ayuda a la explotación de empresas industriales y comerciales en régimen de franquicias”, la Sala constata que las solicitantes de anulación no presentaron argumento alguno, ni ante la División de Anulación ni en fase de recurso en aras de acreditar que la forma tridimensional controvertida no tiene carácter distintivo para estos servicios. La resolución impugnada tampoco contiene una declaración explícita en relación a estos servicios.
52. Aunque la forma tridimensional impugnada tiene una estructura cónica simple, este signo es apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y por lo tanto tiene carácter distintivo per se para estos servicios.
53. A la vista de lo anterior, la Sala confirma que el signo tridimensional impugnado, para los productos de la clase 29, y los servicios vinculados con estos productos en las clases 35 y 39 carece inherentemente del grado mínimo de carácter distintivo como para que sea percibido por el público pertinente como marca, por lo que se encuentra incurso en el motivo absoluto de prohibición contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE.
54. La incursión de este signo en este mismo motivo de denegación en relación a los servicios que se indican en el apartado 57 no ha quedado acreditada por los argumentos y documentación que han presentado las solicitantes de anulación. La resolución impugnada no contiene tampoco un pronunciamiento expreso ni implícito sobre estos servicios y su falta de carácter distintivo.
55. En estas circunstancias, la Sala entrará a continuación a valorar los otros motivos en los que se fundamenta la solicitud de nulidad, y ello en relación a los servicios para los que la solicitud de nulidad no ha sido estimada en la clase 35.

IV.        Artículo 52, apartado 1, letra a) conjuntamente con el artículo 7, apartado 1, letras a), c) y d) del RMUE

56. Las solicitantes de anulación invocan igualmente el artículo 52, apartado 1, letra a), del RMUE en lo que se refiere a los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras a), c) y d) del RMUE que en su parte relevante señala que se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4; (…)

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; (…).

57. Todos los argumentos formulados por las solicitantes de anulación en relación a estos motivos de denegación absolutos se refieren a los productos y servicios vinculados con los quesos amparados por la D.O.P. “Queso Tetilla”. Sin embargo, los servicios que ahora nos ocupan son aquellos que no presentan una conexión explícita con esos productos.
58. Por lo tanto, la circunstancia de que la forma controvertida venga impuesta a los elaboradores de quesos bajo esta D.O.P. no tiene necesariamente un impacto relevante cuando los servicios en cuestión se refieren en general a la asistencia o ayuda en la gestión de negocios y/o franquicias, los servicios promocionales o de publicidad o aquellos relativos a la exportación.
59. A falta de argumentos concretos de las partes en liza sobre cualquiera de estos motivos de denegación absolutos para los servicios en cuestión de la clase 35, la Sala no ve motivo alguno para que se declare la nulidad en base al artículo 52, apartado 1, letra a) del RMUE conjuntamente con los motivos que se prevén en el artículo7, apartado 1, letras a), c) y d) del RMUE.

V.        Artículo 52, apartado 1, letra b) del RMUE (mala fe del titular)

60. A tenor del artículo 52, apartado 1, letra b) del RMUE, se debe declarar la nulidad de la MUE “cuando al presentar la solicitud de registro el solicitante hubiera actuado de mala fe” a la vista de todos los factores pertinentes propios del caso de autos, y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como MUE.
61. Entre esos factores pertinentes el Tribunal de Justicia ha señalado, en particular: el hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa, en un Estado miembro al menos, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; la intención del solicitante de impedir que el tercero continúe usando dicho signo; y el grado de protección del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 38).
62. Estos factores ya fueron tenidos en consideración y evaluados por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca de la Unión Europea nº 1 cuando en su sentencia de 20 de marzo de 2013 en el asunto 58/13 desestima la demanda reconvencional formulada por una de las solicitantes – Industrias Lácteas Monteverde, S.A. – y que solicitaba la nulidad de la MUE impugnada en base a que la misma se había solicitado de mala fe (Documento 6 – fundamento jurídico TERCERO y FALLO). La desestimación de la demanda reconvencional sobre la MUE impugnada no fue objeto de recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante.
63. Si bien las partes enfrentadas en procedimiento de infracción de marca que conocieron los Tribunales de Marca y el que nos ocupa no son idénticas, debe señalarse que los argumentos fácticos y jurídicos que allí se plantearon son básicamente los mismos que se han formulado en este procedimiento de nulidad.
64. Entre estos fundamentos deben señalarse los siguientes: i) que el conocimiento previo de la forma empleada por el demandado no basta por sí solo para acreditar la mala fe; ii) que el registro de esa forma para identificar “Quesos de la D.O.P. Tetilla”, será más o menos necesaria o acertada como mecanismo para ampliar la protección, pero que no es abusiva ni fraudulenta; iii) que el hecho de hacer valer esa marca una vez registrada no es indicativo de mala fe (…).
65. La Sala coincide también con el Juzgado de lo Mercantil de Alicante cuando indica “que es comprensible desde el punto de vista comercial que la titular de la MUE haya querido extender la protección de la forma controvertida registrándola como marca comunitaria”. En efecto, no cabe excluir que, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo (sentencia Lindt Goldhase, antes citada, § 48).
66. Finalmente, procede recordar un aspecto procesal importante a la hora de apreciar la causa de nulidad en cuestión. Le corresponde a las solicitantes de anulación demostrar la existencia de la mala fe y no a la otra parte demostrar su buena fe. Se trata por lo tanto de averiguar las razones que impulsaron al titular de la MUE a registrar la marca atacada a su nombre, con el fin de esclarecer si la intención era la de conseguir una ventaja injusta y correlativamente causar un perjuicio injusto a la otra parte.
67. Además, en el caso que nos ocupa, los servicios para los que se está evaluando la existencia de una mala fe por parte del titular de la MUE en la clase 35 están muy alejados de los productos y servicios vinculados a la producción de quesos, por lo que la mala fe sería únicamente de aplicación en circunstancias especiales.
68. A la vista de lo que antecede, la Sala comparte los postulados que se incluyen en la sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante y considera que las solicitantes no han acreditado la mala fe del titular de la MUE.

VI.        Conclusión

69. Se debe, por consiguiente, estimar parcialmente el recurso y ello por lo que se refiere a la declaración de nulidad de la MUE impugnada para los siguientes servicios:

Clase 35: Servicios de asistencia a la dirección de negocios comerciales; servicios de promoción comercial y publicidad; servicios de exportación; servicios de ayuda a la explotación de empresas industriales y comerciales en régimen de franquicias.

70. Por lo tanto, la resolución impugnada es anulada en la medida en que declaró la nulidad de la MUE impugnada para estos servicios.
71. Por el contrario, el recurso se desestima en cuanto al resto de productos y servicios impugnados al carecer el signo tridimensional controvertido de carácter distintivo para:

Clase 29: Quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla".

Clase 35: Servicios de venta mayorista, venta minorista en comercios y a través de redes mundiales de informática de quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”.

Clase 39:        Servicios de distribución, transporte y almacenaje de quesos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Queso Tetilla”.

Costas

72. Dado que cada una de las partes ha ganado en parte y perdido en parte, en cuanto al objeto del litigio, cada parte soportará sus propias costas en los procedimientos de nulidad y de recurso (artículo 85, apartado 2 del RMUE).

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Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

1. Anular parcialmente la resolución impugnada en la medida en que estimó la solicitud de nulidad en relación con “servicios de asistencia a la dirección de negocios comerciales; servicios de promoción comercial y publicidad; servicios de exportación; servicios de ayuda a la explotación de empresas industriales y comerciales en régimen de franquicias” en la clase 35.

2. Desestimar el recurso en cuanto al resto.

3. Ordenar que cada parte corra con sus propias costas en los procedimientos de nulidad y recurso.

Signed D. Schennen

Signed C. Bartos

Signed E. Fink

Registrar: Signed H.Dijkema