WIDERSPRUCHSABTEILUNG
WIDERSPRUCH Nr. B 2 396 946
Hendrik Krüger, Mönckebergstr. 13, 20095 Hamburg, Deutschland
(Widersprechender), vertreten durch Leimbach Rechtsanwälte, Schottweg 5, 22087
Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
WHN Technologies GmbH, Gewerbestr. 3, 83355 Grabenstätt, Deutschland
(Anmelderin), vertreten durch Stephan Naessens, Nonntal 17, 83471
Berchtesgaden, Deutschland (zugelassener Vertreter).
Am 28.11.2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende
ENTSCHEIDUNG:
1. Dem Widerspruch Nr. B 2 396 946 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die
folgenden angefochtenen Waren
Klasse 9: Steuerungsprogramme und –software.
2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 875 696 wird für alle obigen Waren
zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Waren weitergeführt werden.
3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
BEGRÜNDUNG:
Der Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der
Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 875 696 „whn X-Control“ (Wortmarke), nämlich in
Klassen 7, 8 und 9, ein. Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr.
10 021 236 „Xcontrol“ (Wortmarke). Der Widersprechende berief sich auf Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b UMV.
VORBEMERKUNGEN
Mit Wirkung vom 01/10/2017 wurden die Verordnung (EC) Nr. 207/2009 und
Verordnung (ED) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr.
2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr.
2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV),
unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Alle Bezugnahmen zu UMV, DVUM
und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen zu den sich
aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn
ausdrücklich anders angegeben.
VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV
Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der
Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten
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Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder
gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine
Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der
Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren
gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen,
die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und
dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante
Publikum.
a) Die Waren und Dienstleistungen
Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Software für das Internet, Computerprogramme.
Klasse 42: Herstellung von Software für Telefonanlagen und Netzwerke;
Multimediaerzeugnisse, nämlich Design und Programmierung von
Software von CD-Roms, Internetseiten, PCs mit multimedialem Inhalt
(Video, Audio, Bilder); Datenbankanwendungen, nämlich Design und
Programmierung von Datenbanken, Anbindung von Datenbanken an
das Internet oder bestehende Software Applikationen;
Kommunikationssysteme, nämlich Konfiguration von Netzwerken zur
Daten-, Bild- und Sprachübertragung.
Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren:
Klasse 7: Motoren, Antriebe, allgemeine Maschinenteile, Maschinen und
Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung, Produktion und
Montage insbesondere für die Fahrzeugproduktion und -montage;
Roboter und Manipulatoren; Steuergeräte für Maschinen oder
Motoren.
Klasse 8: Handbetätigte Geräte und Werkzeuge mit und ohne
Kraftunterstützung für die Produktion und Montage insbesondere für
die Fahrzeugproduktion und –montage.
Klasse 9: Steuer- und Regelapparate und -geräte für Maschinen, Werkzeuge
und Vorrichtungen mit oder ohne Kraftunterstützung; elektrische
Anlagen für die Steuerung industrieller Arbeitsvorgänge insbesondere
bei der Fahrzeugproduktion und -montage; Steuerungsprogramme
und –software.
Eine Auslegung des Wortlautes des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist
erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Waren und
Dienstleistungen zu bestimmen.
Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Warenverzeichnis der
Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich
beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz
nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht
erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride,
EU:T:2003:107).
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Das Wort „nämlich“, welches im Dienstleistungsverzeichnis des Widersprechenden
benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren und Dienstleistungen zur weiter
gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den
Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren und Dienstleistungen.
Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder
Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder
Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung
und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.
Angefochtene Waren in Klasse 7
Die angefochtenen Motoren, Antriebe, allgemeine Maschinenteile, Maschinen und
Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung, Produktion und Montage insbesondere
für die Fahrzeugproduktion und -montage; Roboter und Manipulatoren; Steuergeräte
für Maschinen oder Motoren sind Maschinen, Maschinenteile, Motoren und
Steuergeräte. Die Waren des Widersprechenden in Klasse 9 sind Software, die aus
Programmen, Routinen und künstlichen Sprachen besteht, welche die Hardware und
deren Betrieb steuern. Die Vergleichswaren unterscheiden sich in Art,
Verwendungszweck, Endverbraucher, Verkaufsstätten und Herstellern von den
angefochtenen Waren. Sie ergänzen und konkurrieren sich nicht. Somit besteht
keine Ähnlichkeit.
Programmierung des Widersprechenden in Klasse 42 ist das Schreiben eines
Computerprogramms; dieses wiederum besteht aus zusammengehörigen kodierten
Befehlen, die eine Maschine, insbesondere einen Computer, zur Ausführung einer
erwünschten Operationsfolge befähigen. Die Dienstleistungen Programmierung und
Design von Software und Datenbanken sowie die Konfiguration dienen anderen
Zwecken als die Waren der Anmeldemarke. Sie haben andere Vertriebswege und
konkurrieren nicht miteinander, noch ergänzen sie sich. Sie richten sich nicht an
dieselben Endverbraucher und stammen nicht von demselben Hersteller/Erbringer.
Es besteht keine Ähnlichkeit.
Angefochtene Waren in Klasse 8
Die angefochtenen Waren der Klasse 8 sind handbetätigte Werkzeuge und Geräte.
Sie stehen in keinem Konkurrenz- oder Komplementärverhältnis mit den Waren in
Klasse 9 und Dienstleistungen in Klasse 42. Die Art, die Verwendungsmethode und –
zweck sind auch unterschiedlich. Sie richten sich nicht an dieselben Verbraucher,
werden nicht über dieselbe Vertriebswege vermarktet und stammen nicht von
demselben Unternehmen. Somit sind sie unähnlich.
Angefochtene Waren in Klasse 9
Die angefochtenen Steuerungsprogramme und –software sind in der weiter
gefassten Kategorie der Computerprogramme des Widersprechenden enthalten oder
überschneiden sich mit ihnen. Deshalb sind sie identisch.
Die übrigen angefochtenen Waren Steuer- und Regelapparate und -geräte für
Maschinen, Werkzeuge und Vorrichtungen mit oder ohne Kraftunterstützung;
elektrische Anlagen für die Steuerung industrieller Arbeitsvorgänge insbesondere bei
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der Fahrzeugproduktion und –montage dienen anderen Verwendungszwecken als
Software. Der Grund ist dafür, dass die angefochtenen Waren dem Steuern von
(elektronischen) Apparaten und Maschinen, hingegen Computerprogramme
Hardwaresteuern dienen. Sie unterscheiden sich in Art, Verwendungszweck,
Endverbraucher, Verkaufsstätten und Herstellern von den angefochtenen Waren. Sie
ergänzen und konkurrieren sich nicht. Somit besteht keine Ähnlichkeit. Sie sind auch
unähnlich zu Dienstleistungen des Widersprechenden in Klasse 42. Zur Vermeidung
von Wiederholungen wird auf die oben Gesagten verwiesen.
b) Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad
Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut
informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der
Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art
von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.
Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch befundenen Waren sowohl an das
breite Publikum als auch an das Fachpublikum mit speziellen Kenntnissen.
Der Aufmerksamkeitsgrad gilt als durchschnittlich.
c) Die Zeichen
Xcontrol whn X-Control
Ältere Marke Angefochtene Marke
Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.
„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden
Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck
abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie
unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bei den Marken handelt es sich um Wortmarken, die in allen Schreibweisen
geschützt werden.
Die ältere Marke ist eine Einzelwortmarke und besteht aus acht Buchstaben. Die
angefochtene Marke besteht aus elf Buchstaben und aus einem Bindestrich.
Bildlich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Buchstabenfolge „X(*)control“
überein. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die Buchstabenkombination
„whn“ und das Satzzeichen „-„ (Bindestrich), mit welchem der erste Buchstabe „X“
mit dem Wortelement „control“ verbunden ist.
Die Zeichen sind daher durchschnittlich ähnlich.
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In klanglicher Hinsicht unabhängig von den unterschiedlichen Ausspracheregeln in
verschiedenen Teilen des maßgeblichen Gebiets, stimmt die Aussprache der Zeichen
im Klang der Buchstaben „Xcontrol“ in den beiden Zeichen überein. Der Bindestrich
wird nicht ausgesprochen. Die Aussprache unterscheidet sich im Klang der
Buchstaben „whn“ der angefochtenen Marke, für die es im älteren Zeichen keine
Entsprechungen gibt.
Die Zeichen sind daher durchschnittlich ähnlich.
Es ist davon auszugehen, dass das gemeinsame Element „control“ in den Zeichen
erkannt wird, und zwar nicht nur von den englisch- und spanischsprachigen
Verbrauchern. Wegen der Ähnlichkeit zu den Wörtern in anderen Sprachen mit
äquivalenter Bedeutung (beispielsweise die Kontrolle im Deutschen, contrôle im
Französischen, controllo im Italienischen, controle im Portugiesischen, kontroll im
Ungarischen, kontrola im Polnischen etc.) wird das Wortelement zumindest in der
Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union verstanden. Da die weiteren
Elemente, d. h. die Buchstabenkombination „whn“ und „X“ keine Bedeutung haben,
sind die Zeichen begrifflich identisch bezüglich „control“.
Wenn die Zeichen als Fantasiebegriffe wahrgenommen werden und als Ganzes
betrachtet werden, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der
Zeichenähnlichkeit nicht.
Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde,
wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.
d) Kennzeichnungskraft der älteren Marke
Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der
umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.
Der Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass seine Marke aufgrund
intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft
verfügt.
Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf
ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke
als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine
Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren. Auch wenn das Element
„control“ verstanden wird, hat es keinen Bezug auf die Waren und Dienstleistungen
der älteren Marke.
Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als durchschnittlich
anzusehen.
e) Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung
Die Vergleichswaren und -dienstleistungen wurden teilweise für identisch und
teilweise für unähnlich befunden.
Die ältere Marke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
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Die Zeichen sind in visueller und klanglicher Hinsicht insoweit ähnlich, dass sie das
gemeinsame Wortelement „control“ enthalten. Zumindest in der Mehrheit der
Mitgliedstaaten in der Europäischen Union wird das gemeinsame Wortelement
„control“ als Kontrolle verstanden. Für die identischen Waren Steuerungsprogramme
und –software der Anmeldemarke ist es jedoch kennzeichnungskräftig.
„Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur
selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu
vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das
er von ihnen im Gedächtnis behalten hat“ (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
Der visuelle Unterschied zwischen dem älteren Zeichen „Xcontrol“ und dem
Wortelement „X-Control“ ist auf ein weniger auffälliges Element, nämlich der
Bindestrich. Der Bindestrich wird klanglich nicht wiedergegeben, somit werden diese
Wörter identisch ausgesprochen.
Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander
gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine
Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und
annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen
oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.
Der Buchstabenkombination „whn“ wird keinen Sinngehalt zugemessen, somit ändert
es an der angefochtenen Marke nicht markant. Im vorliegenden Fall können die
Verbraucher davon ausgehen, dass es sich bei der angefochtenen Marke lediglich
um eine Version der älteren Marken handelt.
Aufgrund der Warenidentität, der klanglichen und der visuellen Ähnlichkeit sowie des
Fehlens jeglicher dominanter oder nicht kennzeichnungskräftiger Elemente in den
Zeichen besteht Verwechslungsgefahr.
Die Anmelderin behauptet in ihren Stellungnahmen, dass die ältere Marke eine
geringe Kennzeichnungskraft habe, da es bereits viele Marken gebe, die das
Element „control“ enthalten. Zur Unterstützung dieses Arguments nimmt die
Anmelderin Bezug auf mehrere in der Europäischen Union eingetragene Marken.
Die Widerspruchsabteilung weist jedoch darauf hin, dass die Existenz von mehreren
Markeintragungen per se nicht überzeugend ist, da dies nicht notwendigerweise die
Marktsituation wiedergibt. Mit anderen Worten, nur auf Grundlage von Registerdaten
kann nicht darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich
benutzt wurden. Daraus folgt, dass die eingereichten Nachweise nicht belegen, dass
die Verbraucher einer umfassenden Benutzung von Marken, die über den fraglichen
Bestandteil „control“ verfügen, ausgesetzt waren und dass sie sich an diese Marken
gewöhnt haben. Unter diesen Umständen muss dieser Einwand der Anmelderin
zurückgewiesen werden.
Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte kommt die
Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass beim Publikum Verwechslungsgefahr
besteht; und aus diesem Grund der Widerspruch teilweise auf Grundlage der
Unionsmarkeneintragung des Widersprechenden begründet ist.
Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren zurückgewiesen
werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren
Marke identisch sind.
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Die übrigen angefochtenen Waren sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8
Absatz 1 UMV ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Waren richtet,
auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.
KOSTEN
Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende
Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß
Artikel 109 Absatz 3 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere
Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten
unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.
Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren Erfolg hat, sind beide
Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede
Partei ihre eigenen Kosten.
Die Widerspruchsabteilung
Plamen IVANOV Judit NÉMETH André BOSSE
Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung
beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68
UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser
Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der
Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der
Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser
Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst
als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.