WIDERSPRUCH Nr. B 2 737 008

XSite GmbH, Schiessstrasse 68, Düsseldorf, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Heuking Kühn Llüer Wojtek, Magnusstr. 13, 50672 Köln, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Xortex eBusiness GmbH, Veldner Straße 29, 4120 Neufelden, Österreich (Anmelderin), vertreten durch SWS Scheed Wöss Rechtsanwälte OG, Jaxstraße 2-4, 4020 Linz, Österreich (zugelassener Vertreter).

Am 10/05/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Der Widerspruch Nr. B 2 737 008 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2.        Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 der Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 363 451 „xsites“ ein. Der Widerspruch beruht auf der internationalen Markenregistrierung Nr. 1 144 280 „XSITE“ mit Schutzerstreckung auf die europäische Union und der deutschen Markenregistrierung Nr. 396 828 305 . In Bezug auf diese älteren Rechte berief die Widersprechende sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe  b UMV. Der Widerspruch stützt sich auch auf Artikel 8 Absatz 4 UMV in Bezug auf den Handelsnamen und den Firmennamen „XSite“.

SUBSTANTIIERUNG DER ÄLTEREN RECHTE

Gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in dem Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Das Amt kann daher mutmaßliche Rechte, für die die Widersprechende keine geeigneten Beweismittel einreicht, nicht berücksichtigen.

Gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV gibt das Amt der Widersprechenden Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu ergänzen, die bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift vorgelegt wurden; dazu setzt das Amt eine Frist fest.

Gemäß Regel 19 Absatz 2 UMDV muss die Widersprechende innerhalb der oben genannten Frist außerdem einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts einreichen und den Nachweis erbringen, dass sie zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.

Wenn der Widerspruch auf einer eingetragenen Marke beruht, die keine Unionsmarke ist, muss die Widersprechende insbesondere eine Abschrift der entsprechenden Eintragungsurkunde oder der jüngsten Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die Schutzdauer der Marke über die in Absatz 1 genannte Frist und ihre etwaige Verlängerung hinausgeht, oder gleichwertige Schriftstücke der Stelle, die die Markeneintragung vorgenommen hat, vorlegen – Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii UMDV.

Am 05/09/2016 wurde der Widersprechenden für die Einreichung der vorgenannten Unterlagen eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingeräumt. Diese Frist lief am 10/01/2017 ab.

Ältere Marke Nr. 1 144 280

Bei Einreichung des Widerspruches gab die Widersprechende im Widerspruchsformular die Nummer der älteren internationalen Marke an sowie die Markenart (Wortmarke XSITE).

Der von der Widersprechenden innerhalb der Frist zur Substantiierung seines Widerspruchs eingereichte Nachweis besteht aus einem von der Widersprechenden bearbeiteten Auszug aus TM Search (EUIPO). Die Widersprechende hat die nur in englischer Sprache verfügbare Liste der Waren und Dienstleistungen als Übersetzung eingefügt und die Originalliste gelöscht.

Der zuvor genannte Nachweis ist nicht ausreichend zur Substantiierung der älteren Marke der Widersprechenden, da zum Einen im Fall von internationalen Markenregistrierungen entweder ein Auszug aus der Datenbank der WIPO (Romarin) oder ein Auszug aus der amtseigenen Datenbank TMview (soweit alle relevanten Daten enthalten sind) einzureichen ist, zum Anderen ein solcher Auszug nur ohne jegliche Änderungen des Inhalts beweiskräftig ist.

Ältere Marke Nr. 396 828 305

Bei Einreichung des Widerspruches gab die Widersprechende im Widerspruchsformular die Nummer der deutschen älteren Marke und die Markenart (Wort/Bildmarke) an und auf einem gesonderten Blatt die Darstellung dieser Marke in Schwarz-weiß.

Der von der Widersprechenden am 10/01/2017 eingereichte Nachweis besteht aus einem Auszug aus der Datenbank des deutschen Paten- und Markenamtes. Laut diesem Auszug handelt es sich bei der älteren Marke um eine farbige Marke.

Der zuvor genannte Nachweis ist nicht ausreichend zur Substantiierung der älteren Marke der Widersprechenden, da der Nachweis keine Darstellung des Zeichens in Farbe enthält.

Gemäß Regel 20 Absatz 1 UMDV wird der Widerspruch als unbegründet abgewiesen, wenn die Widersprechende nicht innerhalb der in Regel 19 Absatz 1 genannten Frist die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts sowie ihre Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs belegt.

Der Widerspruch muss daher als unbegründet zurückgewiesen werden, sofern er auf diesen älteren Marken beruht.

NICHT EINGETRAGENE MARKE ODER IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR BENUTZTES ANDERES KENNZEICHENRECHT – ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

1. Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

2. dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Bedingung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist eine konstitutive Voraussetzung, ohne die das betreffende Zeichen keinerlei Schutz gegen die Eintragung einer Unionsmarke genießt, und sie besteht unabhängig von den Voraussetzungen, die das nationale Recht für den Erwerb des ausschließlichen Rechts aufstellt.

Gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in dem Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Das Amt kann daher mutmaßliche Rechte, für die die Widersprechende keine geeigneten Beweismittel einreicht, nicht berücksichtigen.

Gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV gibt das Amt der Widersprechenden Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu ergänzen, die bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift vorgelegt wurden; dazu setzt das Amt eine Frist fest.

Nach Regel 19 Absatz 2 UMDV muss die Widersprechende innerhalb der oben genannten Frist außerdem einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang ihrer älteren Marke oder ihres älteren Rechts einreichen und den Nachweis erbringen, dass sie zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.

Im vorliegenden Fall lagen der Widerspruchsschrift keinerlei Beweismittel für die Benutzung des älteren Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr bei.

Am 05/09/2016 wurde der Widersprechenden für die Einreichung der vorgenannten Unterlagen eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingeräumt. Diese Frist lief am 10/01/2017 ab.

Die Widersprechende legte bezüglich des Kennzeichens, auf das der Widerspruch gestützt wird, keinerlei Nachweise für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr vor.

Da eine der in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannten notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, ist der Widerspruch, soweit er diese Gründe betrifft ebenfalls als unbegründet zurückzuweisen.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Julia TESCH

Dorothée SCHLIEPHAKE

Volker MENSING

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.