OPOSICIÓN Nº B 2 736 869

Miguel Torres S.A., C/ Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), España (parte oponente), representada por Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Arturo Mori Taibo, Hamlet 4200, dpto. 1201, Las Condes Santiago  7550019, Chile  (solicitante), representado por A2 Estudio Legal,  C/ Hermosilla 59, bajo izquierda, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 06/06/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 736 869 se estima para todos los productos impugnados, a saber:

Clase 32: Aguas minerales [bebidas]; aguas gaseosas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas sin alcohol; cócteles sin alcohol; mosto de uva.

Clase 33: Bebidas espirituosas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos; sidras.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 15 231 491 se deniega para todos los productos impugnados. Se admite para los demás servicios.

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 231 491 en concreto, todos los productos de las clases 32 y 33. La oposición está basada en el registro de marca española nº 3 580 109. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE.

CUESTIÓN PREVIA

Aunque las condiciones específicas a tenor del artículo 8, apartado 1, letra a) y artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE difieren, están relacionadas. Por tanto, en las oposiciones relacionadas con el artículo 8, apartado 1, del RMUE, si el único motivo alegado es el artículo 8, apartado 1, letra a), pero la identidad entre los signos y los productos y/o servicios no se puede establecer, tal y como sucede en el presente caso dado que las marcas no son evidentemente idénticas, la Oficina seguirá examinando el asunto en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, que exige al menos la similitud entre los signos y los productos y/o servicios y el riesgo de confusión. La similitud incluye situaciones en las que tanto las marcas como los productos y/o servicios son similares, así como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o servicios son similares o a la inversa.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos; licores; bebidas espirituosas; brandy.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 32: Aguas minerales [bebidas]; aguas gaseosas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas sin alcohol; cócteles sin alcohol; mosto de uva.

Clase 33: Bebidas espirituosas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos; sidras.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 32

Los productos impugnados aguas minerales [bebidas]; aguas gaseosas; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol; bebidas sin alcohol; cócteles sin alcohol; mosto de uva, son productos semejantes en grado bajo a los productos registrados por la marca anterior bebidas alcohólicas, excepto cervezas. Se trata de productos que tienen el mismo método de uso y que están en competencia. Además, comparten los mismos canales de distribución y van dirigidos al mismo público relevante siendo, por lo tanto, productos similares en grado bajo.

Productos impugnados de la clase 33

Los productos impugnados bebidas espirituosas; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; vinos, estan igualmente registrados por la marca anterior siendo, por lo tanto, productos idénticos.

Los productos impugnados sidras están incluidos dentro de la categoría más amplia de productos registrados por el oponente bebidas alcohólicas, excepto cervezas, siendo, por lo tanto, productos idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares en grado bajo están dirigidos al público en general. El grado de atención es medio.

3. Los signos

WINE NOT
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca verbal anterior está compuesta de los vocablos en lengua inglesa “WINE NOT” que en principio, en su conjunto, carecen de significación para el público relevante. Ahora bien, teniendo en cuenta la cercanía del vocablo básico “NOT” con el término en español “NO” del mismo significado no podemos descartar que, al menos una parte del público español, pueda comprender su significado. La comparación de los signos será realizada en base a este público. Los elementos de la marca tienen todos ellos, en contra de la opinión del solicitante, una distintividad normal.

La marca figurativa impugnada está compuesta de un círculo decorativo de color negro en cuyo interior en distintos colores figuran los vocablos de gran tamaño, uno encima del otro, “WHY NOT”. En la parte superior izquierda, de pequeño tamaño, en posición vertical figura el vocablo de fantasía “SPARKLING”.

En lo que respecta al signo impugnado, está formado por unos elementos verbales distintivos y un elemento figurativo (un círculo) menos distintivo de carácter meramente decorativo. Por consiguiente, los elementos verbales son más distintivos que el elemento figurativo mencionado. Una parte del público comprenderá la negación “NOT”, mientras que el resto de los elementos de la marca carecen de significado para el público de referencia. Todos ellos son distintivos para los productos en cuestión.

El elemento figurativo del círculo y los denominativos “WHY NOT” del signo impugnado son los elementos dominantes, pues son los que, visualmente, más atraen la atención frente al vocablo “SPARKLING” que, en contra de la opinión del solicitante, pasará prácticamente desapercibido por su posición y, posiblemente, no sea ni pronunciado por el consumidor cuando pida los productos en cuestión.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visualmente, los signos coinciden en la letra inicial “W” y en las finales “NOT”. No obstante, se diferencian en las letras “*INE” de la marca anterior, así como en las letras “*HY” del signo solicitado. Además se diferencian en el elemento figurativo y en los colores del signo impugnado, así como en el término “SPARKLING” del mismo signo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el vocablo “SPARKLING” no es un elemento dominante y que el elemento figurativo es menos distintivo, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en la primera sílaba “WI” y “WHY”, en ambos casos pronunciadas ‘UI’ dado que la letra “H” no será pronunciada. También coinciden en el sonido de la última sílaba “NOT”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La División de Oposición considera que el término SPARKLING, dada su posición y tamaño en el signo, pasa bastante desapercibido y no será pronunciado por los consumidores.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud fonética. 

Conceptualmente, aunque los signos en conjunto no tienen ningún significado para el público del territorio pertinente, el elemento “NOT” incluido en ambos signos se asociará con el significado explicado anteriormente. En ese sentido, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en un grado medio

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Los productos en conflicto han sido considerados parcialmente idénticos y parcialmente similares en grado bajo. Están dirigidos al público en general y el nivel de atención es medio. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados similares conceptual y visualmente en grado medio, y fonéticamente, en grado alto. Además el componente verbal del signo impugnado suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo, refiriéndose el público más fácilmente al signo en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo su elemento figurativo. Por lo tanto, la diferencia del elemento figurativo y de algunos colores del signo impugnado, así como ciertas letras dispares en ambas marcas, aunque introducen elementos de diferenciación entre las marcas, no evitan la similitud de los signos, máxime teniendo en cuenta que el vocablo “SPARKLING” no es un elemento dominante y, por lo tanto, no será pronunciado. Por otro lado, nos encontramos ante productos que suelen pedirse oralmente por el consumidor medio en ambientes ruidosos tales como bares o restaurantes, por lo que la similitud fonética potencia en cierto modo la posibilidad de confusión. No hay que olvidar que los productos relevantes son bebidas y la similitud fonética entre los signos es especialmente relevante. En la medida en que los productos de que se trata se consumen frecuentemente pidiéndolos oralmente, la mera similitud fonética de los signos de que se trata basta para crear un riesgo de confusión (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7). Por lo tanto la diferencia fonética en ciertas letras quedará desdibujada en este tipo de ambiente.

Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.  

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos idénticos e incluso similares en grado bajo tienen un mismo origen empresarial.

En sus observaciones, el solicitante señala que hay otras marcas (nº 15 098 387 “Why not 15,0” y nº 10 024 644 “Why not 8,5”) de la Unión Europea las cuales coexisten con la marca anterior de la parte oponente.

A este respecto, el Tribunal General ha establecido que: «… no se excluye completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, constatado por las instancias de la EUIPO. Sin embargo, dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, la solicitante de la marca de la Unión Europea ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas» (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o de la Unión no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse, igualmente, que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará, en principio, a las marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la División de Oposición puede considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y, posiblemente, en el Registro) a nivel nacional o de la Unión como un indicio de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo de confusión.

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares; por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Por lo tanto, la oposición está fundada sobre la base del registro de marca española nº 3 580 109. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Pedro JURADO MONTEJANO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).