OPOSICIÓN Nº B 2 730 847

Tolsa, S.A., Núñez de Balboa, 51 – Cuarto, 28001 Madrid, España (parte oponente), representada por Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/ Almagro, 9, 28010 Madrid,  España (representante profesional)

c o n t r a

Empresas Carozzi S.A., Camino Longitudinal Sur 5201 Nos, Km. 23,  San Bernardo, Chile (solicitante), representado por Esquivel Martin Pinto & Sessano European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 18/09/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 730 847 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

 

Clase 31: Productos para esparcir sobre camas de animales.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 15 100 951 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 15 100 951. La oposición está basada en  el registro de marca de la Unión Europea n.º 2 636 124.  La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición, la marca de la Unión Europea n.º 2 636 124.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 11/02/2016. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 11/02/2011 al 10/02/2016 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 31:        Productos para lechos de animales; arenas aromáticas para lechos de animales domésticos; papel arenado para lechos de animales.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 18/01/2017, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 23/03/2017. La parte oponente presentó pruebas el 23/03/2017  (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Extracto de la página web de la parte oponente en el que se relata el proceso de fabricación de los productos, desde la extracción de la sepiolita que es la base de la arena para gatos, hasta la entrega de los productos al cliente. no hay mención de la marca anterior.

• Extracto de la página web www.nutricentro.es de fecha 03/2017 donde se vende arena para gatos con la marca anterior.

• Copias de correos electrónicos con  fecha 05/2016 y 06/2016 intercambiados entre la parte oponente y un cliente en los cuales se hacen pedidos de productos ‘MASTER & CAT’ y en los que está indicada la referencia del producto.

• Copias de fotos de embalajes de 5 y 10 litros de lechos para gatos con la marca anterior en versión estilizada, , así como el diseño en tres dimensiones de dichos embalajes.

• Copia de un pedido de fecha 03/06/2016 de 12 palés de lechos ‘MASTER & CAT’.

• Vente y dos facturas fechadas en el periodo 2010-2017 emitidas a clientes en España, Francia y Lituania en las que aparece la marca ‘MASTER & CAT’ junto a indicaciones cuales ‘sepiolita’, ‘10L.’, ‘palet 80X20’ y la referencia del producto. Los importes van desde un centenar de euros  hasta más de 4.000 euros por factura.

Los documentos presentados, en particular las facturas, demuestran que el uso es en España, Francia y Lituania. Esto se puede deducir de las direcciones los clientes que se encuentran en dichos países. Por consiguiente se considera que el uso ha tenido lugar en la Unión europea y que las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

 

La fecha de la mayoría de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Los documentos presentados, a saber, las facturas, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.  Aunque las facturas no indiquen expresamente los productos en ellas aparecen la referencia e indicaciones que también aparecen en el resto documentos presentados y que describen el producto.

Las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada tal como fue registrada y en forma ligeramente estilizada para arenas para gatos. Se considera que la estilización no altera el carácter distintivo de la marca como registrada puesto que tiene un mero carácter ornamental.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación con los siguientes productos:

Clase 31:        Arenas aromáticas para lechos de animales domésticos.

Por lo tanto, la División de Oposición continuará el examen de la oposición teniendo en cuenta únicamente los productos citados.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 31: Arenas aromáticas para lechos de animales domésticos.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 31: Alimentos y piensos para animales; Alimentos y piensos preparados para animales; Alimentos enlatados, empacados, secos o deshidratados, ahumados, embotellados, congelados o envasados al vacío para mascotas y animales; Alimentos para animales en forma de gránulos o aros; preparados utilizados como aditivos para alimentos destinados a los animales; bebidas para animales de compañía; piensos; proteínas para la alimentación animal; substancias alimenticias fortificantes para animales; productos para esparcir sobre camas de animales; malta.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos para esparcir sobre camas de animales son similares a los productos de la parte oponente. Estos productos pueden coincidir en público, canales de distribución y origen empresarial.

Los restantes productos impugnados alimentos y piensos para animales; Alimentos y piensos preparados para animales; Alimentos enlatados, empacados, secos o deshidratados, ahumados, embotellados, congelados o envasados al vacío para mascotas y animales; Alimentos para animales en forma de gránulos o aros; preparados utilizados como aditivos para alimentos destinados a los animales; bebidas para animales de compañía; piensos; proteínas para la alimentación animal; substancias alimenticias fortificantes para animales; malta son diferentes a los productos de la parte oponente. Estos productos difieren en su naturaleza, método de uso  y finalidad. Además difieren en su origen comercial y no son complementarios ni están en competición entre si.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados similares están dirigidos al público en general.  El grado de atención es medio.

3. Los signos

MASTER & CAT
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Union europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

El elemento ‘CAT’ presente en ambas marcas no tiene significado en algunos territorios; por ejemplo, en aquellos países en los que no se entiende el inglés. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario que no habla inglés, como por ejemplo el público de habla española.

El elemento ‘MASTER’ incluido en ambas marcas será entendido por el público destinatario, entre otras cosas, en el sentido de ‘curso y título de posgrado’. Dado que no es descriptivo, evocador o, de algún otro modo, débil para los productos pertinentes, es distintivo.

El elemento ‘CAT’ no tiene ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, es distintivo.

El elemento ‘LOVER’ del signo impugnado será relacionado con el concepto de amor puesto que es muy parecido a la palabra ‘LOVE’ que es una palabra inglesa básica y de uso común. Este concepto está reforzado por el elemento figurativo del corazón. Se considera que estos elementos son menos distintivos puesto que es evocador de los productos pertinentes.

El elemento ‘&’ de la marca anterior se entenderá como una mera conjunción y por lo tanto es menos distintivo.

Los elementos gráficos del signo, como por ejemplo xx impugnado tienen carácter meramente ornamental.

Las marcas no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visualmente, los signos coinciden en ‘MASTER’ y ‘CAT’ (este último presente dos veces en el signo impugnado). No obstante, se diferencian en el elemento ‘&’ de la marca anterior y en el elemento ‘LOVER’ y en los elementos gráficos/figurativos  del signo impugnado.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente,  la pronunciación de los signos coincide en el sonido de ‘MASTER’, ‘CAT’, presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de la palabra ‘LOVER’ y en el hecho que la palabra ‘CAT’ esta repetida dos veces en el signo impugnado y en ‘&’ de la marca anterior que se leerá como ‘y’.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar, en tanto en cuanto contiene el concepto derivado de MASTER, los signos son similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos son en parte similares y en parte diferentes.

Las marcas son visual, fonética y conceptualmente similares en grado medio y alto?. En particular, las marcas coinciden en los elementos ‘MASTER’ ‘CAT’ que son los elementos más distintivos de la marca anterior puesto que ‘&’ se entenderá simplemente como una conjunción entre las dos palabras. Además, el elemento ‘LOVER’ y los elementos gráficos/figurativos del signo impugnado son débiles.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados similares: los productos para esparcir sobre camas de animales a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Birgit FILTENBORG

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).