OPOSICIÓN Nº B 2 758 061

Agincourt 2008, S.L., C/ Princesa, 58. Principal, 08003 Barcelona, España (parte oponente), representada por Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, España representante profesional)

c o n t r a

High Tech Hotels and Resorts, S.A., C/ Ega nº 5, 28002 Madrid, España  (solicitante), representado por Iñigo A. González-Mogena González, C/ Bravo Murillo nº 373, 3º A, 28020 Madrid, España (representante profesional).

El 21/09/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n° B 2 758 061 se estima para todos los servicios impugnados.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n° 15 416 481 se deniega en su totalidad.

3.        El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca verbal de la Unión Europea nº 15 416 481 “ICON HOTELES”. La oposición está basada en el registro de marca verbal española nº 3 064 579 “IKONIC HOTELS”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad; alquiler de espacios publicitarios; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios, en particular, en el sector de la hostelería; asistencia en la dirección de negocios; informaciones de negocios; servicios de abastecimiento para terceros; relaciones públicas; gerencia administrativa de hoteles; contratación de personal. Promoción de ventas de plazas hoteleras para terceros; evaluación, gestión y consultas de negocios en relación con la industria de los viajes y hoteles; servicios de realojamiento para empresas; servicios de difusión de textos publicitarios.

Clase 43: Servicios hoteleros; alquiler y reserva de hoteles y pensiones; representantes hoteleros, es decir, gestión de reservas hoteleras a través de agencias de viejes; servicios de hostelería y restauración (alimentación); hospedaje temporal; agencias de alojamiento (hoteles); alquiler y reservas de alojamientos temporales y servicios de agencias de viajes o de intermediarios que aseguren las reservas de alojamientos y asesoramiento e información en materia de reservas de alojamiento; alquieler de salas de reuniones; servicios de bar; cafés-restaurantes; cafeterías; restaurantes de servicios rápido y permanente (snack-bar).

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Servicios promocionales, de marketing y publicidad; Negocios comerciales y servicios de información al consumidor; Servicios de asistencia, dirección y administración de negocios.

Clase 43: Servicios de restauración [alimentación]; Puesta a disposición de alojamientos temporales; Servicios de hospedaje temporal.

                

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos servicios.

El término “en particular”, que se emplea en la lista de servicios del oponente, indica que los servicios específicos son tan solo ejemplos de los que se incluyen en la categoría y que la protección no se limita a ellos. En otras palabras, dicho término introduce una lista no exhaustiva de ejemplos (sentencia de 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Sin embargo, el término “es decir”, empleado en la lista de servicios del oponente para indicar la relación entre un producto o servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los servicios específicamente señalados.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados servicios promocionales, de marketing y publicidad se incluyen en la categoría más amplia de, o coinciden, con los servicios de publicidad de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados negocios comerciales; servicios de asistencia, dirección y administración de negocios se incluyen en la categoría más amplia de servicios de la parte oponente gestión de negocios comerciales. Por tanto, son idénticos.

Los servicios impugnados servicios de información al consumidor; se incluyen en la categoría más amplia de servicios de la parte oponente administración comercial. Por tanto, son idénticos.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de restauración [alimentación]; Servicios de hospedaje temporal se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios.

Los servicios impugnados puesta a disposición de alojamientos temporales se incluyen en la categoría más amplia de servicios de la parte oponente hospedaje temporal. Por tanto, son idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención del público puede variar de medio a alto, en función del precio, el carácter especializado, o los términos y las condiciones de los servicios adquiridos.

3. Los signos

IKONIC HOTELS	ICON HOTELES
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca verbal anterior está compuesta por el distintivo vocablo inicial “IKONIC” que aunque en principio es un término de fantasía no podemos obviar, en contra de la opinión del solicitante, que al menos para una parte del público, alude por su gran parecido claramente al vocablo español “icónico”, es decir, todo aquello propio del icono o relativo a él.  

La marca impugnada está compuesta por el distintivo vocablo inicial “ICON” que aunque en principio es también un término de fantasía no podemos obviar tampoco, en contra de la opinión del solicitante que, al menos para una parte del público, alude claramente por su parecido al vocablo español “icono”, es decir, una representación religiosa pintada o en relieve característica del arte bizantino.

Por lo tanto, a efectos comparativos nos vamos a referir a la parte del público que comprende el significado de dichos términos.

Ambas marcas a su vez comparten, en segundo lugar o posición, los vocablos “HOTELS” y “HOTELES” que serán percibidos por los consumidores como términos con un mismo significado en relación con un tipo determinado de establecimientos de hostelería. Estos elementos son elementos no distintivos o débiles en relación con este tipo de actividades de hostelería y restauración o con servicios relacionados con los mismos.

Visualmente, los signos comparten las letras “I*ON*C” y “HOTEL*S”, y tienen el mismo número de vocablos. No obstante, se diferencian en las letras “*K**I*” de la marca anterior y en la letra “*****E*” del segundo vocablo del signo impugnado.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “IK/CON”, dado que las consonantes “K” y “C” se pronuncian igual, así como también en el sonido de las letras “HOTEL*S” presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “****IC” del signo anterior y en el sonido de la letra “E” final del segundo vocablo de la marca impugnada, que no tiene equivalente en el signo anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud fonética.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar respecto de ambos vocablos son, desde el punto de vista conceptual, similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo o débil en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Se tiene en cuenta el hecho, además, de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Los servicios en conflicto han sido considerados idénticos. Están dirigidos tanto al público en general como al especializado. El nivel de atención oscilará de medio a alto. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados visualmente similares en grado medio, así como fonética  y conceptualmente similares en grado alto, en tanto en cuanto comparten la mayoría de las letras de los elementos “IKONIC/ICON” y “HOTELS/HOTELES”, respectivamente. Por otro lado, la diferencia en ciertas letras aunque introducen ciertos elementos de diferenciación entre los signos no evitan la similitud en su conjunto de las marcas comparadas en cuestión.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor mencionado, incluso el especializado y/o con un mayor grado de atención, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a servicios idénticos, dada la similitud de los signos analizados, tienen un mismo origen empresarial máxime teniendo en cuenta el principio de interdependencia.

En sus observaciones el solicitante señala que es titular de varios registros nacionales y de la Unión Europea, con la palabra “ICON” los cuales coexisten con la marca anterior de la parte oponente.

A este respecto, el Tribunal General ha establecido que: «… no se excluye completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, constatado por las instancias de la EUIPO. Sin embargo, dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, la solicitante de la marca de la Unión Europea ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas» (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o de la Unión no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse, igualmente, que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará, en principio, a las marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la División de Oposición puede considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y, posiblemente, en el Registro) a nivel nacional o de la Unión como un indicio de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo de confusión.

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares; por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento.

Por otro lado, el solicitante hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento. Las resoluciones de las Salas de Recurso del 14/12/2016, en el caso R 1406/2015-4 (C-TEK/TEKA) y del 28/11/2016, en el caso 1927/2015-4 (OMAC(fig.)/MAC), no son aplicables en el presente procedimiento dado que en nuestro caso no se trata de marcas cortas. En la resolución de la Sala de Recurso del 16/11/2016, en el caso 701/2016-2 (CARDIBELL/cardiva (fig.)), se consideró que el prefijo “cardi-“, compartido por ambos signos, era descriptivo en relación con los productos en cuestión. Y, por último, en la resolución de la Sala de Recuso del 27/09/2010, en el caso R 775/2010-2 (SARDEN MEDICAL HAIR (fig.)/MEDICAL HAIR(fig.)), se consideró que los elementos “medical hair“ compartidos tenían un carácter distintivo limitado en relación con los servicios en cuestión.

En vista de lo dicho anteriormente, hay riesgo de confusión, al menos, por parte del público. Dado que el riesgo de confusión para tan solo una parte del público destinatario es suficiente para rechazar la solicitud impugnada, no resulta necesario analizar la parte restante del mismo.

Por lo tanto, la oposición está fundada sobre la base del registro de marca española nº 3 064 579. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Benoît VLEMINCQ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).