OPOSICIÓN Nº B 2 719 634

Iniciativa Management, S.L., Mallorca, 274, 08037 Barcelona, España (parte oponente), representada por Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Hifas da Terra S.L, Portamuiños, 7, 36154 Bora (Pontevedra), España (solicitante), representado por Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España (representante profesional).

El 31/07/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 2 719 634 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 5:   Productos farmacéuticos; complementos alimenticios a base de setas.

Clase 35:  Servicios de venta al por menor y al por mayor de complementos alimenticios a base de setas.

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 15 151 781 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 151 781. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 15 101 991. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 5: Complementos y suplementos nutricionales, vitamínicos, minerales y alimenticios; suplementos nutricionales que consisten en extractos de hongos, plantas medicinales y vitaminas; extractos, jarabes o viales de hongos, plantas medicinales y vitaminas de uso farmacéutico; complementos alimenticios minerales y dietéticos a base hongos, plantas medicinales y vitaminas; complementos dietéticos; productos dietéticos y productos alimenticios dietéticos todo para uso médico; alimentos dietéticos con fines medicinales; extractos de plantas no medicinales (complementos alimenticios); complementos nutritivos que no tengan una finalidad médica; bebidas como sustitutos de comidas a base de extractos de hongos y plantas medicinales.

Clase 29: Alimentos, productos y preparados alimenticios a base de verduras, hortalizas y/o legumbres, enriquecidos con hongos, plantas medicinales y vitaminas que no sean para uso médico; frutos, hongos y verduras procesadas (incluyendo frutos secos y legumbres).

Clase 32: Bebidas sin alcohol; bebidas isotónicas; bebidas energéticas; Bebidas sin alcohol incluyendo bebidas de zumos de frutas; bebidas isotónicas; bebidas energéticas; polvos y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 3: Cosméticos.

Clase 5: Productos farmacéuticos; complementos alimenticios a base de setas.

Clase 35: Servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos cosméticos, farmacéuticos y complementos alimenticios a base de setas, a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; servicios de venta al por menor y al por mayor de cosméticos; servicios de venta al por menor y al por mayor de productos farmacéuticos; servicios de venta al por menor y al por mayor de complementos alimenticios a base de setas.

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.

El término “en concreto” empleado en la lista de servicios de la clase 35 del solicitante para indicar la relación entre un producto o servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los servicios específicamente señalados.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 3

Los cosméticos no son similares a los productos de la marca anterior. Los cosméticos incluyen una lista de productos utilizados para mejorar o proteger la apariencia o el olor del cuerpo humano. Estos productos difieren en su  naturaleza, destino específico y canales de distribución. Además, se dirigen a diferentes públicos y están fabricados por distintas empresas. Por último, no tienen carácter complementario ni competidor.

Productos impugnados de la clase 5

Los complementos alimenticios a base de setas estan incluidos en la más amplia categoria de complementos alimenticios de la parte oponente. Por lo tanto, son identicos.

Los productos farmacéuticos son similares a los complementos y suplementos nutricionales, vitamínicos, minerales y alimenticios de la parte oponente. Estos productos coinciden en destino especifico, canales de  distribución y público relevante.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los servicios de venta al por menor y al por mayor de complementos alimenticios a base de setas son similares en grado bajo a los complementos alimenticios de la parte oponente.

Los servicios de venta al por menor y al por mayor de Cosméticos; Servicios de venta al por menor y al por mayor de productos farmacéuticos y los productos de la parte oponente no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios.

Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son idénticos.

Los restantes servicios impugnados servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos cosméticos, farmacéuticos y complementos alimenticios a base de setas, a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas también no son similares a los productos de la parte oponente. Estos productos y servicios difieren en naturaleza, destino especifico, público relevante, canales de distribución y origen empresarial.  Además, no tienen carácter complementario ni están en competición.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en diferente medida están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención se considera que puede oscilar de medio a alto.  

De la jurisprudencia se desprende, por lo que a los preparados farmacéuticos se refiere, que el grado de atención del público destinatario es relativamente elevado, independientemente de si se venden con o sin receta (15/12/2010, T–331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T–288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 y la citada jurisprudencia).

En concreto, los profesionales del sector de la medicina demuestran un elevado grado de atención cuando recetan medicamentos. Con respecto a los no profesionales de este sector, estos también muestran un mayor grado de atención, independientemente de si el producto farmacéutico se vende con o sin receta, ya que tales productos afectan a su salud.

Habida cuenta de que el público general es más propenso a la confusión, se proseguirá con el examen de la decisión partiendo de esta base.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Esto se aplica, por analogía, a los registros internacionales en los que se designe a la Unión Europea. Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

El elemento común ‘MICO’ tiene significado en español. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española.

El elemento ‘MICO’ será entendido por el público destinatario en el sentido de 1) Mono de cola larga; 2) Persona pequeña y muy fea (Diccionario de la Real Academia Española). Dado que no es descriptivo, evocador o, de algún otro modo, débil para los productos y servicios pertinentes, es distintivo.

El elemento ‘NEO’ de la marca anterior será entendido como un sufijo que significa ‘nuevo’, ‘reciente’ Diccionario de la Real Academia Española). Este elemento se considera débil puesto que podría ser percibido como una referencia al hecho que los productos en liza sean algo distintito, diferente o novedoso respecto a lo que había antes en el mercado.  

El segundo elemento del signo impugnado podría verse como ‘nco’ o ‘onco’.

‘Onco’ será entendido por el público destinatario como alusivo de hinchazón o tumor. Dado que los productos y servicios en liza son productos farmacéuticos, complementos alimenticios y servicios de venta de complementos alimenticios este elemento es débil.  

El elemento ‘nco’ del signo impugnado no tiene ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, es distintivo.

La División de Oposición examinará la oposición, en primer lugar, en relación con la parte del público que vea el segundo elemento del signo impugnado como ‘nco’.

Los elementos gráficos de las marcas tienen carácter meramente decorativo.

Las marcas no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, ambos signos están formados de dos elementos verbales. Los signos coinciden en ‘MICO’ y en las letras ‘N-*-O’. No obstante, se diferencian en la letra ‘E’ de la marca anterior y ‘C’ del signo impugnado y en los elementos gráficos de las marcas  y en los colores de la marca anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras ‘MICO’ y  ‘N-*-O’ presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de la letra ‘E’ de la marca anterior y ‘C’ del signo impugnado.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio. 

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar, los signos  son, desde el punto de vista conceptual, similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento débil en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios son en parte idénticos, en parte similares en distinto grado y en parte disimilares.

Las marcas son visual y fonética y conceptualmente similares en un grado medio. En particular, las marcas son similares en la medida en que ambas incluyen el elemento ‘MICO’ que, además, es el primer elemento de las marcas. El segundo elemento ‘NEO’ de la marca anterior es débil y los elementos gráficos de las marcas tienen carácter ornamental.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T–443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

El solicitante alega ser titular de una familia de marcas registradas que incluyen el elemento ‘MICO’. No obstante, esta circunstancia es irrelevante a los fines del presente procedimiento de oposición.

El solicitante alega, además, que el  elemento ‘MICO’ esta relacionado con los hongos y las setas y que es el prefijo de muchos vocablos derivados del griego. No obstante, se considera que el público en general español no tiene conocimiento  del griego puesto que no es un idioma comúnmente hablado o conocido en España.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público general de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares (incluidos los servicios considerados similares en grado bajo puesto que las similitudes entre las marcas son suficientes a compensar en bajo grado de similitud de estos servicios) en distinta medida a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Pedro JURADO MONTEJANO

Francesca CANGERI SERRANO

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).