OPPOSIZIONE N. B 2 800 418

R. Busanel S.r.l., Via delle Industrie 64, 30020 Eraclea (Venezia), Italia (opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Berchet, 9, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Bear Industries S.r.l., Via Manin 13, 20121 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Simmons & Simmons LLP, Via Tommaso Grossi 2, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/09/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 800 418 è accolta per tutti i prodotti

Classe 32: Bevande non alcoliche; birre e prodotti derivati; preparati per fare bevande; bevande a base di birra; bevande analcoliche aromatizzate alla birra; birra a bassa gradazione alcolica; birra analcolica; birra aromatizzata al caffè; birra chiara; birra di frumento; birra di malto; birra scura [birra al malto tostato]; birre; birre aromatizzate; birre arricchite di minerali; cocktails a base di birra.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 659 791 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.        Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti  della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 659 791, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 32. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 656 605. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano dell'opponente n. 1 656 605.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 32: Bevande non alcoliche; Birre e prodotti derivati; Preparati per fare bevande; Bevande a base di birra; Bevande analcoliche aromatizzate alla birra; Birra a bassa gradazione alcolica; Birra analcolica; Birra aromatizzata al caffè; Birra chiara; Birra di frumento; Birra di malto; Birra scura [birra al malto tostato]; Birre; Birre aromatizzate; Birre arricchite di minerali; Cocktails a base di birra.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Le bevande non alcoliche; Birre (indicate due volte); Preparati per fare bevande sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

La birra a bassa gradazione alcolica; Birra analcolica; Birra aromatizzata al caffè; Birra chiara; Birra di frumento; Birra di malto; Birra scura [birra al malto tostato]; Birre aromatizzate; Birre arricchite di minerali sono comprese nell' ampia categoria di Birre dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le bevande analcoliche aromatizzate alla birra sono comprese nell' ampia categoria di bevande analcoliche (altre che acque minerali e gassose). Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati cocktails a base di birra; Bevande a base di birra; prodotti derivati delle birre sono simili alle Birre dell'opponente. Essi hanno una natura simile. Inoltre, possono coincidere in scopo, canali di distribuzione e origine commerciale.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.  

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento ‘BEAR’ presente in entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L’elemento ‘BROWN’ del marchio anteriore non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L’elemento figurativo dell’orso presente in entrambi i segni sarà inteso come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

Il segno impugnato include le parole ‘SURF’ e ‘BOARDS’, tuttavia, sono appena percettibili sulla base della rappresentazione grafica del segno, molto probabilmente il pubblico di riferimento non ne terrà conto e, pertanto, non saranno presi in considerazione.  

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella parola ‘BEAR’ e nel fatto che entrambi i segni includono la rappresentazione stilizzata di un orso. Tuttavia, essi differiscono in alcuni aspetti della rappresentazione grafica dell’orso, nella parola ‘BROWN’ del marchio anteriore e nello sfondo del segno impugnato e la stilizzazione dei marchi.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘BEAR’, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘BROWN’ del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono simili in misura media.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili.

I marchi sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili in misura media. In particolare, essi coincidono nell’elemento ‘BEAR’, che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi i segni, e nel fatto che entrambi i segni includono la rappresentazione di un orso.

Si ritiene che le differenze tra i segni non sono sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Poiché il marchio italiano dell'opponente n. 1 656 605 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).