OPOSICIÓN Nº B 2 717 257

Jordi Vilà Badia, Calle Industria, 79, 08025 Barcelona, España (parte oponente), representada por María Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, España (representante profesional)

c o n t r a

Davic Ventures, S.L., Carrer Constitució nº 2, 3º – 5ª, 08960 Barcelona / Sant Just, Desvern, España (solicitante).

El 12/04/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 717 257 se estima parcialmente, concretamente para os productos siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 29:         Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 

Clase 30:        Café, té, cacao y sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados. 

Clase 41:         Escuelas para sumilleres (camareros especializados en vinos); servicios de formación en el ámbito de la hostelería y gastronomía.  

Clase 43:        Restauración [comidas]. 

2.        La solicitud de marca de la Unión Europea n.° 15 115 801 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3.        Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 15 115 801. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea n.º 9 870 924 y en el registro de marca española n.º 3 502 839. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Marca anterior 1- registro de marca de la Unión Europea n.º 9 870 924:

Clase 16:        Publicaciones; libros; periódicos y revistas; todos ellos referidos exclusivamente a hostelería y/o gastronomía.

Clase 35:        Servicios de ayuda a la explotación o dirección de una empresa comercial en régimen de franquicia; exclusivas comerciales; servicios de abastecimiento para terceros (abastecimiento de servicios para otras empresas); todo ello referido exclusivamente al sector de la hostelería y/o gastronomía.

Clase 43:        Cafés; restaurantes; consultas relacionadas con servicios de comida; bebida y catering (abastecimientos de comidas) y servicios de restauración de comida rápida y autoservicio.

Marca anterior 2- registro de marca española n.º 3 502 839:

Clase 43:        Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; cafés, restaurantes, consultas relacionadas con servicios de comida, bebida y catering (abastecimientos de comidas); servicios de restauración de comida rápida y autoservicio; asesoramiento sobre cocina; provisión de instalaciones para eventos, reuniones y oficinas temporales; servicios de aprovisionamiento de comida; servicios de degustación de vino (suministro de bebidas).

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 29:         Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.  

Clase  30:        Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.  

Clase 41:  Academias [educación]; escuelas para sumilleres (camareros especializados en vinos); servicios de formación en el ámbito de la hostelería y gastronomía.  

Clase  43:         Restauración [comidas].

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 28, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 29 

Los productos impugnados carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas tienen un cierto grado de similitud con los servicios de restauración (alimentación) en clase 43 de la marca anterior 2 de la parte oponente, ya que es posible que tengan el mismo origen y canales de distribución, en cuanto que los propietarios de empresas de restauración pueden ofrecer también a sus clientes productos cultivados y preparados por ellos mismos, como por ejemplo frutas y verduras de su propio huerto que cocinan o meten en conserva  para sus clientes (13/04/2011, T 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173 y 12/12/2014, T-405/13, da rosa,  EU:T:2014:1072). Entre tales productos y los servicios mencionados existe una relación de complementariedad. Por tanto, existe un grado de similitud bajo entre los mismos.      

Por el contrario los productos impugnados huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles se consideran distintos a todos los productos y servicios de la parte oponente. Estos productos impugnados se suelen utilizar como ingredientes para preparar platos, tienen distinto propósito y es más bien improbable que se vendan como tal, por ejemplo en restaurantes. Tienen distinta naturaleza y su propósito y método de uso es también distinto, no solo en relación con los servicios de la parte oponente, sino también en relación con sus productos.

Productos impugnados de la clase 30

Los productos impugnados café, té, cacao y sucedáneos del café; preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados tienen un cierto grado de similitud con los servicios de restauración (alimentación) en clase 43 de la marca anterior 2 de la parte oponente, ya que es posible que tengan el mismo origen y canales de distribución. Además, entre tales productos y los servicios mencionados existe una relación de complementariedad. Por tanto, existe un grado de similitud bajo entre los mismos.      

En cambio, los productos impugnados harinas; arroz; tapioca y sagú; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo son distintos a todos los productos y servicios de la parte oponente, ya que se suelen utilizar como ingredientes o aderezo para preparar platos siendo improbable que se vendan como tal, por ejemplo en restaurantes. Tienen distinta naturaleza y su propósito y método de uso es también distinto.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios impugnados escuelas para sumilleres (camareros especializados en vinos); servicios de formación en el ámbito de la hostelería y gastronomía pueden tener el mismo origen y canales de distribución que los servicios de restauración (alimentación) en clase 43 de la marca anterior 2 de la parte oponente, ya que algunos restaurantes ofrecen cursos o talleres de cocina o catas de vinos, con el mismo propósito, ofrecer la degustación de ciertos platos o vinos bajo la dirección del chef o sumiller al mismo tiempo que ofrecen una difusión de sus conocimientos en estos sectores. Por otro lado, muchas escuelas de cocina o escuelas para sumilleres cuentan con restaurantes donde ofrecer las comidas y catas realizadas por alumnos de tales escuelas siendo ambos servicios complementarios. Por tanto, se consideran similares en bajo grado.

Los servicios impugnados academias [educación] a diferencia de los productos y servicios de la parte oponente, tienen un propósito concreto enfocado a la educación. Tienen distinto origen y canales de distribución. También van dirigidos a distintos consumidores. Por tanto, se consideran distintos.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de restauración [comidas] impugnados se encuentran comprendidos de forma idéntica en la lista de servicios de la marca anterior 2 de la parte oponente, aunque con una ligera variación en su descripción. Por tanto son idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos y similares en bajo grado están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional, por ejemplo, en el sector de la alimentación y de la restauración. El grado de atención oscilará de medio, para los productos, a alto, para los servicios más especializados y/o más costosos.

3. Los signos

Marca anterior 1:

Marca anterior 2: ALKIMIA Restaurant
Marca anterior	Marca impugnada

Teniendo en cuenta que la oposición se basa en más de una marca anterior, por motivos de economía procesal, la División de Oposición considera adecuado continuar con el examen de la oposición teniendo en cuenta primero el registro de la anterior 2.

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca denominativa compuesta por el término “ALKIMIA”  y “Restaurant”. En el caso de marcas denominativas, es la denominación como tal la que queda protegida y no la forma en que está representada. Carece de relevancia, por lo tanto, el que la marca impugnada esté representada parte en letras mayúsculas y parte en minúsculas.

Los elementos “ALKIMIA/Alquimia”, aunque escrito con “K” en la marca anterior y con “qu” en la marca impugnada se refieren a un conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que influyó en el origen de la ciencia química y tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y de la panacea universal. En este sentido, no tienen significado para el público destinatario en relación con los productos y servicios en conflicto. Por tanto, son distintivos. Además, cabe mencionar que las palabras “ALKIMIA/Alquimia” se pronuncian de manera idéntica, por tanto, transmiten el mismo significado cuando se perciben fonéticamente.

El elemento “Fogo” de la marca impugnada y el elemento figurativo de la pequeña llama que aparece a su derecha y que refuerza este término, por su similitud con la palabra “fuego” en el idioma original del público de referencia se consideran, en cierta medida, alusivos en relación con los productos y servicios relevantes, por tanto, estos elementos tendrán un impacto más reducido en los consumidores.

La palabra “Restaurant”, sin embargo, por su similitud con el término español “restaurante” será percibida por el público del territorio de referencia como un establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo local. Dado que los servicios designados por la marca anterior son servicios relacionados con la restauración, se considera no distintivo.

El segundo elemento de la marca impugnada “Fogo”, por su tamaño, se considera el elemento más dominante.

Visualmente, los signos coinciden en “al*imia/al*imia”, que son la mayoría de letras que forman las palabras “ALKIMIA” de la marca anterior y “Alquimia” de la marca impugnada. No obstante, se diferencian en las letras “K” y el término “Restaurant” (no distintivo) de la marca anterior y las letras “qu” y el término “Fogo” (alusivo) de la marca impugnada.

Las marcas coinciden en su primer elemento (a pesar de que en la marca contestada esté escrito con “qu” y en la marca anterior con “K”).  Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Esta coincidencia juega un papel importante en el análisis de los signos en conflicto.

Por consiguiente, los signos tienen visualmente un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de todas las letras que forman las primeras palabras de las marcas “ALKIMIA/Alquimia” dado que en el idioma del territorio de referencia las letras “qu” y “K” se pronuncian de manera idéntica. La pronunciación de los signos difiere en el sonido de las letras que forman las palabras “Restaurant” de la marca anterior (considerada no distintiva) y “fogo” de la marca impugnada, que aunque dominante, no deja de estar situada en segundo lugar.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio alto.

Conceptualmente, aunque la marca impugnada en su conjunto no tiene significado para el público del territorio de referencia, los elementos “ALKIMIA/alquimia” incluidos en ambas marcas serán percibidos por el público relativos al concepto señalado en los párrafos anteriores. Teniendo en cuenta que los signos se asociarán con un significado similar, en cuanto que coinciden en el término “ALKIMIA” (aunque aparezca con “K” en la marca anterior y con “qu” en la marca impugnada), estos se consideran similares en grado alto desde el punto de vista conceptual, ya que los elementos diferenciadores son alusivos o no distintivos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

En el presente caso, los productos y servicios de la marca impugnada son en parte  idénticos o similares en bajo grado y en parte distintos a los servicios de la marca anterior. El carácter distintivo de la marca anterior se considera normal y el grado de atención del público oscilará de medio a alto.

Los signos son visual y fonéticamente similares en grado medio y conceptualmente en grado alto, debido a que el primer elemento de la marca impugnada reproduce el primer elemento de la marca anterior (a pesar de que uno esté representado con “K” y otro con “qu”). Las diferencias entre las marcas residen en elementos colocados en segundo lugar, alusivos o no distintivos, respecto los elementos distintivos “ALKIMIA/Alquimia”, que son los que llamarán la atención y serán retenidos en la memoria del consumidor, por las razones mencionadas en el apartado c) de la presente decisión.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Del mismo modo, se tiene en cuenta que el riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas entre sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos y servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. La introducción de elementos de diferenciación en las marcas no siempre evita que exista similitud entre las mismas, ya que el consumidor medio podría pensar que la marca impugnada es una marca derivada de la marca anterior, ya que es posible que una empresa utilice para distinguir sus diferentes líneas de productos o servicios (o como, por ejemplo, en este caso cadenas de restaurantes) marcas derivadas de una principal y que compartan con ella un elemento idéntico o casi idéntico dependiendo del punto de vista del que se analice.

Considerando todo lo anterior, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por lo tanto, la oposición se considera parcialmente fundada basándose en el registro de marca española nº 3 502 839 de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares (incluso en bajo grado) a los de la marca anterior.

El resto de productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

En cuanto al registro anterior, la marca de la Unión Europea n.º 9 870 924 “”, en el que la parte oponente también ha basado su oposición, cabe señalar que es menos similar a la marca impugnada que la comparada anteriormente, puesto que se trata de una marca gráfica que, además, contiene un elemento figurativo adicional formado por la letra “k” situada en el interior de una circunferencia en la parte superior derecha de la palabra “alkimia”, por tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, cabe concluir que no existe riesgo de confusión en relación con tales productos y servicios impugnados.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Francesca CANGERI SERRANO

María Clara  IBÁÑEZ FIORILLO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).