OPOSICIÓN Nº B 2 703 125

Kukuxumusu Ideas, S.L., C/ Monte Malkaiz, 28, 31620 Gorraiz (Navarra), España  (parte oponente), representada por AB Asesores, C/ Bravo Murillo, 219 – 1º B, 28020 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Mikel Urmeneta Otsoa, C/ Navas de Tolosa 5, Pamplona, España (solicitante), representado por Miguel Troncoso Ferrer, 480 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Bélgica (representante profesional).

El 18/08/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.        La oposición n.° B 2 703 125 se desestima en su totalidad.

2.        La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca figurativa de la Unión Europea nº 15 037 005 , en las clases 25, 28 y 35. La oposición está basada en la marca figurativa notoriamente conocida en España , para productos y servicios de las clases 25, 28 y 35, así como en el derecho de autor referido también al mismo dibujo, y en relación igualmente con los mismos productos y servicios mencionados anteriormente. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 4, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMUE BASADO EN MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA (Artículo 6 bis del Convenio

de París) EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 2, LETRA c) del RMUE.

La parte oponente alega que es titular de la marca figurativa anterior “” notoriamente conocida en España en el sentido del Artículo 6 bis del Convenio de París, para productos y servicios de la clases 25, 28 y 35.

De conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE ‘a efectos del apartado 1, se entenderá por ‘marcas anteriores las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la

prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean ‘notoriamente conocidas’ en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París’.

Según el artículo 6 bis del Convenio de París, ‘los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del

interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país

del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca

de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta’.

Por tanto, para la aplicación del artículo 8, apartado 2, letra c) del RMUE en combinación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) que la marca sea notoria en el territorio relevante en el momento de la presentación de la solicitud de la marca impugnada;

b) que por ser idéntica o similar a la marca notoria anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

Estas condiciones tienen carácter acumulativo, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas será suficiente para que no pueda aplicarse la disposición señalada.

Procederemos, por lo tanto, a analizar en primer lugar el primero de los requisitos mencionados.

La notoriedad implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido notoriedad entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

Aunque los términos «notoriamente conocidas» (expresión tradicional empleada por el artículo 6 bis del Convenio de París) y «renombre» designan conceptos jurídicos diferentes, existe una coincidencia sustancial entre ambos, como indica la comparación entre el modo en que se definen las marcas notoriamente conocidas conforme a la Recomendación de la OMPI con la descripción del renombre que hace el Tribunal en su sentencia de 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (concluyendo que la diferencia terminológica es meramente un «[…] matiz, que no encierra una contradicción real», § 22).

En la práctica, el criterio utilizado para determinar si una marca es notoriamente conocida o si goza de renombre suele ser idéntico. Por consiguiente, no es extraño que una marca caracterizada como notoriamente conocida haya alcanzado también el nivel definido por el Tribunal en el asunto «General Motors» para las marcas que gozan de renombre, puesto que en ambos casos la valoración se basa principalmente en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público y los niveles requeridos en ambos casos se describen en términos muy similares (conocidas o notoriamente conocidas por el sector destinario del público, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, y «conocidas por una proporción importante del público destinatario», en el caso de las marcas que gozan de renombre).

Según el oponente, la marca anterior es notoria en España.

En este caso la marca impugnada se presentó el 25/01/2016. Por consiguiente, se invitó al oponente a probar que la marca anterior gozaba de notoriedad en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que la notoriedad adquirida se refería a los productos o servicios para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 25: Calzado; Artículos de sombrerería; Prendas de vestir; Sombreros.

Clase 28: Juguetes, juegos, artículos para jugar y baratijas.

Clase 35: Servicios promocionales, de marketing y publicidad.

Para poder determinar el grado de notoriedad de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 30/11/2016, el oponente aportó las pruebas siguientes:

• Documento nº 1: Publicación en el Boletín Oficial del Estado Español (BOE) de la Ley 17/2001 de Marcas.

• Documento nº 2: Publicación en el Boletín Oficial del Estado Español (BOE) del Real Decreto Ley 1/1996 por el que se aprueba la ley de Propiedad Intelectual.

• Documento nº 3: Selección de noticias publicadas en distintos medios de comunicación entre los años 2008 y 2012.

• Documento nº 4: Testimonio Notarial del Contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/1994.

• Documento nº 5: Testimonio Notarial del Contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/1995.

• Documento nº 6: Testimonio Notarial del Contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/1996.

• Documento nº 7: Testimonio Notarial del Contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/1997.

• Documento nº 8: Testimonio Notarial de la escritura pública de 24 de febrero del 2014 por el que se eleva a público el contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/1998.

• Documento nº 9: Testimonio Notarial de la escritura pública de 24 de febrero del 2014 por el que se eleva a público el contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/1999.

• Documento nº 10: Testimonio Notarial de la escritura pública de 24 de febrero del 2014 por el que se eleva a público el contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/2000.

• Documento nº 11: Testimonio Notarial de la escritura pública de 24 de febrero del 2014 por el que se eleva a público el contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/2001.

• Documento nº 12: Testimonio Notarial de la escritura pública de 24 de febrero del 2014 por el que se eleva a público el contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/2002.

• Documento nº 13: Testimonio Notarial de la escritura pública de 24 de febrero del 2014 por el que se eleva a público el contrato de compraventa de derechos de explotación de registros de propiedad intelectual celebrado entre “Kukuxumusu, S.L.” y el solicitante de la marca impugnada D. Mikel Urmeneta, el 31/12/2004. Este documento no se aporta, según el oponente, al no estar correctamente identificado manifestando que la cesión de derechos de los dibujos creados en el año 2014 está recogida en el documento nº 14.

• Documento nº 14: Testimonio Notarial del contrato de compraventa y cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial celebrado entre “ATAUTE, S.L.” y el solicitante D. Mikel Urmeneta, de fecha 16/04/2013.

• Documento nº 15: Testimonio Notarial de la escritura pública del 24 de marzo del 2006, ante el Ilustre Notario de Pamplona D. José Peñas Martín, de escisión parcial sin extinción de la sociedad “Kukuxumusu, S.L.”, mediante la segregación a favor de la sociedad de nueva creación “ATAUTE, S.L.” (actualmente denominada “Kukuxumusu Ideas, S,L.) de la parte de su patrimonio detallada en la misma.

• Documento nº 16: Escritura Pública de Cambio de Denominación Social otorgada ante el Ilustre Notario de Pamplona D. José María Marco García-Mina, de fecha 15 de mayo del 2013, recogiendo el acuerdo por el cual “ATAUTE, S.L.” pasó a denominarse “Kukuxumusu Ideas, S.L.”.

• Documento nº 17: Certificación del Registro Mercantil de Pamplona acreditando la vigencia de “Kukuxumusu Ideas, S.L.” así como el referido cambio por el que se adoptó esta denominación.

• Documento nº 18: Selección de dibujos en los que aparecen diversas creaciones de la empresa “Kukuxumusu Ideas, S.L.”.

• Documento nº 19: Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial español (BOPI) del dibujo industrial número 28 204 y situación del mismo obtenido de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

• Documento nº 20: Auto de Medidas Cautelares dictado el 28 de junio del 2016 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona.

• Documento nº 21: Resolución del registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid de fecha 14 de septiembre del 2016 por el que se deniega la inscripción de derechos sobre ciertas obras solicitadas por D. Mikel Urmeneta Otsoa Errarteko.

• Documento nº 22: Catálogos de “Kukuxumusu” correspondientes a los años 2003 a 2016. Donde aparece varias veces, entre otros muchos diseños, la marca.

• Documento nº 23: Diversas publicaciones on-line donde aparecen diversas imágenes en productos propios de “Kukuxumusu”, como licenciados a terceros (Buff, Bic, Smoking, Iphone, Inoxcrom, Laken, Valira, etc.).

• Documento nº 24: Varias campañas/eventos publicitarios donde aparecen diseños de “Kukuxumusu”, como el “50º Aniversario de Amnistía Internacional”, “selección de Euskadi de Fútbol”; anuncio de “Viajes Iberia”; campañas de promoción de diversas ciudades (Bercelona, Madrid, Valencia, etc.); cartel de la “XX edición del festival Viñarock” del año 2015, entre otros.

• Documento nº 25: Diversos vídeos con diseños de “Kukuxumusu”.

• Documento nº 26: Diversos diseños de “Kukuxumusu” en su propia blog, así como en la página de Facebook facebook/sanfermín.encierros, de la página web sanfermin.com.

La División de Oposición considera que las pruebas presentadas por el oponente no demuestran que el uso de la marca anterior proporcionase notoriedad a la misma.

        

Aunque las pruebas aportadas ponen de manifiesto un cierto uso de la marca “Kukuxumusu”, principalmente referidos a productos de la clase 25, en relación con diferentes tipos de diseños, las pruebas aportan escasa información en concreto sobre la marca  que es el derecho anterior sobre el que se basa la presente oposición y sobre la extensión de dicho uso. El material probatorio presentado no proporciona indicación alguna del grado de notoriedad de la marca entre el público pertinente. Aunque dentro de la amplia documentación aportada por el oponente aparecen mencionados múltiples diseños gráficos, escasamente aparece un par de veces reproducida la marca alegada  . Por otro lado, tampoco existen indicaciones sobre el volumen de ventas ni la cuota de mercado de la marca, ni sobre el alcance de las medidas dirigidas a su promoción. En consecuencia, las pruebas no demuestran ni el grado de notoriedad de la marca entre los consumidores, ni que la marca sea conocida por una parte significativa del público pertinente. Las pruebas relativas a las cifras de ventas y de gasto publicitario, o a la cuota de mercado en relación con dicha marca son inexistentes. Además, la mayor parte de las pruebas se refieren al oponente, y no demuestran la notoriedad de la marca en relación con los productos pertinentes dado que la mayoría de las pruebas aportadas se refieren al oponente como empresa, pero no a la marca alegada en concreto, en cuestión. En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que la marca goza de notoriedad.

Como se ha visto antes, la notoriedad de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el apartado 2, letra c) del RMUE en combinación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea notoria, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos, y la oposición debe ser desestimada.

Por último, la parte oponente señaló que el solicitante actuó de mala fe al presentar la marca impugnada. Este argumento no puede servir de fundamento para la oposición. En el artículo 41 del RMUE se establece que las oposiciones solo pueden presentarse por los motivos enunciados en el artículo 8 del RMUE. Puesto que este último no incluye la mala fe como motivo de oposición, no se abordará esta cuestión.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a)        se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b)        dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

La parte oponente reivindica la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, en concreto el derecho de autor, en España, del gráfico , para las clases 25, 28 y 35.

El artículo 8, apartado 4, del RMUE tiene por objeto la protección de signos utilizados en el tráfico económico que no sean marcas registradas. Por lo tanto, se refiere a identificadores de actividades comerciales tales como marcas no registradas, nombres comerciales, razones sociales y nombres de establecimiento que estén protegidos por la ley mediante derechos exclusivos.

En el caso presente no sucede así. Un derecho de autor describe los derechos de los creadores sobre sus obras literarias o artísticas. Se consideran el resultado de un trabajo creativo que debe ser protegido frente a la copia o la imitación no autorizada por terceros, a fin de garantizar un rendimiento justo de la inversión. Están protegidos como propiedad intelectual, pero no son identificadores o signos comerciales. Por lo tanto, un derecho de autor no puede calificarse como un signo utilizado en el tráfico económico a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

De lo anterior se desprende que la oposición no está debidamente justificada a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Francesca CANGERI SERRANO

Pedro JURADO MONTEJANO

Benoît VLEMINCQ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).