DIVISIÓN DE OPOSICIÓN
OPOSICIÓN Nº B 2 716 887
American Express Marketing & Development Corp., 200 Vesey Street, NY-01-49-
12, New York, New York 10285-4900, Estados Unidos (de América) (parte oponente),
representada por Arochi & Lindner, S.L., C/ Serrano 28, 1°-C, 28001 Madrid,
España
(representante profesional)
c o n t r a
Benjamin Andreas Borowitz, C/ Monsenyor Palmer 2, 07015 Palma de Mallorca,
Illes Balears, España (solicitante).
El 10/11/2017, la División de Oposición adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. La oposición n° B 2 716 887 se estima para todos los servicios impugnados.
2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 15 129 463 se deniega en su
totalidad.
3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.
A partir del 01/10/2017, el Reglamento (CE) nº 207/2009 y el Reglamento (CE) nº
2868/95 han sido derogados y sustituidos por el Reglamento (UE) 2017/1001
(versión codificada), el Reglamento delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de
ejecución (UE) 2017/1431, sin perjuicio de determinadas disposiciones transitorias.
Todas las menciones al RMUE, RDMUE y REMUE en la presente decisión se
refieren a los reglamentos actualmente vigentes, salvo que se indique expresamente
otra cosa.
MOTIVOS:
La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud
de marca de la Unión Europea nº 15 129 463 . La oposición está
basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 1 165 711
“CENTURION”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), y el
artículo 8, apartado 5, del RMUE.
RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE
Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los
productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas
correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas
relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la
apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos
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factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el
carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos
dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.
La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición
considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el
registro de marca de la Unión Europea nº 1 165 711 “CENTURION”.
a) Los servicios
Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:
Clase 36: Servicios de tarjetas de crédito y de cargo.
Clase 39: Servicios relacionados con los viajes; servicios de reservas de billetes y
visitas turísticas; servicios de reserva de transporte, viajes y visitas turísticas;
organización de alquiler de automóviles; servicios de conserjes.
Después de la denegación parcial de la marca impugnada en el procedimiento de
oposición paralelo B 2 712 399, los servicios impugnados son los siguientes:
Clase 43: Provisión de alimentos y bebidas; servicios de restauración [alimentación];
catering; alojamiento y restauración corporativa (provisión de comida y bebida).
Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33,
apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o
diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de
la clasificación de Niza.
Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios
incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales
de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en
competencia entre sí o son complementarios unos de otros.
Servicios impugnados de la clase 43
Los servicios impugnados provisión de alimentos y bebidas; servicios de
restauración [alimentación]; catering; restauración corporativa (provisión de comida y
bebida) presentan conexiones con los servicios registrados por el oponente de
servicios relacionados con los viajes. Tenemos por un lado, servicios que
proporcionan alimentos y bebidas, así como servicios de restauración y suministro
de comidas y bebidas frente a servicios relacionados con viajes. Estos últimos
pueden proporcionar dentro de sus múltiples actividades servicios de suministro de
comida desde el exterior por contrato, hacer reservas de restaurantes, organizar por
ejemplo cenas en un “bateau mouche” en París, catering, viajes gastronómicos,
picnic al aire libre (excursiones) o proporcionar los “lunch box” para grupos que
viajan en autocar o tren. También pueden ofrecer servicios de tours y dependiendo
del destino, se pueden contratar con traslados incluidos y comprender alimentos y
bebidas. Por lo tanto, no podemos excluir al menos un cierto grado de similitud entre
ambos tipos de servicios dado que pueden compartir los mismos canales de
distribución, van destinados al mismo público relevante y pueden tener un mismo
origen empresarial siendo, por lo tanto al menos, servicios similares en grado bajo.
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b) Público destinatario – grado de atención
Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un
consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede,
igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios
contemplada.
En el presente caso, los servicios considerados similares en grado bajo están
dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con
conocimientos o experiencia profesional específicos.
El grado de atención es medio.
c) Los signos
CENTURION
Marca anterior Marca impugnada
El territorio de referencia es la Unión Europea.
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en
conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto
producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la
Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de
oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea
que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo
sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión
Europea (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el
riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión
Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.
La mayoría de los elementos son comprensibles por parte del público anglófono. En
consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la
comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla inglesa.
La marca verbal anterior está compuesta por el vocablo “CENTURION” que será
percibido por el público relevante como un término referido a un oficial del ejército de
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la antigua Roma. Por lo tanto, es un término distintivo en relación con los servicios
pertinentes.
El signo figurativo impugnado está compuesto también por el término distintivo
“Centurión” seguido de la imagen de la cabeza de un centurión, que reafirma dicho
concepto anterior, inscrito en un círculo. A continuación aparecen los elementos
“World S.L” que serán percibidos como mundial, es decir, en el sentido de que el
alcance es universal, y las letras S.L, que al menos una parte del público percibirá
como un elemento relacionado con una sociedad limitada (limited society). Debajo
aparecen dos trazos horizontales en cuya mitad se inscribe “the next level” percibido
como “el siguiente nivel”, de naturaleza laudatoria.
Los elementos “World S.L.” y “the next level” del signo impugnado se asociarán al
tipo de empresa con un alcance geográfico universal y a un elemento laudatorio
referido a una calidad superior. Teniendo en cuenta que los servicios
correspondientes son principalmente servicios de restauración en sentido amplio,
estos elementos son no distintivos o débiles para todos los servicios en cuestión.
Los elementos “Centurion Worl S.L.” y el elemento figurativo de la cabeza de un
centurión del signo impugnado son los elementos dominantes, pues son los que,
visualmente, más atraen la atención frente al resto de elementos figurativos y
denominativos de menor tamaño que tienen un carácter más secundario dentro del
conjunto marcario.
Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como
figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto
mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el
público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en
cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos
(14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo
cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a
derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en
la que primero atrae la atención del lector.
Visualmente, los signos coinciden pese a su dispar tipografía en el término
“CENTURION”. No obstante, se diferencian en todos los restantes elementos
denominativos y figurativos del signo impugnado.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que cuando una marca es verbal se protege su
denominación tanto si la representación de sus letras es en mayúsculas como en
minúsculas; que la figura se refiere a un centurión y que los restantes elementos del
signo impugnado son escasamente distintivos y algunos menos dominantes, los
signos tienen un alto grado de similitud visual.
Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras
“CENTURION”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación
difiere en el sonido de las letras de los restantes elementos denominativos del signo
impugnado, que no tienen equivalente en el signo anterior. Algunos de ellos, como
“S.L.” y “the next level”, es poco probable que sean pronunciados.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que los restantes elementos del signo
impugnado son escasamente distintivos y algunos menos dominantes, los signos
tienen un alto grado de similitud fonética.
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Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al
contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán
con un significado similar respecto del concepto centurión, reafirmado además por el
elemento figurativo del signo impugnado, los signos son, desde el punto de vista
conceptual, similares en alto grado.
Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los
aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.
d) Carácter distintivo de la marca anterior
El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener
en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.
Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta
de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía
procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación
no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación
global»).
En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará
basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en
su totalidad no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión
desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter
distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.
e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión
El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes,
cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento
de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo
utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores
tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente
entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud
entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud
entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde
directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto
y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma
empresa o de empresas relacionadas económicamente.
Los servicios impugnados han sido considerados similares en grado bajo a los
servicios del derecho anterior. Están dirigidos tanto al público en general como al
público profesional. El nivel de atención es medio. Por otro lado, el derecho anterior
tiene un grado de distintividad normal.
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Los signos han sido considerados visual, fonética y conceptualmente similares en
grado alto dada la coincidencia en ambos signos de sus vocablos más distintivos
“CENTURION”. Por otro lado, hay que resaltar que la diferencia en la estilización
tipográfica de los signos o en los restantes elementos denominativos del signo
impugnado que son escasamente distintivos y algunos no dominantes, aunque
introducen ciertos elementos de disparidad, no evitan la similitud global de los signos
en conflicto. Por otro lado, aunque el público no suele analizar los signos y se refiere
más fácilmente a ellos mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos
figurativos, no debemos olvidar que el elemento figurativo principal del signo
impugnado reitera el mismo concepto de centurión lo cual contribuye a su similitud
de los signos en cuestión.
Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio, e
incluso el especializado, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las
marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior así como la gran similitud entre los
signos, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre las
marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo
que el consumidor, incluso el especializado, puede llegar a la conclusión de que los
signos referidos respecto a servicios similares, aunque sea en bajo grado, tienen un
mismo origen empresarial. Además, incluso el consumidor podría pensar que el
signo impugnado es una marca derivada del oponente con la que comparte un
mismo elemento en común “CENTURION”, utilizada para otra línea de servicios, y
asociarlas.
Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del público
destinatario que hable inglés. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la
presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público
destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud
impugnada.
Por lo tanto, la oposición está fundada sobre la base del registro de marca anterior
de la Unión Europea nº 1 165 711. De lo cual se deriva que debe desestimarse la
marca impugnada para todos los servicios impugnados.
Puesto que se ha estimado la oposición sobre la base del carácter distintivo
inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del
carácter distintivo de dicha marca debido a su reputación, según alega la parte
oponente. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter
distintivo elevado, el resultado sería el mismo.
Puesto que el derecho anterior de la Unión Europea nº 1 165 711 conduce a que
prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los
servicios contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar el otro
derecho anterior invocado por la parte oponente (16/09/2004, T–342/02, Moser
Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Puesto que la oposición ha sido estimada en su totalidad en virtud del artículo 8,
apartado 1, letra b), del RMUE, no es necesario examinar el otro motivo de la
oposición a saber, el artículo 8, apartado 5, del RMUE.
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COSTAS
De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte
vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así
como todos los gastos sufragados por la misma.
Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición,
así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento
que nos ocupa.
Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1,
letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94,
apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de
2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición
y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima
que figura en dichas disposiciones.
La División de Oposición
Begoña URIARTE
VALIENTE
Pedro JURADO
MONTEJANO
Sam GYLLING
De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un
procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones
hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso
deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del
día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento
en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá
presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de
cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso
una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia
de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según el
artículo 109, apartado 8, del RMUE (antigua regla 94, apartado 4, del REMUE
vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), dicha petición deberá presentarse
en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación
de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de
revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del
RMUE).