OPPOSIZIONE N. B 2 761 586

GVlifestyle S.r.l., Via Tosarelli n. 184, 40055 Castenaso (BO), Italia (opponente), rappresentata da Massimiliano Casati, Via Mercalli 8, 20811 Cesano Maderno (MB), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gennaro Di Mare, Via Arenaccia 280, 80143 Napoli, Italia (richiedente)

Il 20/07/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.        L'opposizione n. B 2 761 586 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18:        Borse; borsette [borsette]; borsette (ripetuto due volte); borsellini; portafogli; portamonete e portafogli (ripetuto due volte); borse e portafogli in pelle.

Classe 25:        Abbigliamento (ripetuto due volte); pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; cinture [abbigliamento] (ripetuto due volte); visiere [abbigliamento] (ripetuto due volte); guanti [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento] (ripetuto due volte); sciarponi [abbigliamento] (ripetuto due volte); abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; cappelli; cappelli per bambini; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli da sole; cappelli da baseball; cappelli in pelle; cappelli stile pescatore; scarpe; magliette; felpe; abbigliamento per bambini; cinture; accessori da portare al collo.

2.        La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 465 859 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.        Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 465 859. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 417 827, sulla registrazione di marchio italiano n. UA2015C079081 e sul marchio denominativo non registrato italiano “resilienza”. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (quest’ultimo limitatamente alla registrazione di marchio italiano) nonché  l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 417 827.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3:        Profumi; cosmetici; essenze; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze.

Classe 14:        Gioielli; orologeria; oreficeria; gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni.

Classe 18:        Zaini; borse; pelle e finta pelle; borsellini in pelle; portafogli; borsette [borsette].

Classe 25:        Cinture; cappelli; abbigliamento; calzature; cappelleria; abbigliamento in pelle.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18:        Borse; borsette [borsette]; borsette (ripetuto due volte); borsellini; portafogli; portamonete e portafogli (ripetuto due volte); borse e portafogli in pelle.

Classe 25:        Abbigliamento (ripetuto due volte); pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; cinture [abbigliamento] (ripetuto due volte); visiere [abbigliamento] (ripetuto due volte); guanti [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento] (ripetuto due volte); sciarponi [abbigliamento] (ripetuto due volte); abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; cappelli; cappelli per bambini; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli da sole; cappelli da baseball; cappelli in pelle; visiere di cappelli; cappelli stile pescatore; scarpe; magliette; felpe; abbigliamento per bambini; cinture; accessori da portare al collo.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

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Prodotti contestati in classe 18

I prodotti contestati borsette [borsette]; (ripetuto due volte); portafogli (ripetuto due volte); borse sono pure coperti dal marchio sul quale si basa l’opposizione. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati borsellini includono, in quanto categoria più ampia, i borsellini in pelle nella Classe 18 dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’opposizione non può scorporare ex officio la  ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

I prodotti contestati borse e portafogli in pelle sono compresi nelle ampie categorie di borse e portafogli nella Classe 18 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati portamonete si sovrappongono con i borsellini in pelle nella Classe 18 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati cappelli; abbigliamento (ripetuto due volte); cinture [abbigliamento] (ripetuto due volte); cinture sono pure coperti dal marchio sul quale si basa l’opposizione. Questi prodotti sono quindi identici.

I prodotti contestati pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; visiere [abbigliamento] (ripetuto due volte); guanti [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento] (ripetuto due volte); sciarponi [abbigliamento] (ripetuto due volte); abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale; magliette; felpe; abbigliamento per bambini; accessori da portare al collo sono compresi nell'ampia categoria dell’abbigliamento nella Classe 25 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti del marchio impugnato cappelli per bambini; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli da sole; cappelli da baseball; cappelli in pelle; cappelli stile pescatore sono compresi nell'ampia categoria della cappelleria dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le scarpe del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria delle calzature del marchio anteriore. Detti prodotti sono quindi identici.

Le visiere di cappelli sono parti di cappelli utilizzate dai produttori attivi nel settore della cappelleria. Rispetto ai prodotti nelle Classi 3, 14, 18 e 25 del marchio anteriore questi ultimi prodotti presentano diversa natura, non essendo prodotti finiti. Inoltre, essi hanno diversi destinazione, modalità d’uso, canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché origine abituale. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari. Alla luce di quanto sopra, essi sono da considerarsi dissimili.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

RESILIENZA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano e che pertanto comprenderà il significato del termine “RESILIENZA”.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine “RESILIENZA”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da un elemento figurativo, ossia un quadrato di colore nero all’interno del quale sono posti due triangoli bianchi che sovrasta il termine “resilienza” riprodotto in lettere maiuscole nere tra le quali la lettera “Z” è posta in posizione speculare rispetto alla norma.

L’elemento figurativo del marchio contestato mette in ombra l’elemento verbale del marchio in virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni. Tale elemento figurativo è pertanto l’elemento visivamente dominante del marchio contestato.

L’elemento “RESILIENZA” del marchio anteriore, peraltro pure riconoscibile nel segno contestato, possiede i seguenti significati in lingua italiana: “1. Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova di r.; valore di r., il cui inverso è l’indice di fragilità. 2. Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, l’attitudine di questi a riprendere, dopo una deformazione, l’aspetto originale. 3. In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc (cfr. il Vocabolario Treccani, edizione online).

È vero che il suddetto termine può descrivere una caratteristica dei prodotti sia nella Classe 18 che nella Classe 25. Tuttavia, in considerazione della sua specificità, della sua scarsa diffusione tra i consumatori che come visto poc’anzi, sono i consumatori che appartengono al grande pubblico e trattandosi di un termine squisitamente tecnico, la Divisione d’Opposizione ritiene che esso, non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda poi il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nella raffigurazione delle lettere che formano il termine “RESILIENZA”, con la particolarità che la lettera “Z” del marchio impugnato è riprodotta al contrario. Essi differiscono nell’elemento figurativo dominante del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono, da un punto di vista visivo, simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni è identica, stante la riconoscibilità nel marchio impugnato, nonostante una leggera alterazione grafica, del termine “RESILIENZA”, che costituisce l’intero marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come aventi il medesimo contenuto semantico, essi sono concettualmente identici.

Stabilito che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte dissimili.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel presente caso, i marchi sono identici sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di un elemento figurativo dominante. Tuttavia, questa circostanza è controbilanciata dal fatto che, come messo in evidenza nella sezione c) della presente decisione, si deve tenere presente che sarà il termine “RESILIENZA” ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell'identità fonetica e concettuale e delle somiglianze visive, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e, pertanto, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

• Registrazione di marchio italiano n. UA2015C079081 per il marchio denominativo “resilienza”.

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre un elenco più ristretto di prodotti, ovvero articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria nella Classe 25, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

La Divisione d’Opposizione esaminerà qui di seguito l’opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. UA2015C079081 per il quale l’opponente ha rivendicato la notorietà.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà del marchio anteriore.

Il 14/09/2016 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 26/01/2017.

L’opponente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio su cui si basa l’opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

L’opponente ha poi basato la propria opposizione sul marchio denominativo non registrato italiano “resilienza” e in relazione all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, che sarà oggetto di analisi nella seguente sezione della presente decisione.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea;

2. questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

La condizione che prevede l’utilizzazione nella normale prassi commerciale è un requisito fondamentale, senza il quale il segno in questione non potrà godere di alcuna protezione dalla registrazione di un marchio dell’Unione europea, indipendentemente dai requisiti da soddisfare conformemente alla legislazione nazionale al fine di acquisire diritti esclusivi.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

Nel caso specifico, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’uso del segno anteriore nella normale prassi commerciale.

Come già menzionato nella precedente sezione, il 14/09/2016 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 26/01/2017.

L’opponente non ha presentato alcuna prova dell’utilizzazione nella normale prassi commerciale del segno sui cui si basa l’opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata anche nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.