OPPOSITION n° B 2 757 139

Robotshop Inc. 18005 Lapointe Building 305, Mirabel, Quebec J7J 0G2, Canada (opposante), représentée par Almain A.A.R.P.I, 240, bis boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Robots Access Service, Bon Air, 35310 Mordelles, France, (demanderesse), représentée par Olivier Fedon, 1 rue de Paris, Immeuble Atalis 1, 35512 Cesson Sevigne, France (mandataire agréé).

Le 31/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 757 139 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 09 et 39 visés par la demande de marque de l’Union européenne « ROBOTSHOP » n° 15 435 266. L’opposition est fondée sur le nom commercial français « robotshop ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après :

• Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;

• Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente ;

• Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.

1. Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163 et 166).

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 12/05/2016. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que le signe sur lequel elle fonde son opposition était utilisé dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires en France en relation avec la vente de robots et de tous produits liés aux robots.

Le 23/08/2016, l’opposante a présenté les preuves suivantes:

• Un extrait du registre du commerce du Québec daté du 01/02/2016 faisant état du statut de la société Robotshop Inc.
• Un extrait du site Internet de l’opposante. La seule date disponible dans ce document est celle du « copyright » à savoir l’année 2016. Les prix sont indiqués en euro et un drapeau français laisse entendre que le site est accessible par le public français. Le plan du site indique que différentes catégories de produits sont proposées : « robots personnels & domestiques ; robots professionnels et de service ; pièces de robots ; robots en kits ; robots jouets ; robots éducatifs ; outils et équipements ; livres ; cartes cadeaux ». Une des pages intitulée « produits en vedette » propose la vente de divers circuits imprimés, principalement des « microcontrôleurs » ou « blindages », ainsi qu’un robot à chenilles.
• Une liste de chiffres de vente pour les années 2005 à 2011. Cette liste inclut les numéros de commande et de facture, l’année de commande, les  pays de facturation et de livraison et le prix de vente en dollar canadien.
• Une fiche sur les conditions de livraison. Il ressort de ce document (non daté) que la France est un des pays dans lesquels les livraisons peuvent avoir lieu.
• Une copie de l’assignation de la demanderesse par l’opposante devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes en vu de constater qu’il existe un risque de confusion entre le nom commercial de l’opposante et la marque française de la demanderesse.
• Un récapitulatif d’opposition à enregistrement émanant de l’Office français de la Propriété industrielle.
• Une décision de la Cour de Cassation du 03/07/2001 portant sur le conflit entre un nom commercial et une marque.

Au moment de déterminer la portée de l’usage d’un signe en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, il convient de tenir compte du territoire sur lequel il a été utilisé, la durée et la dimension économique de cet usage, le cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, concurrents voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (voir à ce sujet l’arrêt du 24/03/2009, affaires jointes T-318/06 à T-321/06, 'GENERAL OPTICA').

Dans le cas d’espèce, les documents présentés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant la nature et l’étendue de l’usage. Plus précisément, les preuves ne parviennent pas à établir que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour les produits et services sur la base desquels l’opposition a été formée. En effet, l’opposante a basé sa demande sur les produits et services suivants :

Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; distributeurs automatiques ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; machines pour l'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; broyeurs (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; drones en classe 7.

Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; imprimantes 3D, scanners 3D en classe 9.

Jeux ; jouets en classe 28.

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires en classe 35.

Informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données en classe 38.

Recherches techniques ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données en classe 42.

Cependant, dans ses observations, l’opposante prétend que l’objet de sa société est la distribution de robots professionnels et domestiques, la fourniture de pièces détachées et de services après-vente spécialisés pour les robots ainsi que la recherche et l’éducation en matière de robotique (il doit être noté que l’extrait du registre du commerce transmis par l’opposante ne fait référence qu’à la distribution de produits robotiques domestiques). L’opposante ajoute qu’elle utilise le nom commercial « Robotshop » pour exercer son commerce de vente d’articles sur internet.

Enfin, toujours dans ses observations, l’opposante précise que son activité est la vente de robots et de tous produits liés aux robots.

Pour démontrer l’usage du signe dans la vie des affaires, l’opposante a fourni deux documents pertinents (les autres documents n’apportent aucune information quant à l’usage du signe) à savoir : Une liste de chiffres de vente pour les années 2005 à 2011 et des extraits de son site Internet.

La liste de chiffres de vente inclut les numéros de commande et de facture, l’année de commande, les pays de facturation et de livraison ainsi que le prix de vente exprimé en dollar canadien. Cependant, il doit tout d’abord être relevé qu’il s’agit d’un document établi par l’opposante elle-même ou à sa demande et a, dès lors, une valeur probante moindre. Surtout, cette liste ne fait référence à aucun produit, aucune référence ou code ne permet de faire le lien entre des produits et les chiffres de vente. Par ailleurs, aucune facture, magazine, publicité ou déclaration n’a été transmise par l’opposante.

Il est certes vrai que la page Internet fournie par l’opposante fait référence à différentes catégories de produits: « robots personnels & domestiques ; robots professionnels et de service ; pièces de robots ; robots en kit ; robots jouets ; robots éducatifs ; outils et équipements ; livres et cartes cadeaux » et qu’une des pages intitulée « les produits en vedette » propose la vente de divers circuits imprimés, principalement des « microcontrôleurs » ou des « blindages » ainsi qu’un robot à chenilles.

Cependant, il doit être relevé que la date indiquée sur ce document laisse entendre que la page a été créée en 2016, soit 5 ans après les derniers chiffres de vente fournis par l’opposante, et que rien n’indique que les produits représentés dans la page internet en 2016 étaient déjà proposés à la vente entre 2005 et 2011.

En conclusion, au vu des preuves soumises, il n’est pas possible, à moins de recourir à des présomptions ou suppositions, de déterminer avec précision pour quels produits ni dans quelles proportions les ventes ont eu lieu.

De la preuve que l’usage à la date de dépôt de l’opposition.

Il doit ressortir clairement des éléments de preuve que l’usage a continué à la date de dépôt de l’opposition. Dans ce contexte, la règle 19, paragraphe 2, point d), du REMUE, dispose expressément que si une opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve de son acquisition, de sa permanence (mise en exergue ajoutée) et de l’étendue de la protection de ce droit. En effet, dans la mesure où, pour les signes utilisés dans la vie des affaires, l’usage constitue la considération de fait justifiant l’existence du droit, la même considération de fait doit encore exister, et être démontrée, à la date de dépôt de l’opposition

En l’espèce, les preuves font référence à l’usage du signe dans la vie des affaires entre 2008 et 2011 (les chiffres de 2005 à 2007 étant très limités). Aucun chiffre de vente ne porte sur les cinq dernières années précédant la date de dépôt de l’opposition à savoir de 2012 à 2016. L’opposante a certes fourni un extrait de son site Internet daté de 2016. Cependant, de simples impressions de la page internet d’une entreprise ne sont pas aptes à prouver l’usage d’un signe pour certains produits en l’absence d’informations complémentaires sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels.

Au vu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposante ne suffisent pas à démontrer que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, pour les produits sur la base desquels l’opposition était formée.

Étant donné que l’une des exigences stipulées par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Richard BIANCHI

Vanessa PAGE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).