DIVISIONE D’OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 800 921

Gallo S.p.A., Viale Motta, 129, 25015 Desenzano del Garda (BS), Italia (opponente),

rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano,

Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tailor Made Luxury S.r.l., Via Cavour 14, 30026 Portogruaro (VE), Italia

(richiedente), rappresentata da Alberto Sommaio, Via Palladio 2, 30021 Caorle

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

Nota preliminare

A decorrere dal 01/10/2010, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.

2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione

codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle

disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto

nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo

che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

europea per . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera

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RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i

prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano

dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente

collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,

nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di

reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza

dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi

distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

Registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria; camicie; maglie; foulards;

Classe 25: Abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte

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I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia,

la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e

punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o

passeggio, imitazioni di cuoio sono contenuti sia nella lista di prodotti contestati che

sono pertanto identici.

I paramenti per animali si sovrappongono con gli articoli di selleria della lista di

prodotti della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Pertanto, sono

identici.

I prodotti cuoio grezzo o semilavorato; cuoio per finimenti; cuoio per scarpe sono

compresi nell’ampia categoria del cuoio della lista di prodotti della registrazione di

marchio internazionale n. 1 141 628. Dunque, sono identici.

La finta pelle [imitazione del cuoio] è compresa nell’ampia categoria delle imitazioni

[cuoio] della lista di prodotti della registrazione di marchio internazionale

n. 1 141 628. Questi prodotti sono quindi identici.

Il prodotto capretto è compreso nell’ampia categoria delle pelli della lista di prodotti

della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628. Questi prodotti sono

quindi identici.

I prodotti contestati contenitori portatili includono, in quanto categoria più ampia i

I prodotti contestati borse, portafogli sono simili ai bauli della registrazione di marchio

internazionale n. 1 141 628 dal momento che essi presentano la medesima

destinazione d’uso, sono diretti al medesimo pubblico e sono distribuiti attraverso i

medesimi canali.

I prodotti contestati budelli per insaccati e sue imitazioni presentano alcuni punti di

contatto rispetto alle pelli della lista di prodotti della registrazione di marchio

internazionale n. 1 141 628. I prodotti contestati, che includono anche prodotti

ricavati dallo strato interno della pelle bovina, quali i budelli collati possono avere la

medesima origine rispetto alle pelli, le quali peraltro includono anche le pelli per

insaccati. Inoltre, i suddetti prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali

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I prodotti del marchio impugnato bottoncini in pelle; cartone-cuoio; casse in cuoio o

tracolle; cinghie in pelle per bagagli; cordoni [in cuoio]; corregge in cuoio; corregge

per pattini; fili di cuoio; fogli in finta pelle per uso industriale; fogli in pelle per la

lavorazione industriale; guaine per molle in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili;

guarnizioni per bardatura; mentoniere [nastri in cuoio] e i prodotti della lista di prodotti

della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 articoli in queste materie

[cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi coincidono nella loro natura.

Anche la loro destinazione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere la

medesima in quanto essi sono prodotti in cuoio e sue imitazioni principalmente

anche per quanto concerne altri fattori specifici di somiglianza.

I prodotti del marchio impugnato cappelleria; calzature; abbigliamento sono pure

coperti dalla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 sulla quale

si basa l’opposizione. Questi prodotti sono pertanto identici.

I prodotti abbigliamento a collo alto; abbigliamento neonatale per la parte superiore

del corpo; abbigliamento intimo in maglia; abbigliamento in seta; abbigliamento in

peluche; abbigliamento in pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento in finta pelle;

abbigliamento in cashmere; abbigliamento impermeabile; abbigliamento formale da

sera; abbigliamento formale; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno

resistente alle intemperie; abbigliamento da indossare durante attività di judo;

abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro;

abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo;

abbigliamento di pelliccia; abbigliamento da camera; abbigliamento da battesimo;

abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento casual sono compresi

europea n. 15 316 904. Pertanto, sono identici.

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche

prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio

può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o

servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in diverso grado

sono diretti sia al grande pubblico, come nel caso dei prodotti nella classe 25 e di

prodotti nella classe 18 quali ad esempio valigie, borse e portafogli, che a una

clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze

specifiche di tipo professionale, come nel caso di prodotti nella classe 18 quali i

budelli per insaccati e sue imitazioni o i fogli in pelle per la lavorazione industriale. Si

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c) I segni

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,

auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva

prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e

dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio

dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di

opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione

europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in

relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea

(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un

parte del pubblico che, parla bulgaro, lituano o polacco.

La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 è un marchio

denominativo formato dal termine ‘GALLO’.

La registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione

europea è invece un marchio figurativo. Esso è composto dal termine ‘GALLO’

riprodotto in caratteri maiuscoli neri al di sopra dei quali si trova la silhouette stilizzata

di una testa di gallo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio figurativo formato dai

termini ‘VALENTINA GALLO’ riprodotti in caratteri maiuscoli al di sopra dei quali si

trova un elemento figurativo che consiste nelle due lettere “V” e “G” riprodotte in

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In sé l’elemento “GALLO”, presente in tutti e tre i marchi oggetto di comparazione,

“GALLO” del marchio impugnato potrà essere inteso come un nome proprio

femminile seguito da un cognome, entrambi di origine italiana. Infine, la figura

stilizzata della testa di gallo della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628

che designa l’Unione europea sarà per l’appunto intesa come avente il concetto di

gallo.

Gli elementi dei marchi in disputa sono, da una parte, privi di significato o, dall’altra,

non sono descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento. Essi

L’elemento costituito dalle due lettere stilizzate “V” e “G” contestato è l’elemento

elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento

denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto

all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i

segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi

verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03,

Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nel termine “GALLO”, che è l’unico elemento della

registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904, l’unico elemento verbale

della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione

europea e l’ultimo elemento verbale del marchio impugnato. I segni differiscono nei

restanti elementi della registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 e del

marchio impugnato, ossia la testa di gallo e le due lettere stilizzate “V” e “G” che

formano l’elemento dominante del marchio impugnato.

ultime tendenzialmente non saranno pronunciate in quanto stilizzate e in quanto

prime due lettere dei termini “VALENTINA GALLO”.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, pur essendo il termine “GALLO” presente nei marchi

anteriori privo di significato in quanto tale nelle lingue prese in esame, non si può

escludere che almeno una parte del pubblico rilevante lo associ ad un cognome di

lingua italiana, senza per questo attribuire a detto termine il significato che esso ha in

italiano o in spagnolo, che si vedrebbe peraltro rinforzato dalla presenza

dell’elemento grafico del gallo nel caso della registrazione di marchio internazionale

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“VALENTINA”. I segni presentano quindi sia elementi di somiglianza concettuale che

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,

l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo dei marchio anteriori

Il carattere distintivo dei marchi anteriori è uno dei fattori di cui si deve tenere conto

sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchio anteriori risultano,

riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei

marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in

parte simili e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti sia al grande pubblico

che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e

competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia

medio.

Per quanto riguarda i prodotti nella classe 25, essi sono stati riscontrati essere, nella

loro totalità, identici ai prodotti coperti dalla registrazione di marchio dell’Unione

europea n. 15 316 904 per il marchio denominativo “GALLO”.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di

Per quanto riguarda i suddetti prodotti nella classe 25, la Divisione d’Opposizione

ritiene che il principio di cui sopra sia applicabile nel presente caso. Di fatto, il

marchio anteriore “GALLO” e il secondo termine dell’insieme “VALENTINA GALLO”

del marchio contestata. È vero che questi due elementi verbali sono visivamente

secondari. Tuttavia, si deve pure considerare che l’elemento dominante, ovvero le

due lettere stilizzate “V” e “G”, sarà possibilmente associato in forma diretta alle

iniziali dei due termini “VALENTINA GALLO”. Dal punto di vista semantico, non è poi

possibile escludere che almeno parte del pubblico assocerà questi ultimi due termini

a un nome e cognome di origine italiana e il termine “GALLO” ad un cognome,

anch’esso di origine italiana.

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un’origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni

tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del

nome intero, individuando così un’origine comune.

Il medesimo ragionamento vale anche per quanto riguarda i restanti prodotti nella

classe 18, oggetto di comparazione rispetto con i prodotti della registrazione di

marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea per il marchio

sarà effettuata una connessione diretta tra il termine “GALLO” e la rappresentazione

grafica per l’appunto di un “GALLO”, ma al contrario i due elementi saranno

considerati come indipendenti l’uno dall’altro. Di conseguenza, contrariamente a

quanto avvererebbe ad esempio per il pubblico di lingua italiana e spagnola, il quale

assocerebbe innanzitutto il segno al concetto di “GALLO”, per altre parti del pubblico

rilevante l’elemento verbale potrà essere inteso come un termine di origine italiana e

quindi anche come un cognome, sempre di origine italiana.

In considerazione del fatto che per quanto riguarda la registrazione di marchio

internazionale n. 1 141 628 sarà l’elemento denominativo del segno ad avere un

impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo, è giocoforza

EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde

direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un

collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati

appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Non è poi possibile escludere l’eventualità che il pubblico di riferimento percepisca il

marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore,

configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002,

T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione rileva quindi l’esistenza di

Decisione sull’Opposizione N. B 2 800 921 pag. : 9 di 9

l’Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 316 904 e la

registrazione di marchio internazionale n. 1 141 628 che designa l’Unione europea

portano all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i

prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l’altro diritto

anteriore invocato dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,

EU:T:2004:268).

sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa

procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,

lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,

paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da

rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,

fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.