WIDERSPRUCH Nr. B 2 794 744

autinity Holding GmbH, Heimgarten 29, 09127 Chemnitz, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Patentanwälte Findeisen & Neumann, Pornitzstr. 1, 09112 Chemnitz, (zugelassener Vertreter)

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Oliver Rossbach, Zum Pier 18, 44536 Lünen, Deutschland (Anmelder), vertreten durch SGP Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 21, 81675 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 20/09/2017 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.        Dem Widerspruch Nr. B 2 794 744 wird für alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen stattgegeben, und zwar 

Klasse 9: Computerprogramme (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar), Programme für die Datenverarbeitung, Softwareprodukte.

Klasse 42: Aktualisierung von Computer-Software; Computersoftware-Beratung; Computer-Beratungsdienste; Wiederherstellung von Computerdaten; Installieren von Computerprogrammen; Kopieren von Computerprogrammen; Aktualisieren von Computer-Software; Design von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Wartung vom Computer-Software; Computersoftware-Beratung; Computer-systemanalysen; Computersystemdesign; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; technische Projektplanung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Qualitätsprüfung; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte; Vermietung von Webservern.

2.        Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 627 731 wird für alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die übrigen Dienstleistungen weitergeführt werden.

3.        Der Anmelder trägt die Kosten, die auf 620 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 627 731 für die Wortmarke “utinity” ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 30 2013 036 534 (Wortmarke „autinity“). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Elektrische Mess- und Kontrollapparate; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; integrierte Schaltkreise; Compactdiscs; gespeicherte Computerbetriebsprogramme; gespeicherte ERP-, MES- und CMS-Computersoftware für die Maschinendatenerfassung; Computerperipheriegeräte; magnetische und optische Datenträger; Computertastaturen; Mikroprozessoren; Computermonitore; optische Apparate und Instrumente.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Installieren von Computerprogrammen; Design von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Dienstleistungen von Ingenieuren; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; technische Projektplanungen; Erstellen von technischen Gutachten; Wiederherstellung von Computerdaten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Beratung zu ERP-, MES- und CMS-Computersoftware für die Maschinendatenerfassung.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Computerprogramme (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar), Programme für die Datenverarbeitung, Softwareprodukte.

Klasse 42: Aktualisierung von Computer-Software; Computersoftware-Beratung; Computer-Beratungsdienste; Wiederherstellung von Computerdaten; Installieren von Computerprogrammen; Kopieren von Computerprogrammen; Aktualisieren von Computer-Software; Design von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Wartung vom Computer-Software; Computersoftware-Beratung; Computer-systemanalysen; Computersystemdesign; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Forschung auf dem Gebiet der Technik; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; technische Projektplanung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung; Qualitätsprüfung; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte; Vermietung von Webservern.

        

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Waren in Klasse 9

Die Waren gespeicherte Computerbetriebsprogramme der Widersprechenden sind in den angefochtenen Waren Computerprogramme (gespeichert) enthalten oder überschneiden sich mit ihr. Deshalb sind sie identisch.

Die angefochtenen Softwareprodukte enthalten als weiter gefasste Kategorie die Waren gespeicherte ERP-, MES- und CMS-Computersoftware für die Maschinendatenerfassung der Widersprechenden. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefasste Kategorie der angefochtenen Waren nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Waren der Widersprechenden.

Die angefochtenen Computerprogramme (herunterladbar), Programme für die Datenverarbeitung überschneiden sich mit den Waren gespeicherte Computerbetriebsprogramme der Widersprechenden. Deshalb sind sie identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

Vermietung von Computer-Software; Wartung von Computer-Software; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Installieren von Computerprogrammen; technische Projektplanung und Design von Computer-Software sind identisch in beiden Dienstleistungsverzeichnissen enthalten.

Die angefochtene Dienstleistung Forschung auf dem Gebiet der Technik ist in der weiter gefassten Kategorie der Dienstleistungen Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Die angefochtenen Dienstleistungen Computersoftware-Beratung enthalten als weiter gefasste Kategorie die Dienstleistungen Beratung zu ERP-, MES- und CMS-Computersoftware für die Maschinendatenerfassung der Widersprechenden. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefasste Kategorie der angefochtenen Dienstleistungen nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Dienstleistungen der Widersprechenden.

Die angefochtenen Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte sind in der weiter gefassten Kategorie der Dienstleistungen Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte der Widersprechenden enthalten oder überschneiden sich mit ihr. Deshalb sind sie identisch.

Die angefochtenen Dienstleistungen Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung ist in der weiter gefassten Kategorie der Dienstleistungen Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Die angefochtene Dienstleistung Qualitätsprüfung kann ein Bestandteil des weiter gefassten Oberbegriffs Erstellen von technischen Gutachten der Widersprechenden sei und lässt sich daher unter diesen Begriff subsumieren. Daher sind diese Dienstleistungen identisch.

Die angefochtenen Dienstleistungen Aktualisieren von Computer-Software; Wiederherstellung von Computerdaten; Kopieren von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien sind den Dienstleistungen Wartung von Computersoftware der Widersprechenden zumindest ähnlich. Sie werden in der Regel von denselben Unternehmen angeboten, sie richten sich an dieselben Endabnehmer und stimmen in ihren Vertriebswegen überein. Zudem stehen sie in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander.

Die angefochtenen Dienstleistungen Computer-Beratungsdienste sind ähnlich zu den Dienstleistungen Design von Computersoftware der älteren Marke. Sie stimmen in ihrem Verwendungszweck überein und richten sich an dieselben Endabnehmer. Zudem ergänzen die Vergleichsdienstleistungen einander.

Die angefochtenen Dienstleistungen Vermietung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte; Vermietung von Webservern sind den Dienstleistungen Vermietung von Computersoftware der Widersprechenden ähnlich: sie stimmen in ihrer Art überein, können von denselben Unternehmen angeboten werden und sich an dieselben Endabnehmer richten. Daher sind diese Dienstleistungen ähnlich.

Die angefochtenen Dienstleistungen Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte sind den Dienstleistungen Wartung von Computersoftware der Widersprechenden ähnlich: sie stimmen in ihrer Art überein, können von denselben Unternehmen angeboten werden und sich an dieselben Endabnehmer richten. Daher sind diese Dienstleistungen ähnlich.

Die angefochtenen Dienstleistungen Computer-systemanalysen; Computersystemdesign sind den älteren Dienstleistungen Design von Computersoftware ähnlich. Die Vergleichsdienstleistungen gehören demselben Bereich, nämlich dem der Informationstechnologie an, richten sich an dieselben Verbraucher und werden häufig über dieselben Vertriebsstätten angeboten. Zudem können sie von denselben Unternehmen angeboten werden.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch oder ähnlich befundenen  Waren und Dienstleistungen sowohl an das breite Publikum als auch an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen.

Der Aufmerksamkeitsgrad kann durchschnittlich, wie beispielsweise für Softwareprodukte bzw. hoch sein, z. B. bei Design von Computer-Software.

3. Die Zeichen

autinity	utinity
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Beide Marken sind aus einem Bestandteil bestehende Wortmarken: die ältere Marke besteht aus den acht Buchstaben „autinity“, die angefochtene Marke aus sieben Buchstaben „utinity“.

In begrifflicher Hinsicht hat keines der beiden Zeichen für das Publikum im relevanten Gebiet eine Bedeutung. Da ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Bildlich und klanglich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Buchstabenfolge „utinity“ überein. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf den zusätzlichen Buchstaben „a“ am Zeichenanfang der älteren Marke, die keine Entsprechung in der angefochtenen Marke hat.  

Vor dem Hintergrund, dass die angefochtene Marke vollständig in der älteren Marke enthalten ist, ist festzustellen, dass die Zeichen visuell und klanglich stark ähnlich sind.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; diese Beurteilung hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das Publikum zwischen den beiden Zeichen aufbauen könnte sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen den Waren und Dienstleistungen (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Der Gerichtshof hat ferner den wesentlichen Grundsatz aufgestellt, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen dem zuvor festgestellten Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und den Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Daher kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch und teilweise ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist durchschnittlich.

Die Vergleichszeichen sind in visueller und klanglicher Hinsicht stark ähnlich, da sie in sieben von insgesamt acht Buchstaben der älteren Marke übereinstimmen, die zudem identisch in den Zeichen positioniert sind. Zudem weisen die Konfliktzeichen keinerlei Bedeutungsgehalt auf, der es dem Verbraucher ermöglichen würde, die Zeichen begrifflich auseinander zu halten.

Aus den angezeigten Gründen liegt daher nach Überzeugung der Widerspruchsabteilung auch für Fachverkehrskreise, die den identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen einen höheren Aufmerksamkeitsgrad entgegenbringen, eine Verwechslungsgefahr vor. Darüber hinaus ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr die in Frage stehenden Kennzeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks gewinnt.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim Publikum Verwechslungsgefahr.

Daher ist der Widerspruch auf der Grundlage der deutschen Markeneintragung Nr. 30 2013 036 534 der Widersprechenden begründet. Daraus folgt, dass die angefochtene Marke für alle angefochtenen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da der Anmelder die unterliegende Partei ist, trägt er die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3, 6 und 7 Buchstabe d Ziffer i UMDV bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Renata COTTRELL

Sigrid DICKMANNS

Claudia MARTINI

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.